Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5722 del 12/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 5722 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 15634-2007 proposto da:
DISTILLERIE BAGNOLI S.N.C. DI BAGNOLI GIOVANNI E C.
(P. I.

00687890285),

rappresentante

pro

in

persona
tempore,

del

legale

elettivamente

Data pubblicazione: 12/03/2014

domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso
l’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e
2014
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difende unitamente all’avvocato GOLLIN GIANFRANCO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

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JACK DANIEL’S PROPERTIES INC., in persona del
legale rappresentante pro tempore, MARTINI E ROSSI
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
SALARIA 259, presso l’avvocato PASSALACQUA MARCO

difesi dall’avvocato GUGLIELMETTI GIOVANNI,
rispettivamente giusta procura speciale autenticata
al Consolato generale d’Italia in San Francisco
(USA) – Rep.n. 252/2007 del 18.6.2007 e giusta
procura speciale per Notaio PIETRO BOERO di TORINO
– Rep.n. 164456 del 4.6.2007;

avverso la sentenza n.

controricorrenti

609/2006 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/01/2014 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. VINCENTI

(STUDIO BONELLI-EREDE-PAPPALARDO), rappresentati e

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per le controricorrenti,

l’Avvocato G.

GUGLIELMETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del

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ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30\7\98 la Jack Daniel’s Properties Inc

distributrice per il mercato italiano del whisky Jack Daniel’s,
premesso che il marchio e l’etichetta del prodotto (assai noto)
erano oggetto di registrazione anche in Italia e che risultavano
immesse sul mercato nazionale bottiglie di liquore, prodotto
negli Stati Uniti, di importazione extracomunitaria e dunque in
violazione del diritto di marchio e del diritto del titolare di esso
di vietare l’acquisto e la messa in vendita attraverso canali
destinati ad altre aree territoriali, domandavano a! Presidente del
Tribunale di Padova l’autorizzazione alla descrizione di tutte le
bottiglie di whisky Jack Daniel’s esistenti presso la Distillerie
Bagnoli snc. Accolto il ricorso e disposta la descrizione le
ricorrenti, con atto notificato 1’8\10\98, promuovevano ii
giudizio di merito domandando, accertata la
commercializzazione in Italia di bottiglie del proprio whisky, che
la Bagnoli fosse dichiarata responsabile della violazione del
diritto di marchio nonché di concorrenza sleale a carico della

e la Martini & Rossi spa, la prima produttrice e, la seconda,

Martini & Rossi, con l’applicazione delle misure sanzionatorie
previste dalla legge.
La Bagnoli si costituiva in giudizio negando, in particolare, che

come la merce era stata acquistata da importanti ditte europee
come la Savio srl o la Van Wees, che dunque l’avevano già
immessa sul mercato comunitario, non essendo peraltro in alcun
modo possibile accertare la diversa destinazione delle bottiglie,
nemmeno dai codici alfanumerici, noti solo alla produttrice; che
in ogni caso essa aveva fatto legittimo affidamento sulla
circostanza che quelle ditte, dalle quali aveva acquistato la
merce, vendevano pubblicamente sul mercato europeo, sicché
solo ad esse avrebbero dovuto rivolgersi le attrici per le dedotte
violazioni.
Con sentenza 18\12\01-12\2\02, il Tribunale di Padova
accoglieva le domande attoree accertando sia la violazione dei
marchi che la concorrenza sleale della Bagnoli, pronunciava
condanna generica di risarcimento del danno e disponeva la
distruzione delle bottiglie sottoposte a sequestro (nelle more del
giudizio) oltre che la pubblicazione della sentenza. Avverso detta

t

il prodotto fosse di importazione extracomunitaria, rilevando

pronuncia la soccombente, con citazione notificata il 26\7\02,
proponeva appello, cui resistevano le appellate che svolgevano
anche impugnazione incidentale.

il 5.4.06 ,rigettava entrambi gli appelli.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Distilleria
Bagnoli snc sulla base di sei motivi cui resistono con
controricorso, illustrato con memoria, la Jack Daniel’s Properties
inc e la Martini e Rossi spa.

Motivi della decisione
Col primo motivo la Bagnoli lamenta omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in ordine alla prova del fatto che le
bottiglie di whisky Jack Daniel’s acquistate (e rivendute) da
Bagnoli fossero state importate in Europa senza il consenso della
Jack Daniel’ s.
Con il secondo motivo la Bagnoli lamenta violazione o falsa
applicazione degli art. 1 e 1 bis legge marchi (ora artt. 20 e 5.1
c.p.i.), affermando che la Corte di Venezia ebbe errato nel
ritenere che l’azione del titolare del marchio possa essere

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 609/06 depositata

proposta, oltre che nei confronti di colui che abbia materialmente
importato in Europa i prodotti senza il consenso del titolare del
marchio (i danti causa di essa ricorrente), anche contro colui che

sono stati illecitamente importati in Europa.
La Bagnoli in particolare sostiene: che l’azione a tutela del
marchio non potrebbe essere esercitata nei confronti degli
acquirenti di buona fede; che la propria buona fede dovrebbe
presumersi; che ai commercianti professionali non andrebbe
attribuito alcun onere di verifica che la merce di origine
extracomunitaria che essi acquistano sia stata importata in
Europa con il consenso del titolare; che quindi si dovrebbe
concludere che unico responsabile della violazione dei diritti di
marchio su prodotti oggetto di importazione parallela
extracomunitaria delle merci dovrebbe essere l’importatore
stesso e non anche coloro che trattano commercialmente i
prodotti acquistati dall’importatore.

Con il terzo motivo Bagnoli lamenta, sotto il profilo del vizio di
motivazione , che la Corte territoriale abbia confermato, oltre
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abbia ricevuto dal primo i prodotti, acquistandoli dopo che questi

che l’inibitoria, anche l’applicazione di penalità monetarie per la
sua inosservanza in una misura ritenuta da Bagnoli eccessiva.
Lamenta inoltre una mancata, insufficiente, o contraddittoria

penalità si giustificano in considerazione del fatto che Bagnoli ha
continuato la commercializzazione dei prodotti anche dopo la
descrizione ordinata ante causam.

Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art 2600 c.c
asserendo che l’ordine di pubblicazione della sentenza che
accerta gli atti di concorrenza sleale potrebbe essere disposto
solo in presenza di accertata colpa, cosicché sarebbe errata la
pronuncia della Corte territoriale laddove ha affermato che tale
misura prescinde dall’accertamento della accertamento della
colpa.
Con il quinto motivo Bagnoli lamenta omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione in relazione alla condanna generica
al risarcimento dei danni laddove il giudice di seconde cure ha
ritenuto nella specie sussistente una condotta colposa da parte di
essa.

motivazione sul punto, laddove la Corte ha affermato che le

Con l’ultimo motivo Bagnoli lamenta violazione o falsa
applicazione degli artt. 91 e 132 c.p.c. in relazione al capo della
sentenza che ha giudicato inammissibile la censura relativa alla

Vanno preliminarmente dichiarati inammissibili il primo, il terzo
ed il quinto motivo del ricorso.
Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate
le disposizioni di cui al capo I del D.Leg. 2.2.2006 n. 40 (in
vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta
nell’art. 366 bis del C.P.C., alla stregua della quale l’illustrazione
del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 n. 1-2-3-4, deve
concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un
quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art 360 n. 5 cpc
il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la
decisione per cui la relativa censura ;in altri termini deve cioè
,contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di
diritto) che ne circoscrivg puntualmente i limiti, in maniera da

quantificazione delle spese di causa in primo grado.

non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità. (Cass sez un 20603/07).
Nel caso di specie, nessun quesito si rinviene in calce ai motivi

legittimità.
Venendo all’esame del secondo motivo ,se ne rivela
l’infondatezza.
E’ principio costantemente affermato da questa Corte che il
titolare di un diritto di marchio può, opporsi all’importazione di
prodotti provenienti da un paese extracomunitario, e
contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio,
sempre che egli (ovvero altro soggetto da lui legittimato) non
abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel
mercato europeo, e senza che assuma alcun rilievo la circostanza
di un eventuale regolare sdoganamento dei prodotti in un paese
dell’Unione Europea risultando ciò del tutto irrilevante sul piano
del diritto ad introdurre il prodotto in quel mercato nazionale. (V.
Corte di Giustizia 31.10.1974, Centrafarm; C Giust 13.7.1989,
Tournier;C Giust 3.7.1974, n. 667; C Giust 17.10.1990, n. 2725
nonché Cass 11603/98, Cass 27081/07).

l–

in esame onde gli stessi non sono scrutinabili in questa sede di

In conseguenza della illegittima importazione la successiva
messa in commercio del prodotto costituisce necessariamente

autorizzata dal titolare del diritto ,discendendo tale mancanza di
autorizzazione da quella di autorizzazione alla importazione.
Trattandosi di attività svolta in violazione di un diritto, e quindi
illecita, è onere della parte che ha posto in essere la condotta
stessa fornire la prova della propria buona fede che in tale
circostanza non risulta essere stata fornita come risulta dalla
impugnata sentenza.
Sotto tale profilo , si osserva che la giurisprudenza di questa
Corte ha già avuto modo di chiarire che le situazioni soggettive,
quali il dolo, la colpa, la buona fede, di chi usa un marchio altrui
senza averne il diritto, possono assumere Rilevanza solo ai fini
dell’accoglimento o meno dell’Azione (personale) di concorrenza
sleale e di risarcimento del danno proposta contro il
responsabile, ma sono del tutto irrilevanti ai fini dell’azione
diretta ad impedire l’usurpazione o la contraffazione del marchio,
che è un’azione di carattere reale avente ad oggetto immediato e

violazione del diritto del titolare del marchio in quanto non

diretto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale
destinato al servizio di un’impresa, nei confronti di chiunque
ponga in essere un fatto oggettivamente lesivo di quella titolarità,

Cass1038/79, Cass3279/75, Cass 1109/63, Cass 3828/83).
Nel caso di specie, trattandosi di azione volta ad impedire l’uso
illecito del marchio da parte della ricorrente ed essendo
censurata con il motivo in esame la pronuncia di inibitoria e di
restituzione , non è dubbio che la doglianza si rivolge contro
quella parte della domanda delle due società resistenti volte a far
valere il loro diritto reale ed in tal senso come correttamente
osservato dalla Corte d’appello c, deve prescindersi dall’aspetto
soggettivo di chi ha agito in violazione del marchio.
In ogni caso , non può non osservarsi che la Corte d’appello ha
comunque accertato l’esistenza della colpa da parte della bagnoli
laddove ha osservato che nessuna delle bottiglie oggetto di
descrizione portava la indicazione del distributore e tanto meno
di un distributore europeo e che ciò avrebbe dovuto rendere
edotta la compratrice Bagnoli della illegittima provenienza della
merce così come la singolarità delle modalità di pagamento(in
9

indipendentemente dalla sua buona fede. ( Cass 5462/82,

dollari e prima della consegna della merce) .
Tale motivazione non risulta oggetto di specifica censura da
parte della Bagnoli che prospetta invece una serie di
argomentazioni ( la presunzione della propria buona fede, la

mancanza di obbligo per i commercianti professionali di verifica
che la merce di origine extracomunitaria che essi acquistano sia
stata importata in Europa con il consenso del titolare , che
i distributori organizzati si sarebbero rifiutati nella fattispecie di
fornire il prodotto etc) che prospettano questioni non rinvenibili
nella sentenza impugnata e con le quali si tende in realtà a
prospettare una diversa interpretazione

delle risultanze

processuale in tal modo da un lato investendo
inammissibilmente in merito della decisone e dall’altro
richiedendo a questa Corte un improponibile accertamento in
fatto.
Il quarto motivo del ricorso è infondato e per certi aspetti
inammissibile.
Come si è in precedenza rilevato , la Corte d’appello ha rilevato
l’esistenza di un comportamento colposo da parte della società
ricorrente ed essendo stato rigettato sul punto il secondo motivo
‘lo

6

di ricorso , ne discende che necessariamente il motivo in esame
basato sul presupposto della inesistenza di colpa da parte della
ricorrente è privo di fondamento.

giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato
che l’ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza che
accerti atti di concorrenza sleale e le modalità in cui esso deve
essere eseguito costituiscono esercizio di un potere discrezionale
ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla
stessa individuazione del danno e della sua riparabilità mediante
la pubblicazione dell’indicato dispositivo, trattandosi di sanzione
autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la
reintegrazione del diritto offeso. ( Cass 6626/13 ; Cass 1982/03
Cass 5462/82, Cass 2020/82, Cass 2996/80, Cass 3084/78,
Cass 3828/83).
Ciò sta necessariamente a significare che la pubblicazione ,
prescinde dall’accertamento di qualunque stato soggettivo di chi
ha violato il diritto del marchio poichè la stessa non ha funzione
risarcitoria bensì mira unicamente alla ricostituzione
dell’immagine del titolare del marchio. Il sesto motivo di ricorso
li

Lo stesso sarebbe stato comunque infondato alla luce della

è inammissibile.
La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il motivo di
doglianza proposto avverso la liquidazione delle spese di

proposta alcuna deduzione circa la violazione dei limiti massimi
delle tariffe e che di conseguenza era stata dedotta unicamente
una critica alla asserita iniquità della liquidazione.
Tale motivazione, pur riportata nel ricorso, non è oggetto di
specifica censura deducendo il ricorrente in questa sede che la
liquidazione del primo giudice era sfornita di motivazione in
ordine al fatto che la liquidazione era stata superiore
all’ammontare richiesto con la nota spese e che la Corte
d’appello avrebbe essa dovuto fornire la motivazione sul punto.
La prima ragione di inammissibilità consiste nel fatto che la
società ricorrente avrebbe in primo luogo dovuto censurare la
pronuncia della Corte d’appello relativa alla mancata indicazione
della violazione dei massimi tariffari.
In assenza di censura su tale affermazione decisiva ai fini della
decisione si è formato sul punto il giudicato onde il motivo non è
scrutinabile in questa sede di legittimità.

giudizio da parte del tribunale rilevando che non era stata

In secondo luogo, in ordine alla mancata motivazione da parte
della Corte d’appello, si sarebbe dovuto riportate, in osservanza
del principio di autosufficienza del ricorso, il brano del motivo
d’appello ove veniva avanzata la doglianza relativa alla

Il ricorso va in conclusione respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in euro 10.000,00 oltre euro
200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Roma 0.1.14
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

mancanza di motivazione.

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