Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31932 del 06/12/2019

Cassazione civile sez. I, 06/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 06/12/2019), n.31932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26742/2017 proposto da:

Bang & Clean Gmbh Società di diritto svizzero, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Guido D’arezzo n. 18, presso lo studio dell’avvocato Paolo

Berruti che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Massimo Cartella, Mattia Dalla Costa e Marco Fazzini, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Bio Protect Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 28,

presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Bernardi che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Gualtiero Luca Dragotti, giusta

procura in calce al controricorso con ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionato –

avverso la sentenza n. 3720/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del

23/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale e assorbimento del ricorso incidentale

condizionato;

uditi per la ricorrente principale gli l’Avvocati Paolo Berruti,

Massimo Cartella, Mattia Dalla Costa e Marco Fazzini che hanno

chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi per la controricorrente e ricorrente incidentale gli Avvocati

Giuseppe Bernardi e Gualtiero Luca Dragotti, che hanno chiesto il

rigetto del ricorso principale o l’accoglimento del ricorso

dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza depositata il 23.8.2017 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla Bang&Clean gmbh nei confronti della Bio Protect Group s.r.l. ed ha confermato l’impugnata decisione di primo grado che su istanza della Bio Protect Group aveva dichiarato la nullità della frazione italiana del brevetto Europeo (OMISSIS), concernente un procedimento, provvisto del relativo dispositivo, per la pulizia di caldaie a caldo.

Motivava al riguardo, il decidente di primo grado che la rivendicazione 1 di esso, non prevedendo l’impiego ai fini dichiarati di “una miscela parzialmente gassosa”, non si accordava con la descrizione, di talchè essa si estendeva oltre il contenuto della domanda in violazione dell’art. 76, comma 1, lett. c), cod. prop. ind., mentre in relazione alle rivendicazioni indipendenti 1 e 11 non poteva riconoscersi il requisito dell’essenzialità, rilevante per gli effetti parimenti preclusivi di cui all’art. 76, comma 1, lett. a) e b), cod. prop. ind., non essendo previsto l’impiego di un sistema di raffreddamento del sacchetto destinato a contenere la miscela esplosiva idonea a consentire l’utilizzazione del procedimento anche a caldo.

1.2. Attinta dalla soccombente la Corte distrettuale ha respinto inizialmente l’eccezione di nullità del giudizio di prima istanza per essersi svolto in violazione dall’art. 122 cod. prop. ind., non avendovi preso parte il precedente titolare dei diritti di privativa; e ciò nella consapevolezza che alla luce delle modifiche intervenute nel dettato normativo, “è richiesto che siano parti necessarie del giudizio soltanto coloro che risultino effettivi titolari attuali del diritto di privativa”. Sempre in via preliminare ha pure disatteso l’eccezione intesa a confutare il ragionamento decisorio di primo grado nella parte in cui il decidente del grado aveva proceduto a rilevare ex officio le dichiarate cause di nullità del brevetto, osservando, che “gli interessi sottesi ad una dichiarazione di nullità del brevetto, infatti, rispondono ad esigenze di tutela del buon funzionamento del mercato (art. 41 Cost.), che trascendono quelli del singolo contraente e tutelano i più ampi interessi della collettività alla eliminazione di ingiustificati ostacoli alla concorrenza e alla libertà di iniziativa economica”. Nel merito ha quindi osservato, quanto alla ravvisata estensione della rivendicazione 1 oltre il contenuto della domanda, che “appare evidente come l’elisione della locuzione “parzialmente gassosa” dalla rivendicazione concessa abbia comportato un’estensione dell’oggetto del brevetto rispetto alla domanda iniziale, essendo venuta meno una rilevante limitazione sulla natura della miscela esplosiva”; e quanto alla pure rilevata mancanza di una caratteristica essenziale in ordine alle rivendicazioni 1 e 11, che “correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto nullo il brevetto per mancanza, in entrambe le rivendicazioni indipendenti, della caratteristica essenziale per il raggiungimento dello scopo del trovato”. Tardiva, infine, ha ritenuto la richiesta di riformulazione delle rivendicazioni dispiegata dalla parte solo in sede di appello.

1.3. Per la cassazione di detta sentenza la soccombente si affida a tredici motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, cui resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di unico motivo la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso, Bang&Clean eccepisce la nullità dell’impugnata decisione per violazione dell’art. 122, comma 4, cod. prop. ind., nella parte in cui prevede che il giudizio di nullità brevettuale debba svolgersi “in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso”, dato che l’intero giudizio si era svolto senza che vi fosse evocato il sig. F.H., inventore del brevetto e titolare della relativa privativa in ragione del 50% sino alla sua cessione nel gennaio 2011 in favore dell’odierna ricorrente.

3. Il motivo è fondato e la sua fondatezza, caducando in limine il pronunciamento della Corte territoriale e con esso l’intero giudizio per gli effetti dell’art. 354 c.p.c., comma 1, assorbe le ulteriori ragioni di doglianze di cui ai successivi motivi, nonchè l’unico motivo del ricorso incidentale.

Questa Corte ha già enunciato l’avviso – noto allo stesso decidente del grado, ma dal medesimo ignorato nel prendere le distanze da esso – secondo cui “il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 122, comma 4, come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, art. 54, va interpretato nel senso che l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale ivi prevista deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali “aventi diritto”, senza che l’aggiunta “in quanto titolari di esso”, introdotta dal D.Lgs. n. 131 cit., comporti l’esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo, trattandosi pur sempre di soggetti iscritti nel registro “in quanto titolari”, con conseguente insussistenza di ogni irragionevole disparità di trattamento tra titolari attuali ed originari del brevetto, portatori anch’essi di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità di quest’ultimo, i quali, diversamente, resterebbero, vulnerati da una declaratoria di nullità o di decadenza resa a conclusione di un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza pur essendo annotati nel registro” (Cass., Sez. I, 18/06/2014, n. 13915).

4. Come si è ricordato nell’occasione, confermando un insegnamento già enunciato con riferimento al R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 59-bis (Cass., Sez. I, 6/08/1991, n. 8564), ora riprodotto nell’art. 77, lett. b), cod. prop. ind., sono stati risolti legislativamente i dubbi dottrinari e giurisprudenziali sugli effetti della dichiarazione di nullità del brevetto sui contratti aventi ad oggetto l’invenzione conclusi anteriormente a quella dichiarazione di nullità. “La decisione, stabilisce il nuovo art. 59-bis, ha effetto retroattivo; quei contratti non sono pregiudicati soltanto nella misura in cui siano stati già eseguiti; in questo caso il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto. E’ quindi evidente l’interesse essenziale di coloro che hanno trasferito il brevetto a difendere la validità del brevetto; sia per l’ipotesi in cui i relativi contratti non siano stati eseguiti anche solo in parte; sia anche per l’ipotesi di già avvenuta totale esecuzione, per l’eventualità che su richiesta del cessionario del brevetto poi dichiarato invalido, il giudice gli accordi un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto, rimborso, è ovvio, a carico del cedente. Questo interesse non apparirebbe sufficientemente protetto per la circostanza che il convenuto attuale titolare del brevetto possa a sua volta convenire in giudizio il suo dante causa, in garanzia; o che, come è logico, il precedente titolare possa intervenire nel giudizio di nullità in corso, giudizio che vede come parti principali l’attore e il convenuto titolare attuale del brevetto. Il verificarsi dell’una e l’altra delle circostanze è meramente eventuale. Il titolare attuale del brevetto può non volere chiamare in causa il dante causa; costui può non essere a conoscenza del procedimento in corso: nell’uno o nell’altro caso può ben succedere che la sentenza dichiarativa della nullità passi in giudicato con efficacia erga omnes e dunque il dante causa si trovi gravemente pregiudicato nell’ipotesi che il cessionario intenda agire sul presupposto della nullità del brevetto già al momento della stipulazione del contratto di cessione. L’unico modo per evitare questo serio pregiudizio è assicurare la presenza necessaria al giudizio tra attore e convenuto attuale titolare del brevetto anche di coloro che in precedenza ne sono stati titolari e poi lo abbiano trasferito”.

5. Questo orientamento, che la Corte ha nuovamente reiterato di recente (Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 5963), non si presta a revisioni alla stregua delle considerazioni che il giudice del gravame ha voluto trarre dalla innovazione operata nel testo normativo dell’art. 122, comma 4, cod. prop. ind., D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, art. 54, comma 1, che ha aggiunto in chiusa del comma le parole “in quanto titolari di esso”, leggendovi, anche sulla scorta della relazione di accompagnamento alla novellazione, un indicazione all’integrazione del contraddittorio nei soli confronti di coloro che sono “effettivi titolari attuali del diritto di privativa”.

Va infatti di osservato che all’interpretazione patrocinata si oppongono argomenti di varia natura: di ordine testuale, dato che essa introduce un elemento letterale (“attuali”) che nella norma non figura; di ordine teleologico, posto che l’innovazione è stata dettata dalla necessità di risolvere il dubbio, come consta dallo stesso passaggio relazionale citato dal decidente, se fosse necessaria la partecipazione al giudizio anche dell’inventore, che, ancorchè non titolare del diritto di privativa, era pur sempre annoverabile tra gli aventi diritto, o dei titolari di diritti minori sul brevetto; e di ordine sistematico, apparendo ineludibile la correlazione della norma in questione con il già citato art. 77 cod. prop. ind., non solo perchè la dichiarazione di nullità del brevetto ha efficacia retroattiva nei confronti dei contratti aventi ad oggetto l’invenzione non ancora eseguiti, ma anche perchè i medesimi contratti che abbiano avuto esecuzione non sono immune da effetti, obbligando il dante causa a rimborsare quanto riscosso in forza della loro conclusione.

6. Ribadendo dunque il prefato principio di diritto la sentenza va debitamente cassata e la causa va rinviata avanti al giudice di primo grado per un rinnovato giudizio a contraddittorio integro.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso ed il ricorso incidentale condizionato; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di imprese) che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019