Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30499 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. I, 23/11/2018, (ud. 08/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8597/2015 proposto da:

Valigeria R. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Vicolo dell’Oro n. 24,

presso lo studio dell’avvocato Coen Roberto, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Prado Claudio Maria, Prado Iuri

Maria, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone n.78, presso

lo studio dell’avvocato Pinnarò Maurizio, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Cartella Massimo, Fazzini Marco,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Modiborse Lda;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2895/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/12/2014;

letta la memoria ex art. 380 bis1 cod.proc.civ. della

controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2018 dal cons. Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione del 31/08/2009, la Valigeria R. S.p.A. convenne dinanzi al Tribunale di Venezia – sezione specializzata in materia di proprietà industriale – la Modiborse L.d.a. e la R. S.r.l. per l’inibitoria e il risarcimento dei danni lamentati in relazione all’uso fatto da quest’ultima in Polonia, Ungheria, Portogallo ed Olanda di marchi e segni distintivi con la medesima dicitura ” R.” della propria registrazione per marchio comunitario n. 699.751, depositato il 10/12/1997 e registrato il 17/05/1999.

2. La R. S.r.l. eccepì di essere titolare di un marchio di fatto con diffusione nazionale costituente titolo anteriore e propose perciò domanda riconvenzionale di nullità del marchio comunitario dell’attrice, sia perchè posteriore sia perchè registrato in mala fede; sulla lamentata contraffazione, evidenziò la non confondibilità con il marchio-logo da essa usato “(OMISSIS)”, nel quale il secondo termine era assolutamente secondario rispetto al primo.

3. Il Tribunale respinse le domande attoree ed accolse la domanda riconvenzionale di nullità del marchio comunitario R., in quanto registrato in malafede.

4. Nel proporre appello, la Valigeria R. S.p.a. contestò che il riconoscimento del diritto di preuso generale del marchio di fatto potesse valere anche in ambito comunitario, dal momento che l’art. 54.2 del Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (di seguito (OMISSIS)) tutelava solo l’uso nazionale nello Stato membro di esercizio, sicchè in Polonia, Ungheria, Portogallo ed Olanda doveva considerarsi prioritario e opponibile il proprio diritto di marchio. Rilevò inoltre che non esistevano accordi tra le due parti, bensì solo un patto sui relativi prodotti, diretto a non creare confusione nei marchi ed evitare che alla R. S.r.l. fosse impedito l’uso del segno in ambito comunitario, cosa però ben diversa dal deposito del marchio. Lamentò, infine, l’erronea individuazione di indici di malafede nell’uso altrui del marchio in ambito comunitario e nella conoscenza di tale uso da parte del soggetto accusato della registrazione in malafede.

4. La Corte d’appello di Venezia ha confermato – ritenendolo assorbente – l’accertamento della malafede nella registrazione del marchio, fondata dal Tribunale sulla consapevolezza del richiedente che la R. S.r.l. usava da molto tempo in Italia il nome comune, e sulla sua intenzione di impedirne l’utilizzo, stante l’avvenuta registrazione del marchio a soli sette giorni di distanza dalla decisione di estendere a 41 Stati la registrazione del marchio internazionale R., originariamente registrato nel 1995 con rivendicazione per la sola Cina, e sulla violazione del patto di non concorrenza tra i due fratelli R..

V. In particolare, nella sentenza impugnata si legge: A) che “indubbiamente il marchio R. godeva di espansione territoriale almeno nazionale, in Italia, ed anche maggiore, come si rileva dalla stessa convenzione tra le parti del gennaio 1996 in cui si pattuiva la fornitura esclusiva del prodotto (OMISSIS), della R. srl, alla Valigeria R. in funzione dei mercati tedesco e francese (…) e che di una tale espansione la Valigeria era ben consapevole, come appunto si ricava dalle espressioni usate della convenzione che esplicitamente fa riferimento, quanto alla produzione R., ai citati mercati”; B) che “una simile espansione, nazionale o sovranazionale, poteva certamente essere considerata tale da impedire la registrazione, alla stregua della normativa vigente, come implicitamente desumibile dalle conclusioni dell’Avvocato generale nella causa presso la Corte di giustizia C 328/06”, essendo “evidente che se viene riconosciuta degna di tutela, con riferimento al marchio comunitario, anche una diffusione territoriale inferiore all’intero territorio nazionale, a maggior ragione lo dovrà essere l’espansione nazionale, come nel caso di specie”; C) che l’intenzione della Valigeria R. S.p.a. di impedire l’utilizzazione del marchio alla R. S.r.l. “era vieppiù corroborata, effettivamente, dall’altra circostanza oggettiva, del tutto trascurata dall’appellante, costituita dalla richiesta di registrazione del marchio con riferimento a 41 paesi, oltre che all’originaria Cina, che denota certamente l’intenzione di impedire l’utilizzazione del segno alla ditta del fratello”, essendo in malafede la registrazione “di chi si accaparri un numero eccessivo di segni, non al fine di usarli ma allo specifico scopo di ostacolare i concorrenti e tale accezione è ancora più evidente se confrontata ed affiancata dalla considerazione dell’onere di utilizzazione del marchio”, essendo “intuitivo che lo sforzo economico sotteso alla contemporanea utilizzazione del marchio in tutti i 41 paesi di cui alla richiesta era assai difficilmente sostenibile”; D) che “l’analisi dei patti tra le parti, poi, convince definitivamente della malafede in capo alla Valigeria R.”, poichè “i fratelli G. e C. nella convenzione del 22/2/96 citata, si erano impegnati a non farsi concorrenza sino al saldo integrale dei prezzi di cessione delle quote ed in particolare a non creare confusione nei prodotti e nei marchi commercializzati in dipendenza del nome comune: il tentativo di “bloccaggio” del mercato Europeo posto in essere dalla valigeria è all’evidenza contrastante con detto impegno perchè proprio il vincolo assunto nella citata convenzione dava per presupposto che entrambe le società potessero usare o stesser usando il patronimico comune con pari dignità”; E) che restava assorbita ogni altra questione, specie quella relativa alla “convalida che richiede (cfr art. 28 c.p.i. e art. 53 (OMISSIS)), da un lato, la tolleranza dell’uso del marchio, per almeno un quinquennio, da parte del titolare del diritto anteriore che di tale uso sia a conoscenza e dall’altro la buona fede del titolare del marchio da convalidare al tempo della registrazione”.

6. La Valigeria R. S.p.a. ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui la sola R. s.r.l. ha resistito con controricorso, corredato da memoria conclusiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che nell’atto introduttivo la ricorrente ha invocato la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 9168/2013 R.G. “considerata l’identità delle parti, dell’oggetto, del titolo e delle questioni trattate” (v. ricorso, pag. 8 e s.), mentre la controricorrente ha successivamente segnalato che, nelle more, quel procedimento si è concluso con sentenza di rigetto n. 20715 del 04/09/2017, della quale invoca l’effetto preclusivo di giudicato esterno, a fronte di una pronuncia definitiva “sulla (in)validità del marchio comunitario n. 699.751 ” R.” azionato dalla ricorrente anche in questo procedimento e costituente l’unico titolo in forza del quale l’azione è stata esercitata”, stante la “nullità di tale registrazione di marchio per deposito in malafede” (v. memoria, pag. 1 e s.).

2. Con riguardo alla preclusione pro iudicato eccepita dalla controricorrente, si osserva innanzitutto che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, “affinchè il giudicato esterno, per quanto rilevabile d’ufficio, possa far stato nel processo, in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza posta a fondamento dell’eccezione medesima” (Cass. Sez. 1 19/04/2018, n. 9755; 29/11/2017, n. 28515; 24/11/2008 n. 27881; cfr. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916 sull’onere e sui tempi di produzione del documento in questione); e ciò in quanto il principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di cd. autosufficienza del ricorso, per cui la parte che lo deduca deve, a pena d’inammissibilità, quantomeno riprodurre il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato (ex multis, Cass. 23/06/2017, n. 15737; Cass. 11/02/2015, n. 2617).

2.1. Nel caso di specie la controricorrente ha debitamente allegato alla memoria del 23 maggio 2018 non solo copia integrale della sentenza n. 20715, deliberata il 18 gennaio 2017 e pubblicata il successivo 4 settembre, ma anche copia della relazione di notifica dell’elenco dei documenti prodotti, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., in data 22 maggio 2018.

3. Poichè il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa solo entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi – causa petendi (intesa come titolo dell’azione proposta) e petitum mediato (inteso come bene della vita che ne forma l’oggetto), a prescindere dal tipo di pronuncia adottata (cd. petitum immediato) – ne consegue che, ai fini dell’accertamento della preclusione derivante dalla esistenza di un giudicato esterno, “occorre procedere all’identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, al raffronto della stessa con l’oggetto specifico del processo nell’ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato e quindi al riscontro dell’esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi, dovendosi evidentemente escludere la richiamata preclusione qualora il successivo giudizio abbia ad oggetto un rapporto giuridico diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato e qualora il bene della vita richiesto sia differente” (Cass. 06/06/2018, n. 14635; 30/10/2017, n. 25798; 05/02/2007, n. 2438). Per costante insegnamento di questa Corte, infatti, l’autorità del giudicato opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (Cass. 17/11/2017, n. 27348; Cass. 24/03/2014, n. 6830; Cass. 27/01/2006, n. 1760).

3.1. Nel caso di specie, non solo è pacifica, come visto, l’identità delle parti, dell’oggetto, del titolo e delle questioni trattate nel presente giudizio ed in quello già definito con sentenza di questa Corte n. 20715 del 4 settembre 2017, ma vi è altresì una sostanziale identità sia tra le due pronunce di secondo grado impugnate con ricorso per cassazione, sia dei motivi di ricorso fatti valere nei due giudizi dalla stessa ricorrente Valigeria R. S.p.a..

4. Ed invero, il primo motivo di ricorso – con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia che “la pur denegata l’attività di R. S.r.l. in mercati altri rispetto a quello italiano (e segnatamente nei mercati tedesco e francese) in ogni caso non implicava l’uso del marchio di cui è causa”, ossia il marchio R., bensì “il prodotto con dicitura “(OMISSIS)” corrisponde al primo motivo del ricorso n. 9168/2013 R.G., che questa Corte, con la menzionata sentenza n. 20715/2017, ha dichiarato inammissibile per mancanza di decisività del fatto indicato.

5. Allo stesso modo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso – con i quali si denuncia, rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4), la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, n. 4, del Regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario ((OMISSIS)) corrispondono al secondo motivo del ricorso n. 9168/2013 R.G., che con la pronuncia di cui si invoca la preclusione pro iudicato è stato dichiarato inammissibile “perchè, ancora una volta, ha riguardo all’uso del marchio, da parte della R. s.r.l., nei mercati tedesco e francese, mentre ai fini della nullità per malafede è rilevante, come si è visto, anche l’uso nel solo territorio italiano”.

6. Analogamente, il quarto motivo di ricorso – con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, n. 2, lett. c), art. 8, n. 4) e art. 52, n. 1, lett. b) del (OMISSIS) nonchè art. 4, n. 2, lett. d) della Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa corrisponde al terzo motivo del ricorso n. 9168/2013 R.G., che la sentenza n. 20715/17 ha dichiarato infondato, in quanto la Corte d’appello non si era discostata dai principi affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza Lindt, avendo accertato, in fatto, che la Valigeria R. aveva richiesto la registrazione del marchio comunitario proprio con l’intenzione di impedire alla R. S.r.l. di farne uso, piuttosto che di usarlo egli stesso.

7. Ancora, il quinto e il sesto motivo di ricorso – con i quali si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione o falsa applicazione, rispettivamente, dell’art. 52, n. 1, lett. b), (OMISSIS) e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. – trovano corrispondenza nel quarto motivo del ricorso n. 9168/2013 R.G., che questa Corte ha dichiarato inammissibile, “sostanziandosi in una critica dell’accertamento di fatto relativo all’intenzione della Valigeria R. di non utilizzare per sè il marchio comunitario che andava a depositare, ma soltanto di impedirne l’uso alla controparte; intenzione dedotta dai giudici di appello da circostanze diversamente valutate, invece, dalla ricorrente”; peraltro, le censure in esame non sembrano cogliere appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata, articolata su plurime argomentazioni.

8. Anche il settimo motivo di ricorso – con cui si denuncia nuovamente la violazione o falsa applicazione dell’art. 52, n. 1, lett. b), (OMISSIS), sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. – corrisponde al quinto motivo del ricorso n. 9168/2013 R.G., dichiarato inammissibile da questa Corte “perchè si sostanzia nella contestazione dell’interpretazione data dalla Corte d’appello alla convenzione intercorsa tra le parti, senza peraltro denunciare la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti nè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

9. Infine, gli ultimi due motivi (ottavo e nono) – con i quali sì denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia, rispettivamente, “la controvertibilità della portata degli accordi a suo tempo intervenuti tra le parti, e segnatamente degli accordi del “22/2/96″” e le deduzioni svolte “alle pagg. 19-20 del proprio atto di appello”, trascritte a pag. 38 del ricorso – corrispondono sostanzialmente agli ultimi due motivi (sesto e settimo) del ricorso n. 9168/2013 R.G., dichiarati entrambi inammissibili nel precedente giudizio perchè afferenti non già a circostanze di fatto, bensì, rispettivamente, ad “una interpretazione del contenuto degli accordi di cui trattasi” e ad “una valutazione in diritto”.

10. In conclusione, a prescindere dalle specifiche ragioni di infondatezza o inammissibilità riscontrabili nei motivi di ricorso, esso risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in relazione al giudicato esterno intervenuto fra le parti per lo stesso titolo, in quanto l’interesse ad impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole alla parte (Cass. 29/1/2007 n. 1829; Cass. Sez. U., 16/6/2006 n. 13916).

11. Al “sostanziale rigetto” del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018