Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2979 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15518/2016 proposto da:

Imerys Talc Luzenac France S.a.s. (già Talc De Luzenac France s.a.s.

unipersonnelle), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone n. 78, presso

lo studio dell’avvocato Pinnarò Maurizio, chje la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Cartella Massimo, Fazzini Marco,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Imi Fabi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 2/b, presso

lo studio dell’avvocato Lepri Fabio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Rossi Giuseppe, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 459/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2019 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che

Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna con sentenza del 9 febbraio 2016 ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato nullo il brevetto (OMISSIS) con riguardo alle rivendicazioni n. 19 e n. 24.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ora rileva, che:

– con riguardo alla rivendicazione n. 19, concernente “polvere di talco, caolino o mica”, la consulenza tecnica d’ufficio e le prove sperimentali svolte hanno accertato identiche caratteristiche rispetto al prodotto ottenuto con il c.d. procedimento (OMISSIS), anteriormente documentato, onde difetta il requisito della novità; infatti, come chiarito dal c.t.u., ciò discende dal fatto che un prodotto non può ritenersi nuovo, se, attuando un procedimento tecnico già noto, si ottenga lo stesso prodotto oggetto del brevetto stesso, come appunto accertato nel caso di specie; quanto al c.d. indice di lamellarità del bene, non è stato considerato rilevante dal c.t.u., quale parametro poco significativo;

– con riguardo alla rivendicazione n. 24, concernente “pezzo di materiale termoplastico a base di copolimero di etilene e di propilene”, essa difetta di inventiva, sulla base degli accertamenti svolti anche mediante consulenza tecnica d’ufficio e delle prove sperimentali espletate;

– non sussiste contraffazione del prodotto da parte di Imi Fabi s.p.a., sulla base degli accertamenti svolti anche mediante l’espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso l’intimata Imi Fabi s.p.a., che deposita

anche la memoria.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso possono essere come segue riassunti:

1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 76, comma 1, lett. a) e art. 46, nonchè artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto Europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte territoriale considerato il criterio della c.d. descrizione implicita o inerenza, al fine di escludere la novità della rivendicazione n. 19, criterio, però, disatteso dalla Commissione ampliata di ricorso dell’Ufficio Europeo dei brevetti in data 11 dicembre 1989, n. G 2/88; infatti, in presenza di una descrizione scritta, occorre riferirsi al solo documento e non a dati extratestuali, come invece nella specie è avvenuto; ed

2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 76, comma 1, lett. a) e art. 46, nonchè artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto Europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte territoriale mancato di verificare se il metodo preesistente descritto nel c.d. procedimento (OMISSIS) conducesse inevitabilmente al prodotto di cui alla rivendicazione n. 19, come richiesto dalle Linee guida dell’Ufficio Europeo dei brevetti, e come invece nella specie non avviene;

3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 76, comma 1, lett. a) e art. 46, nonchè artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto Europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte affermato che i risultati del procedimento descritto nella tesi di (OMISSIS), in particolare delle prove 24, presentano tutti i caratteri della rivendicazione n. 19, senza accertare se le informazioni tecniche fossero ricavabili in modo diretto e non ambiguo dal documento stesso;

4) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 76, comma 1, lett. a) e art. 46, nonchè artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto Europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte omesso di accertare che il rapporto (OMISSIS) non contiene tutte le informazioni necessarie per privare di novità la rivendicazione n. 19, in particolare con riguardo al diametro di taglio D95 e D98;

5) omesso esame di fatto decisivo, con riguardo al medesima circostanza indicata nel motivo che precede, dato che l’assenza di detti due parametri nel rapporto (OMISSIS) è rilevabile dal documento n. 5b di Imi;

6) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 76, comma 1, lett. a) e art. 46, nonchè artt. 54 e 138 Conv. sul brevetto Europeo del 5 ottobre 1973, per avere la corte del merito ritenuto priva di attività inventiva la rivendicazione n. 24;

7) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 66, comma 2, lett. a), per avere la corte territoriale respinto la domanda di accertamento della contraffazione proposta dalla ricorrente, senza considerare che il prodotto era oggetto dell’autonoma rivendicazione n. 19, indipendentemente dal procedimento utilizzato per realizzarlo.

2. – Il primo motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 76, prevede la nullità del brevetto “a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli artt. 45, 46, 48, 49, e 50”, disponendo, a loro volta, l’art. 45 che sono richiesti i requisiti della novità ed attività inventiva, e l’art. 46, che un’invenzione “è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica”, questo inteso come “ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”, salva comunque “la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purchè in funzione di una nuova utilizzazione”.

Del pari, l’art. 54 della Convenzione sul brevetto Europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore, per l’Italia, il 10 dicembre 1978, in seguito alla legge di ratifica 26 maggio 1978, n. 260, prevede che “(1) Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. (2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto Europeo mediante una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”, salvo sempre l’uso diverso.

La sentenza impugnata ha ritenuto, in punto di fatto – mediante l’ausilio della consulenza tecnica d’ufficio – che, attuando il procedimento tecnico (OMISSIS) come anteriormente documentato, ai giunge ad ottenere lo stesso prodotto oggetto del brevetto di cui alla rivendicazione n. 19, per la produzione di “polvere di talco, caolino o mica”, dotato di certe caratteristiche: che sono dunque identiche, secondo gli accertamenti operati dal giudice del merito, a quelle del prodotto ottenuto con il procedimento anteriormente conosciuto. Ha concluso che, pertanto, difetta il requisito della novità.

Tanto basta per ritenere il motivo infondato, dal momento che, in modo inequivoco, la corte territoriale ha così espresso il suo convincimento in fatto, condiviso col giudice di primo grado e suffragato dal necessario accertamento di natura tecnica, circa la mancanza di novità: affermando come “il documento (OMISSIS) si dimostri incontestabilmente quale documento anteriore e descrittivo dello stato della tecnica in relazione al medesimo procedimento oggetto del brevetto” (p. 6-7 sentenza).

Il concetto è ribadito oltre, allorchè la sentenza, dopo aver menzionato la c.d. descrizione implicita, ribadisce che “un prodotto non può ritenersi nuovo se, attuando un procedimento di produzione, noto nella tecnica prima della data di deposito di brevetto, si arrivi ad ottenere lo stesso prodotto oggetto del detto brevetto” (p. 7-8 sentenza).

Tale principio di diritto non merita censure.

Nè, occorre aggiungere, risulta che gli accertamenti tecnici svolti abbiano affatto considerato dati estranei al contenuto del procedimento (OMISSIS) documentalmente descritto, risultando dunque utilizzati, al fine delle prove tecniche, solo quelle nozioni già accessibili sulla base del documento anteriore.

E’ infatti pacifico che il prodotto, di cui alla rivendicazione n. 19, fosse quello ottenibile con il c.d. rapporto (OMISSIS): sicchè la circostanza che tale rivendicazione menzioni un parametro descrittivo del prodotto in precedenza non esplicitato (indice di lamellarità) non vale a renderlo diverso dal precedente, a fronte di una c.t.u. che ha escluso l’altezza inventiva del parametro implicito.

Quanto all’orientamento che esclude il criterio della c.d. descrizione implicita o inerenza, richiamato dalla ricorrente come enunciato nel 1989 dalla Commissione ampliata di ricorso dell’Ufficio Europeo dei brevetti – premesso, in generale, come le opinioni dalla medesima espresse costituiscano solo degli orientamenti tecnici (art. 112 Conv. brev. Europeo) – giova ricordare, da un lato, che le inequivoche conclusioni esposte dalla sentenza impugnata rendono il riferimento al predetto criterio una mera argomentazione ad abundantiam, irrilevante nel contesto degli accertamenti compiuti circa la ritenuta anteatta descrizione del medesimo prodotto oggetto della rivendicazione; dall’altro lato, che detta decisione esclude la possibilità di considerare “ciò che rimane nascosto o comunque non è stato reso disponibile”, ma non, invece, “ciò che è nascosto (ma che) potrebbe comunque essere evidente” (“…ce qui reste ignorè ou n’est pas rendo accessible d’une autre maniere… que ce qui est restè ignorè peut nèanmois ètre èvident”): dunque, situazione diversa da quella in esame, in cui la decisione impugnata richiama al contrario ripetutamente sempre e solo quanto descritto nel rapporto (OMISSIS).

Non senza considerare come non si tratti di precedente in termini, dal momento che l’invocata decisione attiene ad una vicenda in cui era in discorso un utilizzo innovativo di sostanza nota.

Invero, la decisione, emessa dall’Ufficio Europeo brevetti, 11-121989, n. G 2/88, Mobil Oil corp. c. Chevron Research co., affronta il requisito della novità ai sensi dell’art. 54 CBE con riguardo alla c.d. doctrine of inherency, in una vicenda in cui, tuttavia, la novità della rivendicazione era costituita dal diverso uso della sostanza nota, riproposta a fini medici: ed essa rileva che, allorchè la rivendicazione riguardi tale ipotesi, il requisito della novità sussiste ove il procedimento non sia compreso nello stato della tecnica, ma non quando esso è già compreso nello stato della tecnica in associazione con la sostanza nota.

Perchè, al contrario, in tal caso “la “nouveautè” de l’invention revendiquee n’existe que dans l’esprit de la personne executant cette invention: elle a donc un caractre subjectif et non objectif, et ne peut ètre prise en consideration pour la dètermination de la nouveautè au regard de l’article 54 (1) et (2) CBE”: vale a dire, la novità risiede solo nella mente del soggetto ed è priva di rilievo, agli effetti dell’art. 54, comma 1 e 2, CBE.

E’ vero, dunque, che, secondo tale orientamento, la convenzione sul brevetto Europeo non attribuisce rilevanza ad un uso segreto o nascosto, in quanto non reso accessibile.

Ma non è quanto la sentenza impugnata ha accertato, avendo questa invece affermato che – nel caso di specie – difetta il requisito della novità, perchè non può essere oggetto di brevetto il talco, come richiesto dalla odierna ricorrente, essendo riferito a quanto immediatamente desumibile dalle informazioni già rese accessibili al pubblico in forza del c.d. rapporto (OMISSIS).

3. – I motivi secondo, terzo, quarto e sesto sono inammissibili, in quanto affetti da identico vizio.

Essi, invero, propongono alla Corte, sia pure sotto l’egida del vizio di violazione di legge, una valutazione circa la portata ed il contenuto del procedimento (OMISSIS), sulle sperimentazioni eseguite dal consulente tecnico d’ufficio e sulle sue conclusioni, fatte proprie dal giudizio tecnico espresso dalla sentenza impugnata.

Quanto alla rivendicazione n. 19, la sentenza ha affermato – alla stregua della valutazione di merito ad essa riservata – che le prove sperimentali, eseguite nel corso della c.t.u., sono derivate dal medesimo procedimento descritto dal predetto rapporto.

Quanto alla rivendicazione n. 14, di cui al sesto motivo, in particolare, esso richiede un nuovo accertamento circa l’evidenza della rivendicazione medesima rispetto allo stato della tecnica anteriore. In tal modo, però, esso del pari si risolve in un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito.

4. – Il quinto motivo è altresì inammissibile, laddove deduce l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (su cui cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), in quanto esso – oltre a censurare, diversamente da quanto consentito dalla nuova disposizione, l’apprezzamento di merito compiuto dalla sentenza impugnata con riguardo al contenuto del c.d. procedimento (OMISSIS) – non è consentito a fronte di una c.d. doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 5, essendo il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della prima decisione.

5. – Il settimo motivo è assorbito dai precedenti rilievi.

Inoltre, il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 66, dopo aver descritto il contenuto del diritto di brevetto, ricomprende in esso, in particolare, “b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonchè di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione”.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il procedimento, utilizzato dalla Imi Fabi s.p.a., sia diverso da quello oggetto del brevetto rivendicato, spiegandone altresì le ragioni tecniche, sulla base degli appositi accertamenti operati, in tal modo giungendo alla negazione di qualsiasi interferenza con le rivendicazioni del brevetto per cui è causa, secondo le considerazioni del consulente tecnico d’ufficio.

Quanto esposto dalla decisione impugnata, in applicazione dell’art. 66 cit., costituisce dunque una giustificazione ulteriore delle conclusioni ivi raggiunte.

6. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che sussistono presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA