Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27901 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. I, 13/10/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 13/10/2021), n.27901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26036/2017 proposto da:

Mondo Convenienza Holding s.p.a., M.C. Service soc. cons. a r.l.

(già MC Group s.c.a r.l.), Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili

s.r.l. – anche quale incorporante la Dalia Mobili; La Primula Mobili

s.r.l. – anche quale incorporante la Ibiscus Mobili e l’Orchidea

Mobili; Mimosa Mobili s.r.l. – anche quale incorporante la Cedis

Distribuzione Mobili, l’Abbivest e la Salaria Mobili; Tarquinia

Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l.- anche quale incorporante la Crossing;

Iris Mobili – anche quale incorporante le società Stella Mobili,

Elisa, La Viola Mobili e Idea Mobili 2001, in persona dei rispettivi

legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, al

corso Vittorio Emanuele II n. 269, presso lo studio dell’avvocato

Vaccarella Romano, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Corea Ulisse e Marini Giuseppe, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Flou s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente

domiciliata in Roma, in via Antonio Bertoloni n. 3, presso lo studio

dell’avvocato Patrono Manuela, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Bogni Mariangela, Galli Cesare e Paoletti

Marco, con procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente –

nonché

Flou s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente

domiciliata in Roma, in via Antonio Bertoloni n. 3, presso lo studio

dell’avvocato Patrono Manuela, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Bogni Mariangela, Galli Cesare e Paoletti

Marco, con procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

Mondo Convenienza Holding s.p.a., M.C. Service soc. cons. a r.l.

(già MC Group s.c.a r.l.), Peonia Mobili s.r.l., Fiordaliso Mobili

s.r.l.- anche quale incorporante la Dalia Mobili, La Primula Mobili

s.r.l. – anche quale incorporante la Ibiscus Mobili e l’Orchidea

Mobili, Mimosa Mobili s.r.l. – anche quale incorporante la Cedis

Distribuzione Mobili, l’Abbivest e la Salaria Mobili-, Tarquinia

Mobili s.r.l., La Rosa s.r.l. – anche quale incorporante la

Crossing, Iris Mobili – anche quale incorporante le società Stella

Mobili, Elisa, La Viola Mobili e Idea Mobili 2001, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in

Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 269, presso lo studio

dell’avvocato Vaccarella Romano, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Corea Ulisse, Marini Giuseppe, giusta

procura in calce al ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

nonché

Crossing s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2218/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso del 18.4.12 la Flou s.p.a. presentava ricorso cautelare nei confronti della Mondo Convenienza Holding s.p.a. (MCH) e altre 21 società, lamentando la violazione dei diritti vantati sul letto “(OMISSIS)” e il compimento di atti di concorrenza sleale, attraverso la produzione, commercializzazione e pubblicizzazione dei letti (OMISSIS). Il ricorso fu accolto con ordinanza del 5.6.12 che dispose l’inibitoria.

Nelle more della fase di reclamo, la Flou s.p.a. promosse il giudizio ordinario, chiedendo che fosse accertata la violazione del diritto d’autore sul letto (OMISSIS), la contraffazione del marchio di forma di fatto e il compimento di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.. Espletata c.t.u., il Tribunale di Milano, con sentenza del 16.6.15, emise la seguente statuizione: accertò che il letto (OMISSIS) era tutelabile ai sensi dell’art. 2, n. 10, l.d.a., escludendo la tutela come marchio di forma non registrato; dichiarò che le parti convenute si erano responsabili della violazione del diritto d’autore vantato sul suddetto letto, in ragione della fabbricazione e commercializzazione dei letti (OMISSIS); ritenne assorbite le domande di concorrenza sleale e condannò le stesse convenute al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 158 l.d.a., comma 2, ciascuna per la propria quota, come da dispositivo. In particolare, il Tribunale rilevò che: l’attrice era da sempre licenziataria esclusiva dei diritti sorti in capo all’arch. M. (ideatore del letto), anche a fronte del pagamento delle royalties; la M.C. Group s.c. a r.l. era titolare del sito internet attraverso il quale era stata veicolata la campagna pubblicitaria dei letti; il letto in questione presentava carattere creativo (che invece i due letti delle convenute, benché anteriori, non avevano) ed artistico, come testimoniato dalla risalente e diffusa opinione che riconduce l’opera al novero delle opere d’arte, come confermato dai numerosi premi e riconoscimenti del pubblico e dell’ambiente professionale – v. esposizione alla Triennale di Milano – e dal lungo periodo trascorso dalla sua realizzazione nel 1978, requisiti richiesti per la tutela delle opere di design di cui all’art. 2, n. 10, l.d.a..

Inoltre, il Tribunale non ritenne applicabile il regime transitorio di cui all’art. 239 c.p.i., considerando che le convenute non avevano mai chiesto di beneficiare dello stesso, senza dimostrare i requisiti a tal fine necessari (cioè la fabbricazione, offerta o commercializzazione del prodotto nei 12 mesi antecedenti l’entrata in vigore della nuova normativa), escludendo invece la tutela del letto come marchio di forma di fatto, in quanto era la forma del letto a fornire al prodotto il suo valore estetico sostanziale, di talché la stessa non poteva svolgere la funzione distintiva tipica del marchio, ma soltanto una funzione estetico-ornamentale.

Circa i letti commercializzati dalle convenute, il Tribunale rilevò che, sulla base di un apprezzamento complessivo che teneva conto dell’impressione d’insieme suscitata dal raffronto dei prodotti in questione: fosse evidente il rapporto d’identità tra i due modelli tra loro somiglianti; il letto di MCH riproduceva gli stessi elementi caratterizzanti il (OMISSIS), quale la testata del letto coperta da due cuscini ripiegati e l’uso dei fiocchetti laterali (elemento esteticamente più individualizzante del prodotto); il letto della MCH violava dunque il diritto d’autore vantato dalla Flou sul letto (OMISSIS).

Il Tribunale escluse invece la sussistenza della concorrenza sleale (per imitazione servile; appropriazione dei pregi, denigrazione), in quanto da un lato la l.d.a. era idonea a garantire ogni ragione dell’attrice suscettibile di rientrare nell’ambito della stessa fattispecie, dall’altro il pregiudizio sofferto dall’attrice (per la qualità più scadente dei prodotti immessi sul mercato e per la loro maggiore diffusione) avrebbe potuto essere considerato sotto il profilo della quantificazione dei danni non patrimoniali.

Circa il quantum, il Tribunale, sulla base di c.t.u., ai fini della liquidazione dei danni, applicò i criteri previsti dall’art. 158, comma 2, l.d.a.: utilizzando il criterio della retroversione degli utili realizzati in conseguenza della contraffazione, da cui è scaturita la condanna delle società convenute impegnate nella vendita dei letti sulla base degli utili pro-quota, con responsabilità solidale di MCH, MCS e altre società, con interessi e rivalutazione dall’1.1.2011; liquidando il danno per maggiorazione equitativa fondata sulla commercializzazione del letto (OMISSIS) (sul quale il c.t.u. non aveva svolto accertamenti), per Euro 100.000,00 e il danno per perdita di valore dell’asset, per Euro 157.000,00 e il danno d’immagine, per Euro 225.000,00 e il danno per i costi di campagna pubblicitaria, per Euro 280.000,00.

Avverso tale sentenza proposero appello MCH, MCS e le altre otto società, lamentando: l’eccessiva liquidazione del danno; la non corretta interpretazione della sentenza emessa dalla Corte UE del 27.1.2011 in relazione alla ritenuta applicabilità della tutela autorale ai disegni e modelli mai registrati prima del 19.4.01- entrata in vigore del D.Lgs. n. 95 del 2001; la carenza del carattere creativo e del valore artistico del letto; l’erroneo riconoscimento di un rapporto di interferenza tra i letti di MCH e il letto (OMISSIS).

La Flou s.p.a. si costituì, proponendo appello incidentale, in ordine: alla mancata tutela del letto quale marchio di forma di fatto non registrato; alla mancata condanna al risarcimento dei danni a titolo di concorrenza sleale; all’aumento della somma risarcitoria fondata sugli utili; all’erronea determinazione degli utili della Mondo Convenienza; all’insufficiente maggiorazione equitativa del risarcimento del danno liquidato; all’erroneo calcolo per difetto delle voci di danno emergente e danno morale; all’erronea determinazione dei mancati utili della Flou s.p.a. e all’erroneo calcolo delle royalties e delle penali.

Con sentenza del 2017, la Corte d’appello rigettò l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, rideterminò il risarcimento ex art. 158 l.d.a., come specificato in dispositivo, osservando che: era inammissibile, ex art. 345 c.p.c., la produzione del parere critico perché tardiva; erano infondate le censure afferenti all’interpretazione della suddetta sentenza UE circa l’applicazione della tutela ex art. 2 alle opere di design industriale non brevettate come modelli e alla ritenuta interferenza tra il letto (OMISSIS) e il letto (OMISSIS). In ordine a tale ultimo profilo, la Corte territoriale ha rilevato che: per tali opere il suddetto art. 2 non distingue tra opere registrate e non, come l’art. 239 c.p.i. (in tema di requisiti e limiti temporali alla protezione autorale a modelli e disegni che, prima della nuova disciplina, erano di pubblico dominio) per quelle precedenti alla riforma del 2001 non brevettate come modelli ornamentali; la pronuncia di primo grado sul punto era conforme all’art. 6 l.d.a. che individua nella creazione dell’opera il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore, e alla Convenzione di Berna del 1886 sulla protezione delle opere letterarie e artistiche (che esclude che si possa chiedere formalità per il sorgere dei diritti dell’autore sulle opere protette); era erronea l’interpretazione della suddetta sentenza Corte UE sull’art. 17 direttiva 98/71/CE. Al riguardo, il giudice di secondo grado osservò che se è vero che tale sentenza intese introdurre in via generale il principio del cumulo delle protezioni, essa escluse dall’ambito della norma (relativa ai soli modelli e disegni registrati) i disegni e modelli di pubblico dominio a causa della mancata registrazione, ma in ordine all’ipotesi di registrazione preesistente, poi scaduta, dell’opera di design come modello o disegno, mentre nella fattispecie venivano in rilievo modelli mai registrati, conseguendone il divieto di discriminare opere che prima del 2001 non erano state brevettate come modelli ornamentali.

La Corte d’appello ritenne altresì che: i due letti commercializzati dalle convenute non fossero precedenti idonei a pregiudicare il carattere creativo del letto (OMISSIS), essendo diversi da quest’ultimo e non presentando gli elementi caratterizzanti lo stesso (la completa sfoderabilità e ripiegabilità della testata); era dimostrato il valore artistico del letto (OMISSIS), come argomentato dal Tribunale, attribuendo rilievo ai citati riconoscimenti postumi che non sono fatti costitutivi del valore artistico dell’opera di design, che deriva dall’atto creativo ex art. 6 l.d.a., ma sono indicatori oggettivi del medesimo valore sin dalla creazione dell’opera d’arte, come tali tutelabili dal diritto d’autore (fatto non contestato dalle convenute); era da confermare l’insussistenza di interferenza tra i letti della Flou s.p.a. e i letti (OMISSIS) in quanto presentanti le medesime caratteristiche, salvo alcuni punti irrilevanti (per esempio, l’eliminazione dei fiocchetti).

La Corte territoriale accolse in parte il ricorso incidentale presentato dalla Flou s.p.a., osservando che: la doglianza relativa all’esclusione della tutela del letto come marchio di forma di fatto era generica e non legittimata dall’art. 9 c.p.i. (che esclude la tutela di forme alle quali viene riconosciuta necessità funzionale o rilevante valenza estetica) non avendo la Flou s.p.a. dimostrato gli elementi inessenziali estetici di dettaglio che contribuirebbero a far identificare il letto come prodotto della stessa società, non essendo significativo il riferimento ai fiocchetti laterali, accessori e decorativi, privi di rilevanza nel complesso dell’opera; non era altresì censurabile la motivazione del Tribunale che aveva escluso la concorrenza sleale (per imitazione servile ed appropriazione dei pregi, oltre che scorrettezza professionale e denigrazione), non essendo emersi elementi idonei a far apprezzare il disvalore delle condotte della MCS in via autonoma (rilevando altresì la tardiva prospettazione dell’illecito, ex art. 2598 c.c., n. 3, consistito nel tentativo di reindirizzare al proprio sito internet, tramite il sistema di annunci sponsorizzato, i potenziali clienti che ricercavano il letto Flou sul motore di ricerca Google, e pur comunque in mancanza di prove di danni correlati a tale condotta).

Circa il quantum, la Corte di merito preliminarmente rilevò che la c.t.u. contabile era priva di vizi, logicamente motivata in ordine ad indagini di natura economica e commerciale, ampie ed approfondite, da cui era emersa una drastica riduzione delle vendite del letto in questione ne 2012, difficilmente spiegabile solo con la crisi del settore; al riguardo, la Corte esponeva che, sebbene le vendite del letto (OMISSIS) fossero iniziate nel 2008, nel 2012 fu attuata una campagna pubblicitaria molto pervasiva all’esito della quale le perdite più rilevanti per la Flou s.p.a. colpirono solo le vendite del letto (OMISSIS), per cui il c.t.u. aveva calcolato il valore delle vendite di tale letto che sarebbero state realizzate nel 2012 e 2013 in assenza di fattori turbativi (semisomma, con indicazione di errore medio atteso inferiore a 2,5% circa); non era però da condividere il criterio seguito dal c.t.u., il quale aveva calcolato l’utile incrementale, sottraendo ai ricavi conseguiti dai contraffattori i soli costi sostenuti in relazione a tale produzione illecita, rappresentati dai costi d’acquisto e di gestione della consegna a domicilio, in quanto Mondo Convenienza non aveva fornito alcuna base documentale utile a dimostrare che i suddetti costi fossero stati sostenuti per il trasporto e la consegna del solo letto (OMISSIS), risultando invece più probabile che ciascun trasporto includesse anche altri beni (circostanza avvalorata dalla reticenza della Mondo Convenienza che aveva omesso di fornire al c.t.u. quanto richiesto, specie per il letto (OMISSIS)); erano da condividere gli elaborati del c.t.u. circa il calcolo degli utili incrementali tenendo anche conto di uno studio-sondaggio realizzato da Federlegno Arredo circa la percentuale di consumatori che pongono l’estetica e il design tra l’primi tre criteri di scelta; non era fondata la doglianza della Flou sulla correzione in aumento del danno equitativo per la commercializzazione del letto (OMISSIS), non essendo stata formulata una specifica critica; parimenti infondati erano i motivi sul danno emergente e morale, essendo corretta la motivazione del Tribunale sulla perdita di valore dell’asset, sul danno all’immagine, sul costo della campagna pubblicitaria riparatorìa, e sull’aumento equitativo del danno per i mancati utili della Flou s.p.a., considerando l’eccessività dei calcoli effettuati da quest’ultima, peraltro in relazione a tutto il periodo d’interesse e non al biennio di riferimento 2012-2013; sul punto, era da evidenziare che il calcolo del c.t.u., effettuato sulla base del mol della Flou, non contestato dalla Mondo Convenienza, teneva conto del fatto che la segnalata drastica riduzione delle vendite era da imputare non solo alla contraffazione in questione imputata alle convenute, ma anche ad altri soggetti operanti nel settore; era ancora da respingere la doglianza – formulata sia dal gruppo Mondo Convenienza che dalla Flou s.p.a. – riguardante il calcolo delle royalties, sia perché afferenti a criteri applicati all’estero, sia perché (in ordine all’appello della Flou) non corredati da elementi di prova utili a confutare la c.t.u.; ogni questione inerente all’operatività e al calcolo della penale era da demandare al giudice dell’esecuzione.

La Mondo Convenienza Holding s.p.a., la M.C.S. e altre otto società ricorrono in cassazione con cinque motivi.

La Flou s.r.l. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a sei motivi.

Le società ricorrenti principali resistono all’incidentale con controricorso.

Non si è costituita la Crossing s.r.l..

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 2 e deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 61 e 115, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha accertato il carattere creativo del letto (OMISSIS), con motivazione apparente e contraddittoria. Al riguardo, i ricorrenti deducevano che: ben prima che fosse realizzato il disegno del letto in questione, erano già presenti sul mercato altri letti tessili sfoderabili, per cui il merito della Flou s.p.a. era stato solo quello di aver ripreso l’idea quanto la forma del letto già realizzata da altri, commercializzando un prodotto che presentava le stesse caratteristiche di almeno due letti precedenti, prodotti da MC; la Corte d’appello aveva ritenuto di indagare sulla rilevanza delle differenze del modello (OMISSIS) attraverso impressioni soggettive e non sulla base di una valutazione tecnica obiettiva compiuta da c.t.u. che non era stato nominato; pertanto, la Corte territoriale non aveva sostanzialmente motivato la propria decisione, né la scelta di non nominare il c.t.u.; erroneamente erano stati considerati irrilevanti alcuni elementi di differenza tra i vari letti che, invece, erano rilevanti ed idonei a rendere i letti di MC suscettibili di autonoma valutazione; la Corte territoriale aveva errato nel confondere la creatività con la distintività (concetto afferente ai modelli registrabili e rilevante ai fini dell’illecito anticoncorrenziale).

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 2 e deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 61 e 115 c.p.c., per aver la Corte d’appello accertato, senza il necessario ausilio di c.t.u., il valore artistico del letto in questione sull’assunto che lo stesso avesse trovato espresso riconoscimento non solo tra i consumatori, ma anche nell’ambiente professionale ed artistico (v. esposizione alla triennale di Milano, etc.), laddove le caratteristiche principali del letto in esame (sfoderabilità e ripiegabilità della testata) hanno carattere funzionale e non artistico. I ricorrenti lamentano altresì che tale argomentazione della sentenza impugnata avrebbe l’effetto di arrecare danni alla concorrenza tra imprese, traducendosi nel sancire un monopolio della Flou, con il rischio di espellere dal mercato le altre imprese che operano da decenni nel settore; sotto questo profilo, il motivo prospetta anche una questione di legittimità costituzionale della l.d.a., se interpretata come ha fatto la Corte d’appello, nella parte in cui condiziona la protezione autorale al valore artistico dell’opera, senza alcuna indicazione dei criteri da seguire per accertarlo.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, n. 10, 156 ss., l.d.a., art. 132 c.p.c., n. 4, in subordine agli altri motivi, per aver la sentenza impugnata accertato l’interferenza tra il letto in questione con i letti (OMISSIS) senza una effettiva motivazione circa le differenze tra gli stessi letti (avendo la Corte d’appello limitato il giudizio di differenziazione alla testiera ricoperta da cuscini ripiegati e ai fiocchetti laterali, senza altri riferimenti obiettivi a forme, dimensioni e soluzioni, considerando altresì che la testata ricoperta di gommapiuma costituisce patrimonio comune di molti produttori di letti tessili).

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 158 l.d.a., nonché nullità della sentenza in relazione all’artt. 132 c.p.c., n. 4, ed omesso esame di fatto decisivo, in ordine alla liquidazione dei danni (retroversione degli utili, lucro cessante per perdita dell’utile e del valore dell’asset, danno all’immagine e costo della campagna pubblicitaria riparatrice). Al riguardo, le parti ricorrenti si dolgono dell’eccessiva liquidazione dei danni relativi alle perdite per mancati utili, calcolate in Euro 212.000,00, laddove l’importo riconosciuto per la sola retroversione degli utili ammonta a Euro 2.681.014, pari a dodici volte l’ammontare delle perdite stesse per le asserite contrazioni delle vendite del letto. In particolare, sul punto, i ricorrenti espongono che: il riferimento alla campagna pubblicitaria di MC del 2012, quale concausa di tali perdite, non tiene conto del fatto che la contraffazione in questione era imputabile anche ad altri operatori del settore; la Corte d’appello, circa il quantum dei danni della contraffazione, ha applicato erroneamente l’art. 158, comma 2, l.d.a., in ordine ai criteri della retroversione degli utili e del cd. “prezzo del consenso” che hanno una funzione di ausilio per la determinazione del lucro cessante e non sono dunque utilizzabili per determinare un importo aggiuntivo rispetto al parametro ordinario del lucro cessante secondo le norme codicistiche (artt. 1223 c.c. e segg.); infatti, escluso nella fattispecie lo storno di clientela, la liquidazione del lucro cessante, secondo i ricorrenti, o escluderebbe del tutto l’applicabilità dell’art. 158 l.d.a., oppure quest’ultima norma sarebbe invece applicabile ma assorbendo nel quantum le somme riconoscibili per le singole voci; al riguardo, la Corte d’appello non ha giustificato, con idonea motivazione, il ricorso al criterio della retroversione degli utili anziché a quello del “prezzo del consenso”, violando l’art. 158, comma 2, l.d.a. che, a differenza del testo dell’art. 125 c.p.i., non contempla il parametro dell’equa royalty quale criterio residuale, ma quale criterio alternativo a quello della retrocessione degli utili che il giudice deve scegliere “con equo apprezzamento delle circostanze del caso”, con la conseguenza che il risarcimento del danno a favore alla Flou s.p.a. avrebbe dovuto essere circoscritto al compenso per eventuale autorizzazione all’utilizzazione del diritto e non esteso alla retroversione degli utili percepiti dal contraffattore per vendite che mai l’attrice avrebbe effettuato, assumendo in concreto una valenza “punitiva” non consentita nel nostro ordinamento; l’applicazione del criterio dell’equa royalty sarebbe stata giustificata dal solo rilievo per cui la Flou s.p.a. aveva dimostrato, per fatti concludenti, consistiti nell’aver tollerato per anni imitazioni del modello in esame, l’intenzione di consentirne l’uso.

Pertanto, con tale motivo, i ricorrenti lamentano: anzitutto l’omessa pronuncia circa le ragioni dell’applicazione del criterio della retroversione degli utili e, qualora s’escludesse tale vizio, la violazione suddetta dell’art. 158, comma 2, l.d.a., in ordine all’alternatività dei due predetti criteri di commisurazione dei danni da contraffazione e la mancata concreta applicazione nella fattispecie del criterio del cd. “prezzo del consenso”; l’uso eccessivo e punitivo dell’applicazione della retroversione degli utili, determinati secondo la c.t.u. nel 38,8%, escludendo del tutto dai costi una quota-parte delle spese generali e di trasporto, in modo da considerare la quota di utili del 46% quale effetto diretto della contraffazione del design, senza motivare e recependo acriticamente le conclusioni del c.t.u. il quale aveva utilizzato un sondaggio “sull’estetica e il design tra i primi tre fattori di scelta”.

Il quinto motivo deduce nullità della sentenza, per omessa pronuncia nella parte in cui essa determina nell’8% del fatturato la misura dell’equa royalty, non essendo dato comprendere i motivi per cui i valori medi Europei fossero da scartare, essendo stata adottata una percentuale abnorme rispetto alla forchetta tra l’1 e 5%.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 13 c.p.i., e art. 2, n. 10 l.d.a., nonché omesso esame di fatto decisivo tra le parti, per aver la Corte d’appello negato la richiesta tutela del marchio di forma di fatto non registrato sulla base di un’erronea interpretazione del suddetto art. 9 secondo il cui tenore “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma..che da valore sostanziale al prodotto”, poiché essa avrebbe sovrapposto la nozione di forma – che da valore sostanziale al prodotto – a quella del tutto autonoma del valore artistico quale requisito per la protezione del diritto d’autore delle opere di design. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe omesso l’accertamento di fatto inerente all’art. 9.

Inoltre, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento del marchio di forma di fatto avendo la Corte d’appello ritenuto erroneamente di non tenere conto degli elementi inessenziali sul piano estetico, sovrapponendo erroneamente l’impedimento alla tutela dei marchi di forma a quello di cui all’art. 13 c.p.i. in ordine alla carenza di capacità distintiva.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., nn. 1, 2, 3, art. 2, n. 10, l.d.a. ed omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello negato che l’imitazione del letto in questione costituisse concorrenza sleale, essendo cumulabile la tutela della proprietà industriale e di quella intellettuale (di cui a Cass., n. 24658/16), e per aver ritenuto che gli atti di concorrenza sleale denunciati (imitazione servile, appropriazione dei pregi e agganciamento parassitario del prodotto imitante di maggiore fama; denigrazione dei prodotti originali rispetto al pubblico) fossero assorbiti dall’accertamento della violazione del diritto d’autore, ex art. 2, n. 10, l.d.a., trattandosi di fatti costitutivi diversi, tenuto conto che i letti (OMISSIS) riproducevano sia gli elementi caratterizzanti ed identificativi del letto (OMISSIS), sia gli ulteriori dettagli, venendo dunque in rilievo una sostanziale identità tra i prodotti in conflitto.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 158 l.d.a., art. 2598 c.c., e art. 125 c.p.i., per aver la Corte d’appello – rigettando un motivo dell’appello incidentale – ritenuto che dall’ambito della tutela contemplata dal suddetto art. 158 esuli quella garantita dalla retroversione degli utili dell’autore della violazione (sul rilievo che quest’ultima norma non imponga l’automatismo del criterio a differenza di quanto statuito dal citato art. 125: “..in alternativa o per la parte eccedente il lucro cessante”). Pertanto, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia accertato il risarcimento nella misura del 46% dell’importo degli utili (Euro 5.828.291,32), incorrendo nell’errore di diritto consistito nell’affermare che, sebbene il rimedio della retroversione degli utili espressamente previsto dall’art. 125 c.p.i., non è stato inserito nel testo dell’art. 158 l.d.a., va altresì ritenuto che tale criterio s’applichi anche in materia di violazione del diritto d’autore (ravvisandosi la ragione di tale mancata inclusione normativa nel fatto che in sede d’attuazione della direttiva n. 2004/48/CE – cd. enforcement, la sua codificazione fu ritenuta superflua a fronte del consolidato insegnamento giurisprudenziale che lo riconosceva da prima).

Pertanto, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia limitato il riconoscimento degli utili alla suddetta percentuale, considerando che “l’estetica e il design sono i primi tre criteri di scelta per il 46% dei consumatori”, mentre per il restante 54% i letti (OMISSIS) sarebbero stati acquistati per altre ragioni, per cui essa avrebbe dovuto calcolare tutti gli utili comunque riferibili all’illecito commesso (emergendo, diversamente argomentando, un trattamento discriminatorio ingiustificato rispetto ai titolari di altri diritti di privativa industriale, superabile attraverso un’interpretazione costituzionalmente adeguatrice), considerato altresì, da un alto, che tale retroversione può anche eccedere i mancati guadagni del titolare del diritto violato, avendo l’istituto anche valenza deterrente e, dall’altro, che l’illecito in esame configura comunque una fattispecie di concorrenza sleale.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 158 l.d.a., art. 1223 c.c., art. 125 c.p.i., per non aver la Corte d’appello, erroneamente, tenuto conto ai fini della liquidazione dei danni, i mancati utili subiti in ragione delle vendite perse a causa delle corrispondenti vendite di prodotti-copia effettuate da controparte, nel senso che tali vendite abbiano causato una mancata espansione delle vendite o un rallentamento di un trend positivo di crescita, causalmente riconducibili alla presenza di un prodotto sostitutivo a più basso prezzo, ovvero una perdita di chance, ciò a prescindere dal mantenimento del proprio livello di vendite.

Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., avendo la Corte d’appello rigettato il motivo d’appello in ordine alla maggiorazione equitativa del risarcimento del danno liquidato, per non aver considerato la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione delle scritture contabili da parte delle società ricorrenti, dato che il c.t.u. aveva effettuato i conteggi su quantitativi di letti contraffatti (OMISSIS) non autodichiarati dalle ricorrenti senza che vi sia stata la possibilità di verificarne l’attendibilità e la corrispondenza alla reale contabilità. Pertanto, la ricorrente si duole che la liquidazione equitativa sia stata riduttiva, ex art. 116 c.p.c., in considerazione della suddetta grave omissione realizzata dalle parti ricorrenti.

Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 614 bis, c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto di non dover procedere alla liquidazione della penale per le violazioni dell’inibitoria cautelare, per essere le relative questioni demandate al giudice dell’esecuzione, in quanto la norma richiamata non esclude che l’accertamento della predetta violazione sia effettuato in un processo di cognizione.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

Circa il ricorso principale, va preliminarmente osservato che i primi quattro motivi presentano un primo profilo comune d’inammissibilità, consistente nella mescolanza di plurime critiche, tra loro sovrapposte. Invero, secondo l’orientamento di questa Corte, nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass., n. 18021/16; n. 21611/13).

In particolare, i primi quattro motivi denunziano il vizio di violazione di legge e quello di nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la cui formulazione implica un intervento del collegio diretto, appunto, ad enucleare dalla mescolanza di tali motivi le parti relative alle specifiche doglianze.

Inoltre, i primi quattro motivi del ricorso principale presentano ulteriori aspetti specifici d’inammissibilità.

In particolare, quanto al primo motivo, esso non è autosufficiente nella parte in cui, alle pagg. 17-18 e a p. 21 afferma che si erano svolte censure sulla necessità di disporre CTU sulla creatività, senza però trascriverle, e nella parte in cui si afferma la sovrapponibilità delle risposte del Tribunale e della Corte d’appello, senza esplicitarle. Il motivo tende, altresì, al riesame del merito nelle parti in cui: mette in discussione un’asserita motivazione apparente (alla pag. 16 del ricorso) che è invece contenuta nella sentenza impugnata; richiede una diversa valutazione rispetto a quanto ha già fatto la Corte d’appello sulle caratteristiche del letto (OMISSIS).

Il secondo motivo e’, invece, inammissibile nella parte in cui è chiesto il riesame dei fatti inerenti al valore artistico del letto in questione, accertato dalla Corte d’appello sull’assunto che lo stesso avesse trovato espresso riconoscimento non solo tra i consumatori, ma anche nell’ambiente professionale ed artistico (v. esposizione alla triennale di Milano, etc.). Al riguardo, il ricorrente lamenta la mancata ammissione di c.t.u. la cui richiesta assume dunque un valore del tutto esplorativo e, pertano, inammissibile.

Va altresì osservato ad abundantiam la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, n. 10, l.d.a., sollevata con il motivo in questione, in subordine alle predette difese, è manifestamente infondata, poiché la tutela degli oggetti di industriale design, anziché limitare l’attività economica delle imprese, ne promuove lo sviluppo in funzione della qualità dei prodotti, costituisce uno stimolo all’innovazione e alla produzione durevole ed e’, perciò, un volano di sviluppo dell’intero paese e dei distretti economici ad esso collegati.

Il terzo motivo si configura inammissibile anche perché tende al riesame dei fatti di causa.

Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui contesta l’accertamento sulle cause della riduzione di fatturato-vendite perché in un inciso la Corte d’appello ha anche detto che in un ampio periodo ci sarebbero stati anche altri fattori.

La Corte territoriale ha però illustrato la specifica causazione negli anni 2012-2013 (sebbene l’illecito fosse già iniziato nel 2008), per cui il riesame di tale accertamento (ben fissato) è inammissibile.

Il quinto motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti inerenti alla liquidazione del danno, afferendo alla critica dell’utilizzazione di criteri discrezionali.

Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

Va osservato che la Corte d’appello ha escluso la configurabilità di un marchio di forma di fatto, rilevando che la Flou “aveva omesso di precisare quali siano gli elementi inessenziali sul piano estetico” che avrebbero potuto avere rilevanza nell’identificare (OMISSIS) come prodotto della Flou, escludendo che tale identificazione potesse essere rappresentata dalla presenza dei fiocchetti laterali, in quanto elementi del tutto accessori e decorativi.

Ora, in primo luogo, il motivo non è autosufficiente; il capo della sentenza impugnata ha rilevato la genericità e l'”impraticabilità dell’esame del motivo”, per quanto sopra esposto, ma la ricorrente incidentale non ha trascritto la critica oggetto dell’impugnazione in appello, limitandosi a censurare la sentenza in punto di diritto, sicché è preclusa al collegio la piena comprensione della doglianza formulata.

Inoltre, va osservato che la Corte d’appello ha respinto il gravame della Flou s.p.a., anche evidenziando le questioni di merito ostative alla configurabilità della tutela invocata, per cui la doglianza in esame esprime anche una richiesta di riesame del merito.

Il secondo motivo è inammissibile. La Corte d’appello non ha escluso, in punto di diritto, che i fatti integranti la condotta di contraffazione del design per cui è causa potessero essere diversi e distinti da quelli costitutivi dell’illecito di concorrenza sleale, ma ha piuttosto affermato che “non erano emersi elementi idonei a far apprezzare il disvalore delle condotte della MC in via autonoma, anche sotto i distinti profili dell’imitazione servile e dell’appropriazione dei pregi”, mentre l’ipotesi che avrebbe potuto rientrare nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2598 c.c., comma 3, era stata introdotta tardivamente in giudizio.

Sul punto, occorre rilevare che la ricorrenza di una fattispecie di concorrenza sleale non è automaticamente implicata dalla denuncia di contraffazione del brevetto, dovendo quest’ultimo comprovare, altresì, nei limiti in cui il relativo onere probatorio è a suo carico, la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale individuata tra quelle previste dall’art. 2598 c.c. (Cass., n. 24658 del 02/12/2016).

Pertanto, la censura è diretta al riesame del merito, sia perché la condotta aggiuntiva che avrebbe potuto far emergere l’illecito concorrenziale è stata ritenuta tardivamente introdotta in giudizio, sia perché è mancata l’allegazione dei danni correlati al medesimo illecito.

Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti inammissibili. Invero, seppure si ritenga, come affermato dalla prevalente dottrina, che il testo dell’art. 158 l.d.a., a seguito della riforma post direttiva del 2004, sia da ritenere implicitamente comprensivo del criterio della retroversione degli utili, nel caso concreto la censura non coglie nel segno.

Il comma 2 del citato art. 158 l.d.a. stabilisce: il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227 c.c.. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056 c.c., comma 2, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.

Ora, tale norma, come detto, contempla la possibilità di tener conto degli utili conseguiti dall’autore dell’illecito ai fini della liquidazione del lucro cessante (come reso evidente dalla locuzione..” è valutato dal giudice..anche tenuto conto..”) e la Corte d’appello ha infatti applicato tale parametro, seppure non riconoscendo tutti gli utili, ma solo una parte di essi, con congrua motivazione, non censurabile in questa sede, applicando la percentuale del 46% dell’utile “incrementale” avendo riguardo all’effettiva incidenza della condotta di contraffazione (incidenza che è stata oggetto di espressa motivazione in ordine ai criteri di scelta del design in questione).

Va peraltro osservato che la Flou s.p.a. non ha dedotto espressamente nell’atto introduttivo (per quanto desumibile dagli atti) che gli utili da retrovertere fossero anche quelli afferenti alla modifica di un trend – al di là della contrazione delle vendite del letto-, per cui, sotto questo profilo, i motivi in esame presentano un ulteriore profilo d’inammissibilità.

Il quinto motivo è del pari inammissibile, in quanto diretto al riesame del merito in ordine alla (ulteriore) maggiorazione equitativa del risarcimento dei danni sulla scorta della mancata esibizione delle scritture contabili da parte delle società convenute che ha precluso una piena ricostruzione della contabilità ai fini dell’accertamento degli utili. Al riguardo, la censura è priva di specificità circa i criteri ai quali commisurare il maggior danno equitativamente determinato, non apparendo sufficiente invocare la mancata produzione documentale di cui il giudice di secondo grado ha comunque tenuto conto nella liquidazione dei danni.

Il sesto motivo è infine inammissibile. La ricorrente insiste nel prospettare una diversa interpretazione circa la liquidazione della penale in sede di appello, a fronte della pronuncia della Corte territoriale che ha ritenuto non “validamente contrastata” la statuizione per la quale, una volta confermata dal giudice di merito la penale già stabilita in sede cautelare, “ogni questione attinente all’operatività e al calcolo della stessa deve essere demandata, stante la natura del titolo, alla fase esecutiva e al giudice dell’esecuzione”. Pertanto, la critica è diretta al riesame della questione, attraverso la prospettazione di una diversa interpretazione.

Considerata la reciproca soccombenza, data l’inammissibilità sia del ricorso principale che del ricorso incidentale, le spese del giudizio sono da compensare integralmente tra le parti.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021