Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27441 del 20/11/2017

Civile Ord. Sez. U Num. 27441 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data pubblicazione: 20/11/2017

ORDINANZA
sul ricorso 23618-2014 per regolamento preventivo di giurisdizione
proposto da:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G., in persona del legale rapp.te
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Quattro Fontane
20(già via Toscana 1), presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cerulli

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Irelli, che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Luca
Trevisan e Gabriele Cuonzo;
– ricorrente contro

ACACIA s.r.I., in persona del legale rapp.te

p.t.,

elettivamente

rappresentata e difesa dall’avv. Marco Esposito;
– controricorrente —

in relazione al giudizio n. 2916/ 2013 pendente dinanzi al Tribunale di
Napoli;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2017 dal Consigliere dott.ssa MAGDA CRISTIANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dr. GIOVANNI GIACALONE, che ha
chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
RILEVATO CHE:
Acacia s.r.l. ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli BMW Bayerische Motoren Werke (di seguito BMW) AG., avente sede in
Monaco di Baviera, per sentire accertare che i cerchi in lega per
ruote di automobili WSP Italy, da essa prodotti e commercializzati,
non costituiscono contraffazione di disegni e modelli comunitari
oggetto di proprietà o di privativa della convenuta e per sentir in
conseguenza inibire a quest’ultima di porre in essere azioni di
disturbo del mercato delle ruote di ricambio o di formulare domande
per la repressione di contraffazioni inerenti i profili in contestazione;
ha chiesto inoltre di accertare l’abuso di posizione dominante e la
concorrenza sleale di BMW;
BMW si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente,
oltre che

l’inesistenza e/o la nullità della citazione, il difetto di

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domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

giurisdizione del giudice italiano, assumendo che, secondo i criteri di
collegamento desumibili dagli artt. 81, 82 e 82.5 del Regolamento CE
n. 6/2002 per i modelli comunitari, nonché dall’art. 2 del
Regolamento CE n. 44/2001, la controversia spetta alla giurisdizione
del giudice tedesco;

successivamente richiesto alle S.U. di questa Corte di risolvere la
questione di giurisdizione;
Acacia ha replicato con controricorso, con il quale ha
preliminarmente eccepito l’inammissibilità del regolamento
preventivo, perché proposto nell’intervallo di tempo intercorso, nel
giudizio a quo, fra l’udienza di precisazione delle conclusioni e quella
fissata, su richiesta di BMW, per la discussione orale della causa,
all’esito della quale il tribunale ha sospeso il processo; la resistente
ha inoltre sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto
BMW, sollevando la questione di giurisdizione in via subordinata
rispetto all’eccezione di nullità/inesistenza della notifica dell’atto
introduttivo, avrebbe accettato la giurisdizione del giudice italiano;
ha, ancora, dedotto che nella specie il foro previsto dagli artt. 81 lett.
b) ed 82.1. del regolamento comunitario n. 6/02 che, in tema di
azioni di accertamento negativo della contraffazione di disegni e
modelli comunitari, attribuiscono la competenza al giudice dello Stato
membro in cui il convenuto ha domicilio, non sarebbe esclusivo, ma
concorrerebbe con quello di cui all’art. 5.3 del regolamento n. 44/01,
che prevede la competenza alternativa del giudice del luogo in cui
l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, atteso che tale seconda
disposizione- secondo l’interpretazione datane dalla CGUE con
sentenza del 25.10.2012, nella causa C. 133/11- si applica anche
alle azioni di accertamento negativo di responsabilità da illecito; ha
infine rilevato che la giurisdizione del giudice italiano si sarebbe
radicata, ai sensi dell’art. 28.3 del regolamento n. 44/01, anche in
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la convenuta, con ricorso ex art. 41, 1° comma, c.p.c., ha

virtù della connessione fra la domanda principale e quelle di abuso di
posizione dominante e di concorrenza sleale proposte contro BMW;
entrambe le parti hanno depositato memorie;
questa Corte, ritenuta infondata l’eccezione pregiudiziale di
inammissibilità del regolamento, con ordinanza interlocutoria del

Europea una serie di questioni interpretative la cui soluzione è stata
reputata necessaria a dirimere la controversia;
in particolare, è stato richiesto alla CGUE:
1)

se, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 44/01, la

contestazione della giurisdizione del giudice nazionale adito,
effettuata in via pregiudiziale prima delle questioni di merito, ma
subordinata ad altre eccezioni di rito, possa o meno essere
interpretata come accettazione della giurisdizione;
2) se l’art. 82.4 del regolamento n. 6/02, che non prevede fori
alternativi, rispetto a quello del convenuto, per le controversie di
accertamento negativo della contraffazione,

debba interpretarsi

come attributivo di una competenza esclusiva riguardo a dette
controversie:
3) se, al fine di stabilire quale sia il giudice competente, possano
soccorrere altre norme del regolamento n. 44/01 ed, in particolare,
l’art. 22 – che fra le ipotesi di competenza esclusiva annovera le
controversie in materia di registrazione e nullità dei brevetti, marchi e
disegni, ma non anche quelle in materia di accertamento negativo – e
l’art. 24, che prevede la possibilità dell’accettazione di un diverso
foro da parte del convenuto, con conseguente fissazione della
competenza del giudice adito dall’attore;
4)

se l’orientamento espresso con la sentenza della Corte di

Giustizia 25 ottobre 2012 nella causa C-133/11, in tema di
applicabilità dell’art. 5.3 del regolamento n. 44/01, rivesta o meno
carattere generale ed assoluto in relazione ad ogni azione di
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27.7.2016, ha sospeso il giudizio ed ha rimesso alla Corte di Giustizia

accertamento negativo di responsabilità da illecito, ivi compreso
quella di accertamento negativo della contraffazione di disegni
comunitari, o se in tale ultima fattispecie il foro sia invece quello
previsto dall’art. 81 o se sia rimesso all’attore di optare per l’uno o
per l’altro foro;

regolamento n. 44/01, le domande di abuso di posizione dominante e
concorrenza sleale proposte nell’ambito di una controversia in tema di
contraffazione di disegni comunitari alla quale sono connesse,
possano essere trattate congiuntamente a quest’ultima dinanzi al
medesimo giudice;
6) se dette domande costituiscano una fattispecie di illecito civile e
se, in caso di risposta affermativa, possano incidere sulla competenza
giurisdizionale rendendo applicabile l’art. 5.3 del regolamento n.
44/01;
la Corte di Giustizia Europea ha pronunciato sulle questioni
pregiudiziali con sentenza del 13 luglio 2017, affermando:
1)che l’art. 24 del regolamento CE n. 44/01, concernente la
competenza giurisdizionale, deve essere interpretato nel senso che
un’eccezione fondata sull’incompetenza del giudice adito, sollevata
nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni
di rito, non può essere considerata accettazione di competenza del
giudice adito e non conduce quindi ad una proroga di competenza in
forza di tale articolo;
2)che l’art. 82 del reg. CE n. 6/02 su disegni e modelli comunitari
deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento
dell’insussistenza di una contraffazione di cui all’art. 81, lett. b),
quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro
dell’Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai Tribunali dei
disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che non
via sia proroga di competenza ai sensi dell’art. 23 o 24 del reg. n.
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5) se, secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 28.3 del

41/01 e salvi i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti
regolamenti;
3)che la regola di competenza prevista dall’art. 5.3 del regolamento
n. 44/01 non è applicabile alle azioni di accertamento di insussistenza
di una contraffazione né a domande di constatazione di abuso di

nei limiti in cui il loro accoglimento presuppone l’accertamento
dell’inesistenza della contraffazione;
all’odierna udienza camerale questa Corte ha assunto la causa in
decisione;

CONSIDERATO CHE:
va preliminarmente ribadita l’infondatezza dell’eccezione di
inammissibilità del regolamento, sollevata da Acacia in base al rilievo
che il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente, dopo che nel
giudizio di merito si era già tenuta l’udienza di precisazione delle
conclusioni ed era stata anche fissata, sebbene non si fosse ancora
svolta, l’udienza per la discussione orale della causa, richiesta da
BMW ai sensi dell’art. 275 c.p.c.;
come sostenuto dalla stessa controricorrente, l’art. 41 1° comma
c.p.c., il quale prevede che “finché la causa non sia decisa nel

merito, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte
cassazione che risolvano la questione di giurisdizione”,

va

interpretato, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa
Corte (fra molte, da ultimo, Cass. S.U. nn. 2576/012, 25256/09,
4805/05), nel senso che la preclusione all’esperibilità del regolamento
si verifica dal momento in cui, esauritasi l’attività processuale delle
parti, la causa viene trattenuta a sentenza;
non v’è dubbio, pertanto, che nell’ipotesi prevista dall’art. 275 c.p.c.
tale momento risulti differito rispetto all’udienza di precisazione delle
conclusioni, e coincida con quello in cui, all’udienza fissata dinanzi al

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posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a tali azioni,

collegio per la discussione orale, la discussione termina ed il collegio
si riserva la decisione;
ciò premesso, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice italiano a conoscere del giudizio promosso
da Acacia nei confronti di BMW;

Giustizia Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, va
infatti, in primo luogo, escluso che la convenuta, proponendo la
questione di giurisdizione in via subordinata rispetto a quella di
nullità/inesistenza della notifica della citazione, abbia accettato la
competenza giurisdizionale del giudice italiano;
va altresì escluso che la giurisdizione del giudice italiano possa
essere ritenuta sussistente ai sensi dell’art. 5.3 del regolamento CE n.
44/01, non applicabile alle azioni di accertamento di insussistenza
della contraffazione, né alle domande di abuso di posizione dominante
e di concorrenza sleale che, come nella specie, siano connesse a tale
azione e ne presuppongano l’accoglimento;
va infine rilevato che non risultano pendenti fra le parti, dinanzi al
giudice italiano, cause identiche o connesse a quella in cui BMW ha
posto la questione di giurisdizione;
deve dunque concludersi che non ricorre alcuna deroga ai criteri di
collegamento indicati dagli artt. art. 81. lett. b) ed 82.1 del
regolamento CE n. 6/02, a norma dei quali le azioni di accertamento
negativo della contraffazione vanno proposte, in via esclusiva, dinanzi
al tribunale dei modelli e disegni comunitari dello Stato membro in cui
il convenuto ha domicilio;
la complessità della questione trattata, che ha reso necessario il
rinvio pregiudiziale alla CGUE, giustifica la declaratoria di integrale
compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

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stante il carattere vincolante delle sentenze emesse dalla Corte di

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del

Roma, 24 ottobre 2017.

IL CAN

/c
Il P’r

giudice italiano; compensa le spese.