Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25168 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 07/12/2016, (ud. 14/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26561-2013 proposto da:

CLINIQUE LABORATORIES LLC., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA B. CAIROLI 6,

presso l’avvocato PIERO GUIDO ALPA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati NICOLA MAIONE, LUIGI MANSANI, giusta

procura speciale per Notaio Z.R. di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

BEAUTY FULL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 6, presso

l’avvocato DANTE PICCA, rappresentata e difesa dagli avvocati

RICCARDO GIOIA, GIUSEPPE SPAZZI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2891/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati LUIGI MANSANI e NICOLA MAIONE

che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, gli Avvocati RICCARDO GIOIA e

GIUSEPPE SPAZZI (depositano produzioni varie) che hanno chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso ed

inammissibilità del settimo motivo; si oppone inoltre al deposito

delle produzioni di cui sopra.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – Clinique Laboratoires LLC, società statunitense appartenente al gruppo Estee Lauder, operante nel settore dei prodotti cosmetici, dopo aver premesso di essere titolare di una pluralità di marchi figurativi e denominativi “(OMISSIS)”, anche in combinazione con altri termini, marchi concernenti prodotti e servizi delle classi 3 e 42, poi 44, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Beauty Full S.r.l., società che gestiva un centro estetico in provincia di (OMISSIS), ed ha chiesto dichiararsi la nullità dei marchi di quest’ultima “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, denunciandone la contraffazione e dolendosi della concorrenza sleale della convenuta, con domanda delle pronunce consequenziali.

p. 2. – Nel contraddittorio con Beauty Full S.r.l., che ha resistito alla domanda e proposto domanda riconvenzionale, il Tribunale ha rigettato l’una e l’altra.

3. – Interposto appello dalla sola Clinique Laboratoires LLC, al quale Beauty Full S.r.l. ha resistito, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 luglio 2013, ha respinto l’impugnazione e regolato conseguentemente le spese di lite.

p. 4. – La Corte territoriale, la quale ha per lo più condiviso, ma anche precisato, la motivazione già addotta dal primo giudice, ha ritenuto:

-) che la parola “(OMISSIS)” fosse di uso comune in quanto corrispondente al sostantivo italiano “clinica” ed all’aggettivo “clinico”, vocaboli impiegati da un gran numero di operatori commerciali per contraddistinguere la propria attività in svariati settori più o meno prossimi a quello sanitario;

-) che, tuttavia, il marchio “(OMISSIS)” avesse acquistato una certa valenza distintiva sotto l’aspetto del secondary meaning, sia in forza dell’uso nel lungo periodo, sia in forza della rinomanza acquisita sul mercato, sia in dipendenza dello scarto esistente tra il settore della cosmesi e quello farmacologico-medico;

-) che detto marchio dovesse essere qualificato come marchio debole, con la conseguenza che, pur essendo notoriamente rinomato all’interno del mercato europeo, qualsiasi differenza doveva considerarsi idonea a distinguere e rendere legittimo il marchio successivo altrui, tanto più che, nel caso in esame, il marchio di Beauty Full S.r.l. aveva un carattere suo proprio e una denominazione con l’utilizzo di parole composte che lo differenziava sufficientemente dal marchio “(OMISSIS)”;

-) che, quanto all’addebito di concorrenza sleale, esso era infondato, sia perchè l’impiego del colore verde salvia per le confezioni dei prodotti era sicuramente comune nel settore della cosmesi e, comunque, era stato abbandonato, sia perchè i prodotti Beauty Full S.r.l. non erano distribuiti al pubblico attraverso i normali canali di vendita, essendo viceversa indirizzati esclusivamente ai clienti dei centri cosmetici in cui tale società offriva, a differenza di Clinique Laboratoires LLC, servizi di cura e bellezza del corpo.

p. 5. – Clinique Laboratoires LLC ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Beauty Full S.r.l. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 6. – Il ricorso contiene sette motivi.

p. 6.1. – Il primo motivo è svolto da pagina a pagina 18 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 febbraio 2005, n. 30, art. 12, comma 1, lett. D), art. 13, comma 1 e art. 20, comma 1, lett. B) e successive modifiche, nonchè dell’art. 7, comma 1, lett. B), C) e D), e art. 9, comma 1, lett. B) del Regolamento (CE) 207/2009 relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello (1) valutato la sussistenza del carattere distintivo del marchio “(OMISSIS)”, nonchè la confondibilità di tale marchio con i marchi “(OMISSIS)” E “(OMISSIS)”, senza fare riferimento ai diversi tipi di prodotti e servizi per i quali il marchio “(OMISSIS)” è stato registrato; e (2) per aver erroneamente applicato, in relazione al marchio “(OMISSIS)”, i principi in tema di valutazione della capacità distintiva intrinseca”.

p. 6.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 18 a pagina 20 del ricorso sotto la rubrica:

“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 codice proprietà industriale, nonchè dell’art. 7 del Regolamento (CE) 207/2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto che un marchio la cui capacità distintiva si è rafforzata per effetto del secondary meaning possa essere qualificato come marchio debole”.

p. 6.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 20 a pagina 25 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. D), art. 13 e art. 25, lett. a codice proprietà industriale in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte d’appello dichiarato che, rispetto ad un marchio dotato di grande notorietà, qualsiasi modificazione sarebbe sufficiente a differenziare da esso il marchio successivo e, quindi, ad escludere la conclusione rilevante ai fini del giudizio di novità nel caso di marchi pressochè identici registrati per prodotti è servizi identici (classe 3 e 44)”.

p. 6.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 26 a pagina 28 del ricorso sotto la rubrica:

“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 1, lett. B codice proprietà industriale e dell’art. 9, comma 1, lett. B del regolamento (CE) 207/2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte d’appello dichiarato che, rispetto ad un marchio dotato di grande notorietà, qualsiasi modifica sarebbe sufficiente a differenziare il marchio successivo e, quindi, ad escludere la confusione rilevante ai fini del giudizio di contraffazione nel caso di marchi sostanzialmente identici registrati per prodotti e servizi identici (classe 3 e classe 44)”.

p. 6.5. – Il quinto motivo è svolto da pagina 29 a pagina 35 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 1, lett. D) ed E), art. 13, comma 1, art. 20, comma 1, lett. B) e C) e art. 25, lett. A) codice proprietà industriale, nonchè degli art. 7, comma 1, lett. B), C) e D) e art. 9, comma 1, lett. B) e C) del regolamento (CE) 207/2009 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello ritenuto che un marchio dotato di rinomanza possa essere qualificato come un marchio “debole”, cosicchè minime modifiche in un marchio successivo altrui siano sufficienti ad escludere sia il rischio di contraffazione nell’ambito del giudizio di novità e di contraffazione, sia l’indebito vantaggio tratto nell’uso del marchio successivo dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio anteriore e il pregiudizio recato agli stessi”.

p. 6.6. – Il sesto motivo è svolto da pagina 35 pagina 38 del ricorso sotto la rubrica:

“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte d’appello ritenuto (2) che, in presenza di marchi simili, differenze minime nelle confezioni di identici prodotti e nei canali distributivi siano sufficienti ad escludere una concorrenza sleale per confusione fra prodotti e attività; e (3) che, essendo il termine “(OMISSIS)” parola di uso comune, non possa ravvisarsi una fattispecie di concorrenza sleale per agganciamento nella condotta dell’imprenditore che si avvalga nella sua attività commerciale di un marchio del tutto simile a quello portato al successo da altro imprenditore per prodotti e servizi identici”.

6.7. – Il settimo motivo è svolto da pagina 38 a pagina 43 sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: invalidità della sentenza per incongruenza delle argomentazioni, anche in ordine alle prove”.

p. 6.8. – Dopo la formulazione dei motivi la società ricorrente ha altresì fatto istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l’ipotesi che questa Corte ritenga sussistere incertezze sul contenuto e sulla portata dei principi invocati in ricorso.

p. 7. – Il ricorso va respinto.

p. 7.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Esso cumula due aspetti eterogenei: 1) l’uno concernente l’esigenza di operare il raffronto tra i marchi, per i fini dell’individuazione del loro carattere distintivo nonchè della confondibilità, tenendo in considerazione i diversi tipi di prodotti e servizi per i quali tali marchi sono registrati; 2) l’altro concernente l’erronea applicazione di principi in tema di capacità distintiva intrinseca.

7.1.1. – Sotto il primo aspetto la doglianza si mostra fuori centro, non solo perchè la sentenza impugnata, la quale come si è visto ha fatto in buona parte propria la motivazione già addotta dal primo giudice, ha dato espressamente atto che quest’ultimo aveva affermato doversi valutare il carattere distintivo di un marchio “con stretto riferimento ai prodotti e ai servizi cui inerisce e al settore merceologico cui si riferisce” (pagina 3 della sentenza impugnata, p. 6), ma, al di là di detto richiamo, perchè il giudizio formulato dalla Corte di merito è tutto intessuto sul presupposto della sia pur relativa affinità dei prodotti e servizi offerti dalle due società.

Sicchè, trattandosi di doglianza che muove da un fraintendimento della ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, essa è perciò stesso inammissibile per difetto del requisito di specificità richiesto dall’art. 360 c.p.c.: è difatti superfluo rammentare che il ricorso per Cassazione non dà luogo ad un terzo grado di giudizio e non ha direttamente ad oggetto il rapporto controverso, ma introduce un giudizio rescindente con una solo eventuale fase rescissoria nell’ipotesi disciplinata dall’art. 384 c.p., comma 2, u.p. – il cui oggetto è la sentenza impugnata, la quale va censurata con motivi specifici diretti ad infirmare la ratio ovvero le rationes decidendi che la sostengono, sicchè, in assenza di una concreta contestazione cui possa attribuirsi il valore di una reale specifica censura avverso la ratio decidendi posta a base della pronuncia impugnata, il ricorso è inammissibile (v. Cass. 26 giugno 2014, n. 14551; v. pure Cass. 29 giugno 2012, n. 10595, ove si chiarisce che i motivi di ricorso per cassazione debbono concretamente considerare le ragioni che sorreggono la decisione e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo).

7.1.2. – Sotto il secondo profilo – che è trattato a propria volta sotto due distinti aspetti – il motivo è parimenti inammissibile.

7.1.2.1. – Esso si fonda, nel suo primo aspetto, su una lettura erronea della motivazione adottata dalla Corte territoriale e, in particolare, sulla circostanza che quest’ultima abbia definito il vocabolo (OMISSIS), mutuato dal francese, “parola di uso comune”: circostanza da cui la società ricorrente ha ritenuto poter desumere che essa intendesse riferirsi all’attuale dell’art. 13, comma 1, lett. a) codice della proprietà industriale, lettera invece riferita – secondo Clinique Laboratoires LLC – a parole quali standard, extra, super, delux, universal, euro, inter, eccetera.

Si tratta, tuttavia, come si diceva, di una lettura che, ancora una volta, non riflette la ratio decidendi che la sentenza manifesta, giacchè la Corte d’appello ha con tutta evidenza inteso inquadrare la parola “(OMISSIS)” nell’ambito delle denominazioni generiche e indicazioni descrittive di cui all’attuale lett. b) della citata disposizione, trattandosi di termine utilizzato da un gran numero di operatori commerciali per contraddistinguere la propria attività in svariati settori, diversi in misura maggiore o minore da quello sanitario.

Sotto tale aspetto, dunque, la doglianza è, secondo quanto si è già visto, inammissibile perchè aspecifica.

7.1.2.2. – Nel suo secondo aspetto, poi, il segmento del motivo in esame, dopo aver ricondotto (correttamente) alla citata attuale lett. b) l’inquadramento operato dalla Corte d’appello, sostiene che in ciò si anniderebbe un errore di diritto, giacchè il marchio “(OMISSIS)” sarebbe “intrinsecamente dotato, in relazione ai prodotti in classe 3, a prescindere dall’uso che ne è stato fatto dalla ricorrente e dalla notorietà da esso raggiunta, della capacità distintiva necessaria per accedere ad una valida registrazione”.

Ma, evidentemente, la violazione di legge non è in questo caso richiamata a proposito, nè in senso proprio, nè come errore di sussunzione, ossia come falsa applicazione (Cass., n. 18782/2005), giacchè quella della Corte d’appello, la quale ha ritenuto che la parola “(OMISSIS)” difettasse di carattere distintivo, costituisce valutazione di merito insindacabile in questa sede (Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016), sia pure dal versante motivazionale, trattandosi di sentenza pubblicata il 16 luglio 2013 alla quale si applica l’art. 348 ter c.p.c., con esclusione della ricorribilità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ed infatti, posto che compete alla Corte di cassazione la qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni svolte dal ricorrente a fondamento della censura (Cass. 3 agosto 2012, n. 14026; Cass. 29 agosto 2013, n. 19882; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553), vale osservare che l’art. 348 ter c.p.c., laddove prevede che, quando l’inammissibilità pronunciata dal giudice d’appello è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 applicazione ogni qual volta la censura abbia ad oggetto asseriti vizi motivazionali, quantunque ricondotti dal ricorrente al vizio di violazione di legge.

p. 7.2. – Il secondo motivo è infondato.

Sono definiti deboli i marchi in sè carenti, in tutto o in parte, di carattere distintivo (in particolare, secondo quanto accertato dalla Corte territoriale, nel nostro caso, perchè di uso comune): e la debolezza risiede per l’appunto in ciò, che il titolare non può pretendere una esclusiva su un marchio in sè mancante di attitudine distintiva (Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; Cass. 2 agosto 1990, n. 7768; Cass. 30 gennaio 1985, n. 573; Cass. 28 ottobre 1982, n. 5633).

Tali marchi, carenti dei requisiti di cui all’art. 13 codice della proprietà industriale, comma 1 non possono tuttavia essere dichiarati o considerati nulli perchè privi di capacità distintiva quando tale capacità abbiano acquisito ai sensi dello stesso art. 13, comma 3 il quale contempla una vera e propria sanatoria della nullità per mancanza di capacità distintiva, alla quale ci si riferisce con l’espressione “secondary meaning”, significato secondario che il marchio acquista proprio per effetto dell’uso: sicchè non vi è alcuna contraddizione, e tantomeno violazione di legge, nell’affermazione della Corte d’appello secondo cui la rinomanza del marchio, consolidatasi nel tempo, così da dar luogo al formarsi del secondary meaning, lascia inalterata la sua connotazione di marchio debole, siccome privo di intrinseca attitudine distintiva.

Dopodichè resta da dire che la valutazione compiuta dalla Corte d’appello, secondo cui la mancanza di una intrinseca “forte capacità distintiva” del marchio “(OMISSIS)” non era venuta meno – come in astratto può in taluni casi accadere, ove il secondary meaning conferisca al marchio quella capacità distintiva intrinseca all’origine mancante – in ragione della “rinomanza acquisita nel tempo”, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

p. 7.3. – Il terzo e quarto motivo, evidentemente collegati, sono infondati.

Difatti l’affermazione della Corte d’appello secondo cui qualsiasi modificazione sufficiente a differenziare un marchio da un preesistente marchio debole, quantunque dotato di consistente notorietà, è perfettamente conforme al principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui: “In tema di marchi d’impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte” (da ultimo Cass. 24 giugno 2016, n. 13170).

Resta da dire che, nel caso di specie, la Corte d’appello ha anche ritenuto che il marchio “(OMISSIS)” fosse “sufficientemente differenziato da quello dell’appellante”, marchio, quest’ultimo, che, seppur notoriamente rinomato all’interno del mercato europeo, non aveva dimostrato “avere in sè una forte capacità distintiva, ma solo una rinomanza acquisita nel tempo”, tanto più che il marchio di Beauty Full S.r.l. aveva “un carattere suo proprio e una denominazione con utilizzo di parole composte che lo differenzia sufficientemente dal marchio (OMISSIS)”: apprezzamento di merito, quest’ultimo, insindacabile in questa sede, e che prescinde dalla debolezza del marchio di Clinique Laboratoires LLC.

E ciò rende d’altronde inammissibile la doglianza ora in esame nella parte in cui mira a dimostrare che il marchio “(OMISSIS)” riprodurrebbe inalterato il cuore del marchio anteriore “(OMISSIS)”, con elevato rischio di confusione.

Quanto al rischio di associazione di cui il motivo discorre a pagina 24-25, l’inammissibilità della doglianza deriva altresì dal fatto che detto aspetto non è trattato nella sentenza impugnata ed è da ritenere pertanto nuovo, neppure essendo stato indicato dove e come detto profilo fosse stato dedotto nelle precedenti fasi di merito (Cass. 1435/2013; Cass. 14947/2012).

p. 7.4. – Il quinto motivo riprende in parte il secondo, laddove si sofferma sulla differenziazione dal marchio debole in ragione anche di minime modifiche di un marchio successivo, sicchè valgono in proposito le considerazioni già svolte.

Quanto all’indebito vantaggio riferibile dall’uso del marchio successivo grazie al carattere distintivo ed alla rinomanza di quello anteriore, si tratta ancora una volta di un profilo non esaminato nella sentenza impugnata e che non risulta fosse stato dedotto nelle fasi di merito, con conseguente inammissibilità per novità della censura.

7.5. Il sesto motivo ripropone nuovamente, dall’angolo visuale della concorrenza sleale confusoria, la questione della differenziazione dal marchio debole anteriore del marchio successivo caratterizzato da minime differenze: valgono in proposito le considerazioni già svolte.

Quanto al tema dell’agganciamento, ossia del vantaggio asseritamente conseguito dalla società originariamente convenuta per essersi avvalsa nella propria attività commerciale di un marchio del tutto simile a quello portato al successo da altro imprenditore, si deve osservare che la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale è stata esclusa dalla Corte d’appello con motivazione non sindacabile da questa Corte, come si è detto, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, versandosi nell’ipotesi disciplinata dall’art. 348 ter c.p.c..

p. 7.6. Il settimo motivo, al di là dell’improprio richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 4 è in realtà volto a censurare la motivazione in fatto svolta dalla Corte d’appello nel confermare il rigetto della domanda attrice, sicchè è inammissibile, attesa l’esclusione della ricorribilità per cassazione ai sensi dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5 in forza del già citato art. 348 ter c.p.c..

p. 7.7. – Non si pone alcuna questione in tema di contenuto e portata di principi comunitari applicabili alla materia, con la conseguenza che neppure ricorrono presupposti per il rinvio pregiudiziale richiesto dalla società ricorrente.

p. 8. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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