Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22079 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. I, 04/09/2019, (ud. 31/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28121/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9,

presso lo studio dell’avvocato Biamonti Luigi, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Gailitto Niccolò A., giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 9, presso

lo studio dell’avvocato Gallavotti Carlo, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati Aloisio Roberto G., Gallavotti

Mario, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Barberini n. 67, presso lo

studio dell’avvocato Improda Alberto, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati Arista Raffaella, Moro Francesco, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, Fallimento (OMISSIS)

S.p.a., Fallimento (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS)

S.r.l., (OMISSIS) S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 659/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 26/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2019 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito, per la ricorrente (OMISSIS), l’Avvocato Niccolò Gallitto che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto

dell’incidentale;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS)

S.p.a., gli avvocati Alberto Improda, Francesco Moro e Raffaella

Arista che hanno chiesto l’accoglimento del proprio incidentale ed

il rigetto del ricorso principale;

udito, per il controricorrente N.R., l’Avvocato Carlo

Gallavotti che ha chiesto l’accoglimento dei propri scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2008, la (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, N.R. e la (OMISSIS) s.p.a., deducendo di avere ricevuto dalla (OMISSIS) una diffida nella quale la medesima lamentava la contraffazione del brevetto italiano n. 1.346.845, di titolarità del N. e sfruttato in licenza dalla (OMISSIS), avente ad oggetto sia un manto di erba artificiale ed il relativo intaso, sia il relativo procedimento di formazione del campo. L’attrice chiedeva, pertanto, accertarsi la nullità di tale brevetto per difetto di novità, altezza inventiva, sufficiente descrizione, e per avere il titolare del medesimo apportato modifiche al testo brevettuale che eccedevano quello della domanda originalmente depositata; deduceva, comunque, la non interferenza con detto brevetto del procedimento da essa adoperato sul mercato per la realizzazione di manti in erba sintetica.

1.1. I convenuti si costituivano deducendo, a loro volta, di avere riscontrato che, ad una importante fiera di settore, la (OMISSIS) s.p.a. aveva presentato un prodotto per intasamento di campi in erba sintetica da essa commercializzato, denominato “(OMISSIS)”, costituente attuazione del brevetto n. (OMISSIS), e che era stato messo in opera dalla medesima – in collaborazione con altri soggetti e, segnatamente, con la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.r.l., la (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.r.l. – in non meno di sessantasette campi da calcio su tutto il territorio nazionale. Il N. e la (OMISSIS) s.p.a. chiedevano, quindi, di evocare in giudizio le predette società, e spiegavano, nei confronti delle medesime e della (OMISSIS) s.p.a., domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi che la produzione e la commercializzazione di campi da calcio in erba sintetica, dotati del prodotto denominato “(OMISSIS)”, così come il metodo impiegato per la realizzazione dei medesimi, costituivano contraffazione del brevetto italiano 0, n. (OMISSIS), nonchè atto di concorrenza sleale sotto diversi profili, inibirsi la prosecuzione dell’attività illecita e condannarsi i convenuti in riconvenzionale al risarcimento dei danni, con pubblicazione dell’emananda sentenza.

1.2. I terzi chiamati in causa si costituivano tutti chiedendo il rigetto della domanda del N. e della (OMISSIS) s.p.a., ed – in via riconvenzionale – la nullità del brevetto in discussione, R. spiegando, altresì, domanda di manleva nei confronti della (OMISSIS) s.p.a..

1.3. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2560/2014, riconosceva la validità del brevetto n. (OMISSIS), respingendo, pertanto, le domande di nullità di tale brevetto, proposta dalla (OMISSIS)

accertava che il prodotto “(OMISSIS)” presentava “la premiscellazione delle tre componenti dell’intaso, oggetto, in sè considerata, delle rivendicazioni indipendenti del brevetto (OMISSIS), di cui quindi costituisce attuazione”, e tuttavia escludeva la contraffazione di detto brevetto, rilevando che il prodotto “(OMISSIS)” presentava ulteriori caratteristiche che lo rendevano un perfezionamento dell’invenzione di cui il N. e la (OMISSIS) erano titolare e licenziataria.

2. Con sentenza n. 659/2016, depositata il 26 aprile 2016, la Corte d’appello di Firenze respingeva, altresì, il gravame proposto dal N. e dalla (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado. Il giudice di appello – pur confermando la validità del brevetto per cui è causa – riteneva che il prodotto (OMISSIS) non costituisse un “perfezionamento derivativo” del brevetto (OMISSIS), nè tanto meno costituisse un prodotto equivalente, offrendo il prodotto “(OMISSIS)” “una soluzione tecnica diversa alla stessa domanda del consumatore”. Tanto che a siffatto prodotto era stato concesso un autonomo diritto di privativa, essendo stato riconosciuto al “(OMISSIS)” di (OMISSIS), nonostante “la strenua opposizione del N.”, sia un brevetto Europeo che un brevetto nazionale.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di N.R., della (OMISSIS) s.p.a., della (OMISSIS) s.r.l., del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., della (OMISSIS) s.r.1., del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e della (OMISSIS) s.r.l. affidato a tre motivi. I resistenti N.R. e (OMISSIS) s.p.a. hanno replicato con controricorso, il primo prestando adesione al ricorso proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., il secondo proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

4. La (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale – che, in quanto investe una questione di merito decisa dal giudice di appello, avente carattere preliminare rispetto a quelle costituenti oggetto del ricorso principale, deve essere esaminato con priorità rispetto a quest’ultimo (Cass., 21/12/2002, n. 18225; Cass., 26/09/2003, n. 14333; Cass., 03/04/2007, n. 8293; Cass., 24/01/2008, n. 1582; Cass., 31/10/2014, n. 23271; Cass., 19/04/2018, n. 9671) – la (OMISSIS) s.p.a. denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, artt. 51 e 52 e art. 76, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte d’appello incorrendo nella violazione delle norme succitate – abbia ritenuto valido il brevetto n. (OMISSIS), e segnatamente le rivendicazioni principali (indipendenti), nn. 1 e 8 (rispettivamente di prodotto e di merito), facendo ricorso ad elementi esterni alle suddette rivendicazioni, ossia il riassunto e la descrizione, “non già per “interpretare” il brevetto, ma per definire i connotati essenziali che in quanto tali avrebbero, invece, dovuto essere inclusi nelle rivendicazioni”. La Corte territoriale, invero, sebbene avesse ritenuto insufficiente la definizione del brevetto contenuta nelle rivendicazioni nn. 1 ed 8, avrebbe fatto ricorso alla descrizione ed addirittura al riassunto, onde trarne elementi di maggiore specificazione delle rivendicazioni medesime, di per sè assolutamente generiche, quanto all’indicazione dei limiti della protezione. Siffatta descrizione – ad avviso della ricorrente – sarebbe stata, per contro, idonea a chiarire il contenuto della sola rivendicazione n. 7 (ex 11), e non anche delle rivendicazioni nn. 1 e 8. Per il che solo la rivendicazione n. 7 avrebbe dovuto essere dichiarata valida dalla sentenza impugnata, in quanto sufficientemente specificata e dettagliata dalla relativa descrizione.

1.2. Il motivo è fondato.

1.2.1. Deve rilevarsi – al riguardo – che, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 51, “1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. 2. L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto”. A norma del successivo art. 52, nel testo applicabile ratione temporis, “1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. 2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni”.

L’art. 76, comma 1, stabilisce, infine, che “Il brevetto è nullo: a) (…); b) se, ai sensi dell’art. 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla”.

1.2.2. Facendo applicazione del suesposto quadro normativo di riferimento, questa Corte ha affermato che, ai fini del riconoscimento del brevetto per invenzione industriale si richiede, sotto il profilo sostanziale, che l’invenzione si fondi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto e sia idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un’attività creativa dell’inventore, che non sia semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione dei principi conosciuti (novità intrinseca); sotto il profilo formale, è invece necessaria la descrizione chiara e completa, consistente nell’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto (Cass., 04/11/2009, n. 23414).

Sotto il profilo formale si è, peraltro, altresì precisato che l’individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 52, comma 2, è enucleabile – in via di interpretazione e di chiarificazione sussidiaria – sia attraverso la descrizione che attraverso i disegni del brevetto stesso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata (Cass., 05/03/2019, n. 6373; Cass., 28/07/2016, n. 15705).

1.2.3. Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, la Corte d’appello non abbia fatto corretta applicazione di tali principi. Il giudice di seconde cure muove, invero, dal rilievo secondo cui come chiarisce il testo delle rivendicazioni brevettuali in esame, e come è incontroverso tra le parti – “l’invenzione del N. consiste nell’aggiunta di materiale organico vegetale al conglomerato d’intasamento”. La Corte prosegue col considerare che – secondo le osservazioni del c.t.u. – la domanda di brevetto del N. “fornisce in realtà ben poche indicazioni circa la natura di questo materiale”, limitandosi a qualificarlo “di origine vegetale naturale sfibrato”. Tanto che il consulente si era indotto ad affermare che la censura di genericità, mossa dalle altre parti, “non è priva di fondamento ed in effetti sotto questo profilo l’elaborato brevettuale pare assai lacunoso”. Ed, in effetti, dall’esame delle rivendicazioni indipendenti nn. 1 e 8, riprodotte nel ricorso principale della (OMISSIS) s.p.a., si evince esclusivamente che i limiti della protezione, sia con riferimento al prodotto che al metodo, riguardano “un materiale sfuso di origine vegetale naturale sfibrato con granulometria compresa tra 1,0 e 2,0 mm”.

La Corte territoriale rileva, quindi, che il c.t.u. è riuscito a superare tale assoluta genericità della rivendicazione, facendo riferimento ad un referente soggettivo – peraltro assolutamente non contemplato dal D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 51 e 52, ai fini della validità del brevetto – costituto dalla figura dell’esperto incaricato della realizzazione del trovato, il quale non potrebbe non orientarsi verso la scelta di “sostanze congrue”; di talchè, a parere del c.t.u., “benchè assai scarna e certamente non esemplare da un punto di vista di chiarezza e completezza”, la descrizione allegata alla domanda di brevetto N. sarebbe comunque “dotata del requisito della sufficiente descrizione”. Tali conclusioni del consulente non persuadono il giudice d’appello – sia pure non per considerazioni fondate sulle prescrizioni normative succitate, che esigono la precisione e puntualità delle rivendicazioni, bensì per mere constatazioni di tipo pragmatico – al punto che la Corte territoriale non può esimersi dal rilevare che “una selezione ad excludendum tanto approssimativa” – affidata alla evanescente figura del “tecnico del ramo” – “non basta per giungere in positivo ad una sufficiente descrizione” (p. 16.) Di più, nella pagina successiva, la stessa Corte rileva che, se ci si fermasse alla mera rivendicazione, “tutto rientra nel brevetto N., se lo si associa a qualunque materiale di origine vegetale, ma così inteso il brevetto sarebbe nullo per genericità”.

1.2.4. Nondimeno, il giudice di seconde cure perviene alla soluzione di considerare valido il brevetto (OMISSIS) facendo ricorso – estrapolandolo dal parere tecnico obiettivo prodotto dalla (OMISSIS), che lo aveva riprodotto – al “riassunto della domanda”, nel quale si fa riferimento ad un “materiale vegetale naturale derivante dalla sfibratura di parte di piante arboree, biodegradabile, esente da materiali estranei”, e dove si precisa altresì che “tale materiale presenta colore bruno, è inodore, e viene impiegato in forma di granuli di forma irregolare con una dimensione media (granulometria) da 1,0 a 2,0 mm., il contenuto di umidità variabile dal 5% al 20%”. Senonchè tale descrizione – secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente principale (p. 13) – concerne esclusivamente la rivendicazione subordinata n. 7 (già 11), nella quale soltanto viene richiamato il tasso di umidità, e non certo le rivendicazioni principali (indipendenti) nn. 1 e 8, nelle quali – al di là di un riferimento del tutto generico al materiale vegetale – non vi è riferimento alcuna al suddetto coefficiente di umidità.

1.2.5. Da quanto suesposto deve, pertanto, inferirsi che la Corte territoriale è incorsa nella violazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 51,52 e 76, avendo utilizzato la descrizione – per di più contenuta nel riassunto – relativa ad una sola delle dichiarazioni (la subordinata n. 7), onde trarne elementi di specificazione e di chiarimento della portata del testo delle rivendicazioni principali nn. 1 e 8. In tal modo il giudice di appello ha adoperato la descrizione per uno scopo non consentito dall’art. 52, comma 2 citato, secondo cui la descrizione serve ad interpretare la rivendicazione, ma non certo a determinarne iì contenuto, peraltro facendo ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione subordinata, diversa da quelle indipendenti. Per il che la Corte avrebbe potuto dichiarare la validità della sola rivendicazione subordinata n. 7 e dichiarare nulle le altre rivendicazioni.

1.3. Per tali ragioni il mezzo va accolto.

2. Resta assorbito il ricorso principale, avente ad oggetto la pretesa contraffazione del marchio in discussione da parte delle società resistenti ed intimate.

3. L’accoglimento de ricorso incidentale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 52, comma 2, la descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale valgono esclusivamente a chiarire e ad interpretare la rivendicazione, ma non possono in alcun modo determinarne il contenuto, laddove questo sia del tutto generico con riferimento all’indicazione dei limiti della protezione”; “ai fini di chiarire ed interpretare il contenuto di una o più rivendicazioni principali (indipendenti), non può farsi ricorso alla descrizione relativa ad una rivendicazione subordinata, diversa da quelle indipendenti”; “è affetta da nullità, ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 76, comma 1, la rivendicazione principale il cui contenuto, del tutto generico, non possa essere interpretato neppure mediante il ricorso alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di concessione del brevetto”.

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese dei presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata; rinvia falla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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