Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22046 del 31/10/2016

Cassazione civile sez. I, 31/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19052-2012 proposto da:

A.G. S.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso

l’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SERGIO ROMANELLI, giusta procura speciale per Notaio

R. A. L. M. del CIRCUITO di (OMISSIS) del (OMISSIS), munita

di Apostille il (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COTY GERMANY GMBH, già LANCASTER GROUP GMBH, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

ANGELICO 36B, presso l’avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CATTANI,

giusta procura speciale per Notaio L.W. di

(OMISSIS) – n. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 712/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ENRICO DANTE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, gli Avvocati MASSIMO SCARDIGLI e

GIUSEPPE CATTANI che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Genova con decreto dell’11 ottobre 2003 dispose inaudita altera parte il sequestro di un contenitore di n. 22.270 prodotti contraddistinti da marchi, dì cui la Lancaster Group GmbH era licenziataria esclusiva per tutto il mondo – già sottoposto a fermo amministrativo dal Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale di (OMISSIS) – ordinando, altresì, la comunicazione all’istante dei documenti di spedizione da parte del predetto Ufficio, al fine di individuare il mittente e il destinatario della merce.

L’identità di mittente e destinatario – rispettivamente, la Kuehne & Nagel Cargo Systems International S.A. di (OMISSIS) e la Kuehne & Nagel L.L.C. di Dubai (Emirati Arabi Uniti) – fu comunicata dall’Agenzia delle Dogane di (OMISSIS) il 13 ottobre 2003, onde ad essi la Lancaster Group GmbH notificò il ricorso con il decreto cautelare e l’indicazione dell’udienza per la modifica, la conferma o la revoca del primo.

Con ordinanza del 21 novembre 2003 il Tribunale confermò il sequestro, pronunciando altresì l’ordine di inibitoria dell’ulteriore circolazione della merce.

Con atto di citazione notificato il 23 dicembre 2003, la Lancaster Group GmbH convenne quindi in giudizio le dette società; nel giudizio intervenne spontaneamente A.G. S.A., affermandosi proprietaria della merce stessa.

Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 3 giugno 2008 il Tribunale di Genova accertò la violazione dei diritti di privativa sui marchi, condannò A.G. S.A. e la chiamata in causa Interfragrance S.A. al risarcimento del danno nella misura di Euro 50.000,00, ordinò la distruzione dei prodotti in sequestro e l’astensione da ogni commercializzazione dei medesimi, fissò la somma di Euro 50,00 per ogni violazione, ed, infine, dispose la pubblicazione della sentenza.

La Corte d’appello di Genova con sentenza del 27 giugno 2011 ha respinto l’impugnazione di A.G. S.A., mentre, accogliendo l’impugnazione incidentale di Lancaster Group GmbH, ha dichiarato che la condotta posta in essere dalla prima 11 integra concorrenza sleale, peraltro reputando i danni da risarcire già ricompresi nella somma liquidata dal tribunale.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) l’omessa notificazione del decreto di sequestro ad A.G. S.A. resta irrilevante, in quanto, avendo detta misura, prevista dalla Legge Marchi, una funzione probatoria e cautelare, al pari del sequestro preventivo in sede penale essa può essere disposta anche nei confronti del soggetto che appaia essere legittimato passivo, purchè, nella fase di merito, il contraddittorio sia assicurato con l’effettivo legittimato, come nella specie è avvenuto; b) il regolamento CE n. 3295/1994 è applicabile nella specie, trattandosi di merci provenienti da e dirette a paese extraeuropeo, onde sono applicabili le tutele del marchio, ad evitare che il diritto sia vanificato dall’immissione illecita di prodotti contraffatti di fabbricazione straniera sul mercato europeo; c) giustamente il tribunale non ha accolto la richiesta di supplemento di c.t.u., avendo il consulente tecnico già accertato in modo certo che i profumi in questione, i quali recano i marchi in titolarità della odierna controricorrente, non sono stati da essa prodotti: ciò, sulla base di plurimi elementi, quali i differenti caratteri a stampa, la mancanza dell’involucro esterno in cellophan, la forma, l’analisi chimica, l’assenza dell’obbligatorio codice identificativo su ciascun prodotto; d) il motivo concernente la quantificazione del danno è aspecifico, onde la doglianza non è esaminabile; e) la condotta posta in essere da A.G. S.A. integra pure atti di concorrenza sleale ex art. 2398 c.c., nn. 1 e 3, in ragione del cd. annacquamento della denominazione e dello svilimento dell’immagine dei beni prodotti, anche se, nel quantum, il danno patito deve ritenersi già contenuto nella liquidazione disposta in primo grado.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente A.G. S.A. sulla base di sette motivi, illustrati dalla memoria di cui all’art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso l’intimata, che deposita parimenti memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso propone sette motivi, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione dell’art. 62 L.M. e art. 669-sexies c.p.c., con nullità del procedimento di sequestro, in quanto questo non è assimilabile al sequestro preventivo penale, ma ha funzione probatoria e cautelare, onde il decreto avrebbe dovuto essere notificato ad A.G. S.A., la cui identità era evincibile dalla polizza di carico e dalla fattura, non potendo controparte limitarsi a prendere cognizione della comunicazione effettuata dall’Agenzia delle Dogane;

2) violazione degli art. 102, 112 e 669-sexies c.p.c., oltre all’omessa motivazione, non avendo la corte del merito pronunciato in ordine alla mancata integrità del contraddittorio nel procedimento cautelare;

3) violazione degli artt. 112, 669-sexies e 669-novies c.p.c., oltre all’omessa motivazione, non avendo la corte del merito pronunciato in ordine alla inefficacia del provvedimento di sequestro;

4) violazione e falsa applicazione del regolamento CE n. 3295/1994 e motivazione contraddittoria, in quanto la Corte di giustizia UE con le sentenze 9 novembre 2006, C-281/05 e 10 dicembre 2011, C-446/09 e 495/09, ha dichiarato il medesimo inapplicabile alle situazioni in cui avviene un mero cd. transito esterno in regime doganale sospensivo, senza commercio dei prodotti nel territorio comunitario, come risulta dalla documentazione relativa al caso in esame, con conseguente insussistenza della protezione della privativa industriale;

5) violazione dell’art. 61 L.M., in quanto ciò che rileva è la confondibilità dei marchi, non dei prodotti;

6) violazione dell’art. 342 c.p.c. e motivazione insufficiente, perchè sia la comparsa conclusionale in appello e sia la memoria di replica contengono adeguata illustrazione dei motivi di appello;

7) violazione dell’art. 2598 c.c., nn. 1 e 3, art. 2600 c.c. e motivazione insufficiente, non essendo risultato nella specie che la merce fosse idonea a creare confusione o altro atto contrario alla correttezza professionale.

2. – I primi tre motivi, che vertono sul procedimento cautelare ante causam, sono inammissibili, non potendo le questioni che afferiscono il medesimo – di natura cautelare, quindi strumentale e provvisoria, essendo il provvedimento destinato ad essere assorbito dalla sentenza di merito – essere proposte in sede di legittimità, ma unicamente sottoposte al giudice del merito, nelle plurime fasi dal legislatore a ciò destinate, volte alla conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare ex art. 669-sexies c.p.c., comma 2, oppure in sede alla revoca o modifica ex art. 669-decies c.p.c. o ancora mediante il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c..

Invero, com’è noto, il carattere distintivo del provvedimento cautelare di sequestro risiede nella strumentalità, nel senso che esso è preordinato alla emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui preventivamente assicura la fruttuosità pratica. La decisione assunta dal giudice in sede di concessione del sequestro ante causam lascia perciò assolutamente indeterminato l’esito finale del giudizio, mirando solo a tutelare temporaneamente un preteso diritto onde salvaguardarlo dal pregiudizio grave e irreparabile, ravvisato sulla base di una valutazione provvisoria e di semplice verosimiglianza, posto che, nelle misure cd. conservative, ogni dibattito e provvedimento è destinato ad essere rispettivamente svolto ed assorbito interamente dal merito.

A ciò si aggiunga, quanto al secondo e al terzo motivo, che non si dà omessa pronuncia su questione processuale (da ultimo, Cass. 12 gennaio 2016 n. 321; 10 novembre 2015, n. 22952), potendo la Corte accertare se c’è l’invalidità eccepita, nel caso in esame però assente, posto che il giudizio cautelare e di merito fu promosso tempestivamente nei confronti degli spedizionieri ed in quest’ultimo intervenne A.g. S.A..

3. – Il quarto motivo è infondato.

I regolamenti n. 3295/94/Ce del 22 dicembre 1994 (come modificato dal regolamento n. 241/1999) e n. 1383/2003/Ce del 22 luglio 2003 fissano le misure riguardanti l’introduzione nella Comunità, l’esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale. Il regolamento n. 3295/94 è stato sostituito dal ricordato regolamento n. 1383/2003, peraltro non applicabile ai fatti di causa, essendo in vigore dal luglio 2004.

La disciplina ricordata attribuisce i poteri di blocco amministrativo delle merci cross border sospettate di contraffazione da parte dell’autorità doganale: si pone, dunque, sul diverso piano dei poteri di intervento di quest’ultima, non precludendo in sè la tutela dei diritti di proprietà industriale riconosciuti negli Stati membri, concernendo unicamente la regolamentazione dei procedimenti doganali.

Al riguardo, peraltro, la Corte di giustizia UE ha affermato che il titolare di un marchio non può opporsi alla mera introduzione nell’unione sotto il regime doganale del transito esterno di prodotti contrassegnati da un marchio che si assume contraffatto, se precedentemente non siano stati già immessi in commercio nell’unione: a tal fine, ha richiamato il secondo e terzo considerando del regolamento n. 3295/94, i quali fanno espresso riferimento alla commercializzazione di merci contraffatte o alla loro immissione in commercio o ancora alla necessità di vietarne l’immissione in libera pratica nella Comunità (Corte giustizia Unione europea 9 novembre 2006, C281/05, Montex, punto 27; 18 ottobre 2005, C-405/03, Class International, punti 50, 61). Ancora, il giudice comunitario ha affermato come le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell’Unione europea da un diritto di marchio non possono essere qualificate come “merci contraffatte” o “merci usurpative”, ai sensi di detti regolamenti per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione in regime sospensivo: tuttavia dette merci, per contro, possono violare tale diritto laddove sia dimostrato che siano destinate ad essere immesse in commercio nell’Unione europea, mentre i regolamenti n. 3295/94 e n. 1383/2003 non possono essere interpretati nel senso che è lecito bloccare merci in transito senza che esista il minimo indizio atto a far supporre che esse possano essere fraudolentemente dirottate verso i consumatori dell’Unione (Corte giustizia Unione europea l dicembre 2011, n. 446/09, 495/09, Philips Electronics).

Anche secondo detta giurisprudenza comunitaria, richiamata dalla ricorrente, è in ogni caso sufficiente il fondato sospetto della detta immissione.

Consegue, in sostanza, che anche per la giurisprudenza comunitaria la presenza temporanea, sul territorio italiano, di un container di prodotti contraffatti, in transito da e per paesi non appartenenti all’area dell’Unione europea, integra la violazione della privativa industriale afferente il marchio d’impresa, ove sussistano elementi anche indiziari che ne comprovino la finalità all’immissione in commercio nel territorio interno.

Nella specie, la corte del merito si è pienamente attenuta a tale principio. Essa ha affermato che deve operare la tutela civilistica del marchio nella vicenda, occorrendo evitare che il diritto stesso fosse vanificato dall’immissione illecita di prodotti contraffatti di fabbricazione straniera sul mercato europeo; anche nel capo relativo alla liquidazione del danno, essa ribadisce che la messa in circolazione di prodotti contraffatti costituiva cagione di pregiudizio per la titolare del marchio stesso. La sentenza impugnata ha perciò operato, in tal modo, un accertamento in fatto circa la ritenuta destinazione dei prodotti al commercio intracomunitario, non sindacabile in questa sede.

4. – Il quinto motivo è infondato.

Ed invero, esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha affatto smentito il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l’azione di contraffazione del marchio d’impresa presuppone l’accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto, onde non è esperibile allorquando si lamenti unicamente la potenziale confondibilità tra prodotti generata dall’accostamento, ai fini della vendita, tra quelli con un certo marchio ed altri di diversa o ignota provenienza (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; 3 aprile 2009, n. 8119).

Al contrario, la sentenza impugnata, nel confermare l’accertamento di merito compiuto dal primo giudice, ha constatato la sostanziale identità dei marchi apposti sui prodotti in discorso, che non sono riconducibili all’imprenditore titolare del marchio, onde i primi sono certamente contraffatti (come palesato, secondo la corte territoriale, da plurime loro caratteristiche evidenziate dal consulente tecnico d’ufficio): con piena applicazione del principio ricordato.

Ogni altra censura mira, in realtà, a riproporre inammissibilmente un giudizio sul fatto.

5. – Il sesto motivo è infondato.

La stessa ricorrente espone di avere chiarito il contenuto del motivo afferente la dimostrazione del danno nei propri atti difensivi finali (comparsa conclusionale e memoria di replica), laddove invece la specificità del motivo ex art. 342 c.p.c. si determina dall’atto di appello (e multis, Cass. 27 ottobre 2014, n. 22781).

6. – Il settimo motivo è inammissibile.

Sotto l’egida della violazione dell’art. 2598 c.c., nn. 1 e 3, art. 2600 c.c. e del vizio di motivazione insufficiente, la ricorrente mira, invero, a riproporre in questa sede un giudizio sul fatto, riservato insindacabilmente al giudice del merito, negando che, nella specie, la merce fosse idonea a creare confusione o che fosse stato posto in essere qualunque atto contrario alla correttezza professionale.

Giova altresì rilevare come la confondibilità dei prodotti contrassegnati e le concrete modalità di utilizzo dei segni medesimi costituiscono elementi rilevanti proprio per l’azione di concorrenza sleale, accolta in tale capo dalla corte territoriale, posto che l’azione per la repressione della concorrenza sleale e l’azione a tutela del marchio sono diverse per natura, presupposti e oggetto, in quanto la prima, avente carattere personale, presuppone la confondibilità con i prodotti della concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela, con conseguente danno; inoltre, nell’azione per concorrenza sleale l’intenzionalità dell’agente è presunta (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3639; 3 aprile 2009, n. 8119).

7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016