Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18647 del 12/08/2010

Cassazione civile sez. I, 12/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 12/08/2010), n.18647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.A.S. DITTA INDIVIDUALE (C.F. (OMISSIS)),

COMPAGNIA MERCANTILE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), ARTIGIANA SARTORIA

VENETA S.N.C. DEI CONIUGI ZARA (C.F. (OMISSIS)), in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso l’avvocato GRAZIADEI

GIANFRANCO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARANGONI LUIGI, GHIDINI GUSTAVO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ZARA ITALIA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso l’avvocato SCAPICCHIO CLAUDIA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCETTI MARCO,

JACOBACCI FABRIZIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI MILANO, INDITEX INDUSTRIA DEL DISENO TEXTIL S.A.;

– intimati –

e sul ricorso n. 1366/2005 proposto da:

INDITEX INDUSTRIA DEL DISEGNO TEXTIL S.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 15, presso l’avvocato SCAPICCHIO CLAUDIA, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCETTI MARCO,

JACOBACCI FABRIZIO, giusta procura speciale per Notaio ANTONIO

RAMALLAL NUNEZ del 22.11.04 (munita di Apostille, ai sensi della

Convenzione dell’Aja, in data 30.11.04);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Z.A.S. DITTA INDIVIDUALE, COMPAGNIA MERCANTILE S.R.L.,

ARTIGIANA SARTORIA VENETA S.N.C. DEI CONIUGI ZARA, in persona dei

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso l’avvocato GRAZIADEI

GIANFRANCO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARANGONI LUIGI, GHIDINI GUSTAVO, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO, PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO ITALIANO

BREVETTI E MARCHI -MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1542/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/06/2004;

si procede alla riunione dei procedimenti n. 26424/04 e 1366/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato G. GHEDINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

M. FRANCETTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione, in via

principale: accoglimento del primo motivo e rigetto degli altri

motivi del ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso

principale; cassazione senza rinvio; decisione di inammissibilita’ ex

artt. 345 e 384 c.p.c.; spese a carico di parte ricorrente

principale; in subordine: rigetto di entrambi i ricorsi e

compensazione delle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12/19 gennaio 2000, la ditta individuale Z.S.A., la s.n.c. Artigiana Sartoria Veneta dei coniugi Zara e la s.r.l. Compagnia Mercantile convenivano davanti al Tribunale di Milano la INDITEX Industria del Disegno Textil S.A. di La Coruna in Spagna (di seguito INDITEX) e la ZARA ITALIA S.r.l. al fine di chiedere l’accertamento dell’utilizzo ampio e generalizzato del nome “ZARA” da parte delle medesime attrici e della titolarita’ in capo a loro del diritto esclusivo alla registrazione dello stesso come marchio in Italia. Le attrici chiedevano la declaratoria di nullita’ di tutti, i marchi “ZARA” sia italiani sia internazionali, vantati da INDITEX, poiche’ privi di novita’ R.D. n. 929 del 1942, ex art. 17 e la decadenza di quelli posteriori al 1994 per non uso ai sensi R.D. n. 929 del 1942, art. 42, n. 2. L’atto introduttivo veniva notificato anche al P.M. presso la Procura della Repubblica di Milano.

Le societa’ convenute si costituivano in giudizio per contestare le domande di nullita’ e decadenza dei propri marchi, chiedendo, in via riconvenzionale, l’inibitoria nei confronti degli attori all’uso della parola “ZARA” come marchio e/o insegna nella produzione, promozione e vendita di prodotti di abbigliamento, pelletteria, profumeria, gioielleria, occhiali, filati, tessuti, e accessori per la moda in generale.

Con sentenza n. 4545/2002 ^depositata in data 15 aprile 2002, il Tribunale di Milano dichiarava la decadenza del marchio internazionale di TNDITEX n. 488447 del 15 ottobre 1984 nella frazione italiana del medesimo e rigettava tutte le restanti domande proposte da entrambe le parti.

Avverso questa decisione la s.n.c. Artigiana Sartoria Veneta, la s.r.l. Compagnia Mercantile e la ditta individuale Z.S. A. proponevano appello, notificando citazione in data 24 ottobre 2002 e chiedendo che la sentenza del Tribunale di Milano fosse riformata, con accoglimento delle domande gia’ articolate in primo grado dalle attrici – appellanti. Chiedevano in particolare:

l’accertare e dichiarare che l’uso ampio e generalizzato in tutta Italia del nome Zara come ditta, e ragione sociale, nonche’ come marchio di fatto da parte delle attrici – appellanti conferiva alle stesse il diritto esclusivo all’uso e alla registrazione di tale marchio in Italia per i capi di abbigliamento ed i prodotti affini;

2) dichiarare la decadenza per non uso dei marchi di INDITEX Legge Marchi, ex art. 42 ed in particolare dei marchi internazionali nn. (OMISSIS) e dei marchi italiani nn. (OMISSIS);

3) dichiarare la nullita’ dei marchi di INDITEX per difetto di novita’ ex art. 17, comma 10, lett. b) e c), e, in particolare, dei marchi internazionali nn. (OMISSIS) e dei marchi italiani nn. (OMISSIS);

4) dichiarare l’illiceita’ del rideposito dei marchi italiani nn. (OMISSIS) e dei marchi internazionali nn. (OMISSIS);

5) confermare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva pronunciato la decadenza della frazione italiana del marchio internazionale n. (OMISSIS) di Inditex , nonche’ nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale di contraffazione proposta dalla convenuta Inditex in relazione all’uso del marchio “Zara” da parte delle appellanti. L’atto di appello veniva notificato anche al P.M. il 23.10.2002. Con comparsa di risposta in data 6 dicembre 2002, Inditex S.A. e Zara Italia s.r.l.

si costituivano in giudizio, contestando tutti i motivi di impugnazione delle appellanti e chiedendo in via d’appello incidentale la riforma della sentenza relativamente alla parte nella quale aveva dichiarato la decadenza della frazione italiana della registrazione internazionale del marchio “ZARA” n. (OMISSIS). La Corte d’appello di Milano, con sentenza 1542/04, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande di nullita’, decadenza per non uso e illiceita’ del rideposito delle registrazioni internazionali di marchio, non rivendicanti l’Italia, n. (OMISSIS); confermava per il resto la sentenza impugnata. In particolare, riteneva che la domanda di decadenza per non uso per i marchi registrati successivamente al 1994 non poteva essere presa in considerazione perche’ al momento della proposizione della stessa non erano ancora maturati i presupposti per la decadenza e ,cioe’, i cinque anni di non uso.

Quanto ai marchi registrati in data anteriore al 1994, rilevava che l’uso degli stessi si era verificato tramite l’apposizione in Italia dei marchi sui capi, destinati all’esportazione, prodotti sul territorio nazionale da imprese italiane incaricate dalla Inditex nonche’ tramite la vendita delle scorte in alcuni circuiti di distribuzione particolari.

Escludeva, poi, che i marchi Inditex fossero privi di novita’ in ragione della mancanza di prova di un preuso degli stessi da parte degli appellanti, rigettando cosi’ la domanda di nullita’ degli stessi e dichiarava inammissibile la domanda di dichiarazione di illiceita’ del rideposito dei marchi Inditex in quanto sfornita di ogni argomentazione a supporto e di ogni sostegno probatorio.

Rigettava infine la domanda di concorrenza sleale.

Rigettava altresi’ l’appello incidentale volto a contestare la ritenuta decadenza per non uso del marchio (OMISSIS).

Avverso detta decisione ricorrono per cassazione Z.A. S., l’Artigiana sartoria veneta snc e la Compagnia mercantile srl sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso la Zara Italia srl nonche’ la Inditex s.a. che propone altresi’ ricorso incidentale affidato a tre motivi al quale resistono con controricorso i ricorrenti principali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ricorrenti con il primo motivo di ricorso assumono che la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che la scadenza del termine quinquennale previsto dall’art. 42 Legge Marchi fosse un elemento costitutivo della fattispecie della decadenza per non uso, quando si sarebbe trattato, invece, di una mera condizione dell’azione, la quale dovrebbe sussistere al momento della decisione.

Con il secondo motivo deducono che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di un uso effettivo del marchio da parte della Inditex atto ad evitare la decadenza da parte delle resistenti.

Con il terzo motivo, lamentano che la Corte d’Appello avrebbe errato nel pronunciarsi su una serie di domande nuove, che sarebbero state presentate per la prima volta da Inditex e Zara Italia con la loro comparsa di costituzione e risposta in grado di appello.

Con il quarto motivo di ricorso prospettano un vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel caso della domanda di decadenza. In particolare, le ricorrenti osservano che i motivi che avrebbero indotto il giudice di secondo grado a rigettare la domanda di decadenza per mancato uso sarebbero diversi da quelli del giudice di primo grado e che, di conseguenza, la semplice conferma della sentenza di primo grado violerebbe il disposto dall’art. 360 c.p.c., n. 4.

La Inditex ,con il primo motivo di ricorso incidentale, sostiene che la decadenza per non uso dei propri marchi registrati in data posteriore al 1994 sarebbe stata per la prima volta tardivamente, e, quindi, inammissibilmente, dedotta con l’atto d’appello.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta che erroneamente e’ stato ritenuto che la prova della insussistenza della decadenza fosse a carico di essa ricorrente incidentale, mentre la prova positiva della decadenza spettava ai ricorrenti.

Con il terzo motivo sostiene la violazione della Legge Marchi, art. 42 nella versione ante novella del 1992 da parte del giudice di secondo grado, in quanto la Corte avrebbe dovuto comunque applicare con efficacia retroattiva il disposto della nuova legge.

Con il quarto motivo deduce un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza , nella parte in cui la Corte d’appello ha omesso di motivare come dalla presunta carenza di prove circa l’uso del marchio “ZARA” potesse discendere tout court l’esistenza di una prova positiva del non uso.

I ricorsi sono stati riuniti all’udienza di discussione.

Il primo motivo del ricorso incidentale riveste carattere pregiudiziale rispetto al primo motivo del ricorso principale e deve, pertanto, essere esaminato con carattere di priorita’ alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che il ricorso incidentale proposto dalla parte vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorita’ se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito (Cass. sez. un 5456/08; Cass. sez. un 23318/09).

Nel caso di specie, invero,l’eccezione di novita’ della domanda di decadenza per non uso dei marchi Inditex posteriori al 1994, sollevata con la costituzione in appello da parte di detta societa’, non risulta essere stata oggetto di decisione da parte della Corte d’appello. Sul punto va premesso, che ,come rilevato dalla sentenza impugnatala domanda di decadenza per non uso e’ stata limitata in sede di conclusionale in grado di appello ai marchi internazionali nn. (OMISSIS) con efficacia in Italia e ai marchi italiani nn. (OMISSIS). Di tali marchi quelli nn. (OMISSIS) sono posteriori al 1994 e quelli nn. (OMISSIS) sono anteriori al 1994. Il motivo in esame si riferisce dunque solo ai primi due marchi. Chiarito quanto sopra, occorre ricordare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui si ha domanda nuova per modificazione della “causa petendi” quando il diverso titolo giuridico della pretesa, introdotto successivamente alla proposizione della domanda, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate originariamente, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si e’ svolto in quella sede il contraddittorio. (da ultimo Cass. 18520/09; Cass. 27890/08).

Le modificazioni consentite della domanda, a norma dell’art. 184 cod. proc. civ., infatti, sono quelle che non importano mutamenti del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e non aggiungono o sostituiscono al bene della vita controverso, specificato con la domanda iniziale, un diverso oggetto della pretesa, con la conseguenza che anche la domanda che dipende dal medesimo rapporto negoziale che e’ stato posto alla base della domanda originaria deve considerarsi nuova se e’ fondata su presupposti di fatto non prospettati con la domanda originaria e se comporta, percio’, un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere, (Cass. 10930/93).

Questa Corte ha ,poi, ulteriormente chiarito che, nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. introdotto dalla L. n. 353 del 1990 (applicabile al caso di specie), la questione della novita’ della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilita’ delle parti – e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice – essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano – in quanto espressione di un interesse pubblico – l’ampliamento successivo del “thema decidendi” anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto. (Cass. 26691/06) non rilevando, comunque una sua eventuale accettazione del contraddittorio (Cass. 25242/06; Cass. 21228/09) Alla luce di questi principi, si osserva che dall’esame dell’atto di citazione risulta che la decadenza per non uso era stata chiesta per i soli marchi internazionali registrati fino al 1994 e non anche per quelli in data successiva per i quali si eccepiva la nullita’ per deposito in mala fede in quanto effettuato per eludere gli effetti della decadenza per non uso in cui erano incorsi i marchi anteriori al 1994.

Queste risultano essere, quindi, le domande proposte con l’atto introduttivo del giudizio in relazione alle loro diverse “causae petendi”. Sotto tale profilo non rileva la circostanza che nelle conclusioni riportate alla fine dell’atto di citazione sia stata chiesta genericamente la decadenza per tutti gli undici marchi della Inditex, poiche’ dette conclusioni del tutto aspecifiche non trovano riscontro nelle diverse causae petendi esplicitate nell’atto di citazione in relazione ai diversi marchi.

La domanda di decadenza per non uso non risulta neppure essere stata tempestivamente modificata nel giudizio di primo grado entro i termini prescritti dall’alt 183 c.p.c.. Nella memoria, infatti presentata ai sensi del detto articolo, gli attuali ricorrenti hanno genericamente affermato che i marchi in questione erano, in alternativa, decaduti per non uso o illeciti per rideposito in mala fede senza alcuna specificazione di quali tra di essi, successivi al 1994, dovessero ritenersi decaduti e quali illeciti .In altri termini la memoria in questione non risulta avere modificato o precisato l’originaria domanda contenuta in citazione. Deve,infatti, ritenersi insufficiente un generico richiamo ad ipotesi di decadenza per non uso ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta che indichi i diversi marchi per i quali si invoca detta decadenza.

A tale proposito va osservato che il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione e’ rilevabile d’ufficio da parte del giudice) non consente di modificare la domanda indicando una diversa causa petendi a meno che l’attore non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie successivamente e tempestivamente richiesta. (cfr. Cass. 8520/09);

circostanza non verificatasi nel caso di specie.

Deve pertanto ritenersi che nel corso del giudizio di primo grado la domanda di decadenza per non uso sia stata tempestivamente proposta limitatamente ai soli marchi nn. (OMISSIS) mentre per i restanti marchi la domanda deve ritenersi nuova sia che la stessa sia stata presentata tardivamente nel corso del giudizio di primo grado o per la prima volta in appello.

Il motivo appare dunque fondato e va conseguentemente accolto con cassazione sul punto della sentenza impugnata, dovendosi dichiarare che la domanda di decadenza per non uso dei marchi Inditex posteriori al 1994 non poteva essere proposta perche’ tardiva.

Resta assorbito il primo motivo del ricorso principale.

Il secondo motivo del ricorso principale e’ infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto che per i marchi risalenti a data anteriore al 1994 fosse stato dimostrato l’uso effettivo atto ad evitare la decadenza in base alla considerazione che il marchio Zara era stato, tramite incaricati, apposto all’interno del territorio italiano su prodotti destinati all’esportazione.

I ricorrenti contestano tale affermazione sostenendo che, qualora l’utilizzazione non venga fatta in proprio dal titolare del marchio, tale uso dovrebbe soddisfare i requisiti della esistenza di un’autorizzazione ai terzi, che dovrebbe risultare in modo inequivoco ed espresso, e della percezione del marchio sul mercato italiano da parte del consumatore finale. L’autorizzazione dovrebbe, infatti, risultare da un “contratto esplicito” e l’uso dovrebbe avvenire, nella buona sostanza, sul territorio italiano, al fine di creare tra i consumatori italiani la percezione dell’esistenza del marchio.

Per quanto concerne la prima censura relativamente alla riferibilita’ dell’uso del marchio al suo titolare,la Corte d’appello si e’ attenuta al principio stabilito da questa Corte secondo cui l’utilizzazione del marchio d’impresa, affinche’ sia idonea ad evitare la decadenza dal brevetto per non uso triennale, ai sensi del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 42 puo’ avere anche carattere discontinuo o locale, ovvero provenire dall’iniziativa di soggetti diversi dal titolare del brevetto, purche’ non in contrasto con la volonta’ del titolare medesimo (Cass. 4434/77). In applicazione del sovradetto principio , la Corte d’appello ha accertato in fatto, sulla base delle fatture e dei documenti prodotti in giudizio , che l’apposizione dei marchi Zara su prodotti all’interno del territorio nazionale e’ avvenuta ad opera di ditte incaricate della produzione dei capi di abbigliamento proprio dalla Inditex e che dette ditte erano anche incaricate della esportazione degli stessi, con la conseguenza che l’apposizione di detto marchio era imputabile direttamente al committente. Tale motivazione appare , anzitutto, corretta in punto di diritto alla luce dell’espresso dettato della Legge Marchi, art. 42, comma 2, quale applicabile “ratione temporis” a seguito della modifica operata dal D.Lgs n. 480 del 1992, che espressamente stabilisce che ” sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonche’ l’apposizione nello stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell’esportazione di essi”. In secondo luogo, la motivazione appare del tutto corretta sotto il profilo della coerenza logica, risultando di tutta evidenza lo stretto rapporto di connessione tra la Inditex ed i produttori italiani che, dopo avere confezionato il prodotto per conto della prima, vi hanno apposto anche il marchio, oltre che basata su accertamenti di fatto risultanti dalla espletata istruttoria, onde la stessa non risulta, sotto tale profilo , sindacabile in questa sede di legittimita’.

Le censure che i ricorrenti muovono a tale motivazione, oltre ad essere errate in punto di diritto, non essendo necessario che l’apposizione del marchio da parte di terzi sia dimostrata in base ad un contratto alla luce della dianzi citata giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto necessario che l’apposizione del marchio avvenga non in contrasto con la volonta’ del titolare, tendono a prospettare una diversa interpretazione degli elementi probatori acquisti in giudizio, in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione. Per quanto concerne la seconda censura relativa alla percezione dell’uso del marchio da parte del consumatore Italiano,la stessa e’ manifestamente infondata e sotto altri riflessi inammissibile alla luce del dato testuale di cui alla Legge Marchi, art 42, comma 2, dianzi letteralmente citato, in virtu’ del quale la semplice apposizione nello Stato del marchio su prodotti destinati all’esportazione equivale ad uso del marchio stesso senza che siano richiesti ulteriori requisiti.

Va, peraltro, ulteriormente osservato che la sentenza impugnata ha anche accertato che i prodotti di fine stock con i marchi Zara prodotti dalla Inditex sono stati venduti anche in Italia in circuiti alternativi sia da fabbricanti che da stockisti internazionali; il che varrebbe a dimostrare che anche sul mercato italiano vi era stata comunque la percezione del marchio da parte del consumatore.

Tale aspetto della motivazione non risulta censurato dalle ricorrenti onde le loro doglianze sul punto si rivelano in ogni caso inammissibili. Venendo all’esame del terzo motivo del ricorso principale, lo stesso si rivela infondato.

Esaminando le conclusioni prese dalla Inditex e dalla Zara nel giudizio di secondo grado, si rileva , a parte l’eccezione di difetto di giurisdizione in relazione a marchi internazionali che non designino l’Italia sulla quale le ricorrenti non avanzano contestazione , che due eccezioni di inammissibilita’ dei motivi di appello delle ricorrenti avanzate in secondo grado dalle appellate deducevano la novita’ delle domande di decadenza per non uso in riferimento sia ai marchi anteriori al 1994 che a quelli posteriori.

Quanto alla prima eccezione si e’ gia’ osservato esaminando il primo motivo del ricorso incidentale ,che la decadenza per non uso dei due marchi posteriori al 1994 non era stata tempestivamente proposta.

Da cio’ discende che del tutto legittimamente le appellate, ne hanno eccepito la inammissibilita’ sotto il profilo della tardivita’ ,a nulla rilevando, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, se debba ritenersi che la domanda sia stata proposta tardivamente in primo grado o per la prima volta in appello.

Quanto alla seconda eccezione di tardivita’, relativa alla domanda di decadenza per non uso relativa ai marchi anteriori al 1994, la stessa non ha trovato seguito presso il giudice di seconde cure che ha rigettato nel merito la domanda degli attuali ricorrenti, onde questi non hanno interesse a dedurre in questa sede l’inammissibilita’ ex 345 c.p.c. della eccezione in questione sollevata in appello dalla controparte.

Per quanto concerne le altre due eccezioni sollevate dalla Inditex in appello, relative rispettivamente alla domanda di illiceita’ del rideposito e di concorrenza sleale, le stesse deducono l’inammissibilita’ dei relativi motivi di appello e, quindi, non potevano che essere proposte in detto grado di giudizio.

Il motivo va pertanto respinto.

Resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale anche il quarto motivo di ricorso, con cui ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello, nel confermare (a parte il difetto di giurisdizione per i brevetti internazionali non rivendicanti l’Italia) la sentenza del tribunale, non ha tenuto conto del fatto che ,mentre in primo grado le domande di decadenza per non uso dei marchi posteriori al 1994 erano state rigettate nel merito, in appello erano state, invece dichiarate inammissibili, per cui la pronuncia nel dispositivo doveva essere in tal senso e non poteva invece essere di semplice conferma della sentenza di primo grado.

Ritiene peraltro il Collegio di dover osservare, in via del tutto incidentale, che il motivo sarebbe comunque del tutto infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che la sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d’appello ben puo’ in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorieta’ tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello. (da ultimo Cass. 25013/08; Cass. 1604/08). Venendo all’esame del ricorso incidentale, possono essere esaminati congiuntamente il secondo ed il quarto motivo, con cui si contesta la dichiarata decadenza del marchio n. 488447 del 1984 rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge per inversione dell’onere della prova, che si sarebbe posta a carico di esse resistenti, e sotto il profilo dell’erronea motivazione, essendo comunque provato in atti l’uso del marchio in questione nel periodo 1984 – 87.

I motivi sono infondati e per certi versi inammissibili.

La Corte d’appello ha accertato il non uso triennale del marchio internazionale Inditex registrato il 15.10.84, nel periodo intercorrente dalla registrazione fino a fine 1987, rilevandone l’intervenuta decadenza in base, il primo luogo, alle dichiarazioni rese dal teste B. che ha dichiarato che i prodotti con le etichette Zara prodotti in Italia fino alla fine del 1980 venivano esportate e che alle rimanenze di stock, che venivano vendute in Italia in circuiti particolari, venivano tolte le etichette (queste ultime vennero poi lasciate solo dopo la riforma del 1992).

Oltre agli elementi risultanti dalla deposizione del predetto teste, la Corte di merito ha rilevato che dalla documentazione prodotta dalla Inditex e dalla Zara non risultava, anteriormente al 1988, alcuna utilizzazione del marchio in esame in Italia mentre la relazione del Dr. F. attestava solo che le etichette venivano in quel periodo apposte in Italia ma non che i prodotti circolassero poi in Italia con quelle etichette.

Nel caso di specie vi sarebbe stata violazione del principio dell’onere della prova solamente nel caso in cui la Corte di merito avesse respinto l’appello incidentale addebitando alle odierne ricorrenti incidentali il fatto di non avere fornito la prova dell’uso del marchio nel periodo 1984 – 87, ma nulla di tutto cio’ e’ avvenuto, avendo la Corte d’appello giudicato sulla base di quanto prodotto da entrambe le parti e essendo giunta alla conclusione che il marchio non era stato usato nel periodo in questione. Tale decisione e’ del tutto conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte che, a piu’ riprese, ha ribadito che il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che e’ gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale vige, infatti, il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro (Cass. sez. un. 28498/05; Cass. 112/03; Cass. 5980/98;

Cass. 5952/98). Quanto alle doglianze proposte ,poi, con il quarto motivo, con cui si contesta la motivazione della sentenza laddove ha ritenuto provato il non uso, le stesse propongono una interpretazione degli elementi probatori acquisiti in causa diversa da quella fornita dalla Corte d’appello, in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.

Resta da esaminare il terzo motivo di ricorso incidentale con cui si sostiene che, in ordine alla ritenuta decadenza triennale, si sarebbe dovuto applicare la Legge Marchi, art 42 come risultante a seguito delle modifiche del 1992.

Sul punto la Corte d’appello ha rilevato che il D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 91 recante disposizioni transitorie stabiliva che le nuove norme in materia di decadenza per non uso introdotte dal predetto decreto trovavano applicazione anche ai marchi gia’ concessi alla data di entrata in vigore del decreto stesso purche’ non gia’ decaduti a tale data. Da cio’ ha tratto la inevitabile conclusione che, essendo il marchio in esame decaduto per non uso gia’ dal 1987, allo stesso non poteva applicarsi la nuova normativa.

Tale motivazione non e’ invero censurata in quanto tale dalle ricorrenti incidentali che sostengono, invece, che gia’ con la precedente normativa l’apposizione di etichette sul territorio nazionale a fini di esportazione equivaleva ad uso del marchio.

Tale assunto e’ del tutto privo di fondamento poiche’ l’innovazione introdotta dal D.Lgs. n. 480 del 1992 e’ consistita proprio nell’equiparare all’uso del marchio la predetta apposizione a fini di esportazione che non era in precedenza prevista dalla legislazione antecedente ne’ in quest’ultima vi erano disposizioni che potessero lasciare dedurre con una interpretazione estensiva che la pratica in esame potesse costituire uso del marchio, come del resto e’ confermato dal fatto che il legislatore ha ritenuto di dovere introdurre la disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 91.

L’esito globale della controversia giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, cassa sul punto la sentenza impugnata e dichiara che la domanda di decadenza per non uso dei marchi Inditex posteriori al 1994 non poteva essere proposta, dichiara assorbito il primo ed il quarto motivo del ricorso principale; rigetta il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri motivi del ricorso incidentale;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2010