Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15717 del 28/07/2016

Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18143-2014 proposto da:

GUERLAIN S.A., e LVMH ITALIA S.P.A., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, Via

DUE MACELLI 47, presso l’avvocato ALBERTO IMPRODA, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO COSTA,

rispettivamente giusta procura speciale per Notaio ARLETTE DARMON di

PARIGI del 7.7.2014 e procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COSTA CROCIERE S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

COSTA CROCIERE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso l’avvocato LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ENRICO SIRONI, STEFANIA BERGIA, ADRIANO

VANZETTI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GUERLAIN S.A., e LVMH ITALIA S.P.A., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, Via

DUE MACELLI 47, presso l’avvocato ALBERTO IMPRODA, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO COSTA,

rispettivamente giusta procura speciale per Notaio ARLETTE DARMON di

PARIGI del 7.7.2014 e procura in calce al ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 102/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. NAZZICONE LOREDANA;

uditi, per le ricorrenti, gli Avvocati A. IMPRODA e C. COSTA che

hanno chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

uditi, per la controricorrente e ricorrente incidentale, gli Avvocati

L. BIAMONTI e S. BERGIA che hanno chiesto l’accoglimento del proprio

ricorso e rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

incidentale, accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Costa Crociere s.p.a. con atto di citazione del 5 dicembre 2008 convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Genova la Guerlain S.A., chiedendo: a) la declaratoria della nullità di qualsiasi segno distintivo avente ad oggetto la parola (OMISSIS) in titolarità di Guerlain S.A. e concesso alla licenziataria LVMH Italia s.p.a., in relazione ai centri benessere, fitness ed estetici; b) l’accertamento negativo dell’interferenza, quanto ai centri benessere e fitness, fra il proprio marchio Samsara spa e quelli delle convenute.

Nel costituirsi in giudizio, le convenute chiesero, in via riconvenzionale, a) l’accertamento della contraffazione del marchio (OMISSIS) da parte di Costa Crociere s.p.a.; b) la condanna della stessa al risarcimento del danno da concorrenza sleale, oltre pronunce accessorie.

Trasferito il giudizio innanzi al Tribunale di Milano, con sentenza del 21 luglio 2011 furono respinte la domanda sub a) e quelle riconvenzionali, mentre fu accolta la domanda di accertamento negativo sub b), con la declaratoria che l’uso, da parte dell’attrice, del marchio Samsara, in relazione ai centri benessere realizzati all’interno delle proprie navi, non costituisce violazione dei diritti delle convenute.

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 14 gennaio 2014 ha confermato la decisione del Tribunale.

Essa ha ritenuto, per quanto ora rileva, che:

– Guerlain S.A. è titolare di vari marchi per la classe 3 (profumeria e cosmesi) aventi come cuore la parola (OMISSIS), la quale appartiene ad un’antica lingua indoeuropea alla base degli idiomi attualmente parlati in India ed ha una valenza filosofica, onde l’uso per contrassegnare un profumo è originale ed il segno ha capacità distintiva;

il segno non è rinomato, per il naturale ciclo di vita del medesimo, avendo contrassegnato un profumo apparso sul mercato da oltre 20 anni, con oggettivo affievolimento della sua notorietà, essendo in realtà il marchio Guerlain quello che rappresenta il principale veicolo di comunicazione al consumatore, anche considerando le risorse destinate dal produttore alla promozione dei prodotti di ultima generazione;

il segno Samsara spa di Costa Crociere s.p.a. è identico a quello delle convenute ed individua prodotti affini, riguardando esso trattamenti vari quali percorso termale, palestra, ristorazione ed alloggio, contrassegnati da linguaggio ed allestimento orientaleggianti, offerti durante le crociere in nave;

tuttavia, la complementarietà tra i prodotti di cosmesi e i centri benessere/estetici non ne palesa, di per sè, la confondibilità o l’associazione, dovendo invece ritenersi, nella specie, tale rischio insussistente nella mente del consumatore medio, con riguardo da un lato al profumo e dall’altro all’area benessere delle navi ispirata alle culture orientali;

non sussiste concorrenza sleale confusoria, nè per appropriazione di pregi o sfruttamento del lavoro altrui.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla Guerlain S.A. e dalla LVMH ITALIA s.p.a., sulla base di quattro motivi, illustrati pur dalla memoria di cui all’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la Costa Crociere s.p.a., formulando altresì ricorso incidentale per un motivo, illustrato anche da memoria, al quale resistono le ricorrenti principali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione o la falsa applicazione Reg. CE 26 febbraio 2009, n. 207, art. 9, comma 1, lett. c, sul marchio comunitario, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 20, comma 1, lett. c, e dei principi di cui alla direttiva Enforcement 2004/48/CE del 29 aprile 2004, perchè la corte territoriale ha negato la natura di marchio di rinomanza al segno Samsara, pur avendone correttamente enunciato i criteri, ma poi omettendo di considerare che, al riguardo, non può darsi particolare rilievo al bacino di utilizzo del marchio, ed ha affermato che il marchio generale Guerlain induce a ridimensionare quello speciale Samsara, laddove, invece, ciò non può dirsi avvenire in modo automatico; mentre quest’ultimo marchio conserva, comunque, notevole importanza e diffusione (come emerge dai documenti in atti, quali le brochure, le riviste, il premio Awards per i profumi, la ricerca Google, le ingenti spese sostenute e il fatturato).

Con il secondo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione dei medesimi art. 9 Reg. CE 26 febbraio 2009, n. 207, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 20, avendo la corte del merito escluso il rapporto di affinità fra prodotti, quando è evidente che tale affinità sussiste tra i centri benessere e i prodotti di cosmesi, essendo essi complementari, in tal modo inducendosi il consumatore a reputarli provenienti dalla medesima impresa.

Con il terzo motivo, lamentano la violazione e la falsa applicazione art. 2598 c.c., D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 20, avendo la corte del merito escluso la sussistenza di un rapporto concorrenziale, quale conseguenza dei menzionati errori circa l’esclusione della rinomanza del marchio e l’affinità dei prodotti, e non avendo considerato che essi soddisfano bisogni aventi la medesima natura, con integrazione delle fattispecie di cui all’art. 2598 c.c..

Con il quarto motivo, le ricorrenti deducono il difetto di giurisdizione del giudice italiano sul marchio comunitario, ai sensi art. 37 c.p.c., artt. 97 e 109 Reg. CE 26 febbraio 2009, n. 207, in quanto, da un lato, per l’art. 97 cit., non rileva l’azione di accertamento negativo al fine di radicare la giurisdizione, onde non potrebbe rilevare il criterio del locus commissi delicti, ma deve valere il criterio del domicilio della convenuta; dall’altro lato, per l’art. 109 cit. un giudice del marchio comunitario di uno Stato membro è tenuto a dichiararsi incompetente o sospendere il procedimento, in attesa della decisione definitiva del tribunale di altro Stato membro, e, nella specie, è stato intrapreso un precedente giudizio innanzi a giudice francese, conclusosi in primo grado con l’accertamento della contraffazione del marchio predetto da parte di Costa Crociere s.p.a. ed ancora pendente.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Costa Crociere s.p.a. lamenta la violazione o falsa applicazione D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 13, comma 1, lett. a e b, art. 7, comma 1, lett. c, e d, Reg. CE 26 febbraio 2009, n. 207, per non avere la corte del merito considerato descrittivo ed avere invece riconosciuto capacità distintiva al segno (OMISSIS) nel settore dei centri benessere, nonostante esso sia comunemente utilizzato per i prodotti o servizi appartenenti alla classe merceologica per cui è registrato e, come affermato dalla stessa corte territoriale, sia diffuso come parola esotica per evocare le atmosfere orientali, onde il marchio deve essere dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 13 cit.

2. – Il quarto motivo, da considerare con priorità in quanto pregiudiziale agli altri, è inammissibile.

Invero, la questione di giurisdizione può essere sempre posta, anche nel giudizio di cassazione, purchè almeno una delle parti l’abbia sollevata tempestivamente nel giudizio di appello, con ciò impedendo la formazione del giudicato implicito sul punto: pertanto, allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (e multis, Cass., sez. un., 29 marzo 2011, n. 7097; sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24824; e già, tra le altre, Cass., sez. un., ord. 28 gennaio 2011, n. 2067; sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883).

Nella specie, detta preclusione si è verificata, posto che la sentenza di primo grado non è stata impugnata con riferimento alla giurisdizione. Ciò esime dalla rimessione della causa alle Sezioni unite.

3. – Il primo motivo propone alla Corte, sia pure sotto l’egida del vizio di violazione di legge, una valutazione circa la natura di marchio rinomato del segno della ricorrente, che è riservata al giudice del merito.

Il D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 20, comma 1, lett. c, invocato dalla ricorrente, prevede che il titolare del marchio ha il diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza, e l’uso del segno altrui senza giusto motivo consenta di trarne indebito vantaggio o rechi pregiudizio.

E’ vero che l’interferenza con un marchio speciale può sussistere sebbene esso sia utilizzato dall’impresa titolare in associazione ad un marchio generale, ma la corte del merito ha motivatamente escluso tale interferenza, reputando con giudizio di fatto e sulla base dell’istruttoria svolta che l’elemento davvero identificativo del prodotto per il consumatore sia il marchio generale Guerlain. Le contestazioni, esposte al riguardo nel motivo, costituiscono dunque soltanto la contrapposizione di una diversa ricostruzione delle circostanze del caso concreto, non ammissibili in sede di legittimità.

4. – Anche il secondo motivo, che verte sul rapporto di affinità fra i prodotti (centri benessere e cosmesi), non pone questione ammissibile, risolvendosi l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione (fra le altre, Cass. 20 settembre 2012, n. 15957; 28 febbraio 2006, n. 4405).

5. – Il terzo motivo si espone alla medesima considerazione, avendo con apprezzamento di fatto la corte del merito escluso le allegate condotte di concorrenza sleale.

6. – Il ricorso incidentale è inammissibile.

Con esso, la Costa Crociere lamenta che non sia stata pronunciata la nullità del marchio perchè puramente descrittivo, quanto ai centri benessere e fitness.

Tuttavia, gli apprezzamenti e le valutazioni concernenti la descrittività dei marchi, condotti al fine di valutare la consistenza individualizzante ed i limiti di tutela dei medesimi, costituiscono tipici giudizi di merito, incensurabili in sede di legittimità (Cass. 8 gennaio 1998, n. 91; 13 febbraio 1980, n. 1043: salvo, ma alla stregua del precedente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione).

7. – Le spese di lite vengono interamente compensate.

Deve provvedersi altresì all’accertamento di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 gennaio 2013.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando per intero le spese di lite.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016