Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14528 del 15/07/2016

Cassazione civile sez. I, 15/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7526/2011 proposto da:

BUDWEISER BUDVAR (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

VITTORIO EMANUELE II 269, presso l’avvocato ROMANO VACCARELLA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO DE BOSIO,

ACHILLE SALETTI, giusta procura speciale per Notaio STANISLAV HRUSKA

di V CESKYCH BUDEJOVICICH (REPUBBLICA CECA) del 3.3.11, con

Apostille n. 2272/2011 del 8.3.2011;

– ricorrente –

contro

BIRRA PERONI S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

PIEMONTE 26, presso l’avvocato ALESSANDRO MASETTI ZANNINI DE

CONCINA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PIERLUIGI RONCAGLIA, ADRIANO VANZETTI, giusta procura speciale per

Notaio PAOLO SILVESTRO di ROMA – Rep. n. 92855 del 19.4.2011;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1998/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

uditi, per il ricorrente, gli Avvocati ROMANO VACCARELLA e STEFANO DE

BOSIO che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, l’Avvocato GIULIO ENRICO SIRONI, con

delega avv. DE CONCINA, e l’Avvocato CLAUDIO CONSOLO, con delega

avv. VANZETTI, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; in

subordine, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 16 maggio 2001, la Budejovich Budvar (d’ora in avanti, BB), produttrice di birra nella Repubblica Ceca, convenne in giudizio la Birra Peroni Industriale (d’ora in avanti, Peroni), alla quale contesto’ di utilizzare in Italia, su licenza della societa’ nordamericana Anheuser Bush Inc (d’ora in avanti, AB), il marchio Budweiser, registrato con il n. (OMISSIS), costituente contraffazione della porzione italiana del marchio internazionale Budweiser Budwar (n. (OMISSIS)) di cui essa era titolare; formulo’ domanda di concorrenza sleale per indebita appropriazione di pregi e imitazione servile e chiese di emettere le pronunce consequenziali.

Birra Peroni Industriale chiese il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, di accertare la concorrenza sleale perpetrata dall’attrice, di inibirle l’uso della porzione italiana del marchio internazionale di cui era titolare e di condannarla a norma dell’art. 96 c.p.c..

Per quanto ancora interessa, il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza parziale (n. 15877/2004) con la quale ha rigettato le domande dell’attrice e, con sentenza definitiva (n. 15470/2007), ha accolto la domanda riconvenzionale, statuendo che l’uso da parte di BB di marchi aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la parola Budweiser o espressioni simili, costituiva concorrenza sleale nei confronti di Peroni; ha inibito all’attrice l’uso della porzione italiana del marchio internazionale n. (OMISSIS), l’ha condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria (avendo agito a tutela di un marchio che sapeva essere stato dichiarato nullo) ed ha emesso le pronunce consequenziali.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 10 maggio 2010, riuniti gravami, li ha rigettati, pur limitando l’inibitoria all’uso del marchio n. (OMISSIS) sino al 2003, non essendo la Peroni licenziataria di AB dopo il 2003.

Le Corte, per quanto ancora interessa, ha emesso le seguenti statuizioni con le quali ha rigettato i corrispondenti motivi di gravame avverso l’impugnata sentenza parziale: ha ritenuto inammissibile la domanda di tutela del marchio BB, sotto il profilo della tutela dell’indicazione geografica protetta, perche’ proposta per la prima volta in appello; ha confermato il giudizio di nullita’ del marchio BB, che ha tratto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 13168/2002 che, giudicando in altro giudizio tra BB e AB (licenziante di Peroni), aveva riconosciuto, in favore di Peroni, il preuso esplicante effetti nei confronti di tutti i marchi registrati da BB (incluso quello di cui si controverte) e, di conseguenza, ha confermato il rigetto della domanda di contraffazione proposta da BB, a protezione di un marchio non tutelabile, ed ha accertato la violazione dell’inibitoria disposta dal primo giudice; ha rigettato i motivi di gravame di BB avverso l’impugnata sentenza definitiva, che aveva accolto la riconvenzionale di Peroni; ha confermato il giudizio del primo giudice di irrilevanza della questione di validita’ del marchio n. (OMISSIS).

BB, avverso questa sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, cui s’e’ opposta la Birra Peroni con controricorso.

In data 25 marzo 2016, la ricorrente ha depositato documentazione diretta a dimostrare il venir meno del diritto azionato da Peroni, per effetto di due sentenze di questa Corte (n. 21472 e 21023 del 2013) che, con efficacia di giudicato, hanno ritenuto nullo il marchio, n. (OMISSIS), invocato da Peroni. Successivamente, le parti hanno presentato memorie, a norma dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella premessa del ricorso per cassazione, BB ha affermato di non avere interesse a coltivare la domanda di tutela del marchio n. (OMISSIS), ma ad opporsi all’accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, in base alla quale essa era stata condannata per concorrenza sleale confusoria, in mancanza, a suo avviso, di un doveroso accertamento della illiceita’ e decettivita’ del marchio Budweiser n. (OMISSIS). Tale ultima premessa e’ stata corroborata, quanto all’invocata nullita’ del marchio Budweiser azionato da Peroni, dalla sopravvenuta documentazione prodotta da BB nel corso del giudizio di cassazione, a norma dell’art. 372 c.p.c., in quanto diretta a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno.

Infatti, in altro giudizio di merito promosso da AB, ai fini dell’accertamento della nullita’ della frazione italiana dei marchi internazionali BB, questa Corte, con sentenza n. 21023 del 2013, in accoglimento del motivo di ricorso di BB che denunciava l’illiceita’ della registrazione del marchio invocato da Peroni, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1082 del 2007, per avere omesso di indagare sulla nullita’ del predetto marchio.

E soprattutto, nel giudizio di merito tra AB (e la sua licenziataria Peroni) e le societa’ distributrici italiane del marchio BB, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1779 del 2011, ha dichiarato la nullita’ del predetto marchio n. (OMISSIS), respingendo la tesi secondo la quale l’avvenuto accertamento del preuso avesse implicato l’accertamento definitivo della validita’ dello stesso con valore di giudicato. Il ricorso di AB e Peroni avverso la predetta sentenza e’ stato rigettato dalla Cassazione con la sentenza n. 21472 del 2013, la quale ha ribadito che l’accertamento del preuso non implicava quello della validita’ del marchio Peroni e che tale questione non era stata esaminata perche’ nessuna eccezione era stata sollevata dalle parti al riguardo.

Inoltre, la medesima sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1779 del 2011 ha precisato che “alla declaratoria di nullita’ del marchio n. (OMISSIS) Budweiser consegue il rigetto delle domande di contraffazione e concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 1, proposte da AB e Peroni. Presupposto di entrambe le tutele (…) e’ infatti la legittimita’ del marchio rispetto al quale si deduce la violazione dei diritti di esclusiva (nell’azione di contraffazione) o l’effettiva confondibilita’ dei prodotti e dell’attivita’ di un concorrente (nella domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., n. 1). Alla pronuncia di nullita’ del marchio n. (OMISSIS) consegue anche il rigetto della domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 c.p.c., n. 3”. E il relativo motivo di ricorso per cassazione e’ stato rigettato dalla Cassazione che, con la citata sentenza n. 21472 del 2013, lo ha giudicato “palesemente infondato poiche’, accertata la nullita’ da parte della Corte d’appello del marchio AB, e’ chiaro che su di esso non e’ possibile fondare alcuna azione di contraffazione ne’ richiesta di risarcimento danni”.

Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso formulati dalla ricorrente BB avverso il capo di condanna per concorrenza sleale emesso nei suoi confronti, in accoglimento della domanda di Peroni, il cui presupposto era la validita’ di un marchio (n. (OMISSIS)) che e’ stato giudicato nullo con effetti erga omnes (artt. 123 c.p.i. e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 58, mod. dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, art. 54).

In particolare, sono fondati: il primo motivo, riguardante l’accoglimento della domanda riconvenzionale di concorrenza sleale proposta da Peroni, per omesso esame della illegittimita’ della registrazione del marchio Budweiser di Peroni; il terzo motivo, che imputa alla Corte di merito di avere ritenuto coperta dal giudicato e, in parte, irrilevante la questione della validita’ del marchio azionato da Peroni in via riconvenzionale, a fondamento della domanda di concorrenza sleale; il quarto motivo, nella parte concernente la ritenuta preclusione circa l’esame della validita’ del marchio Peroni, non potendo BB essere ritenuta responsabile per concorrenza sleale, senza prima esaminare se l’uso dell’analogo marchio Peroni in Italia fosse illecito; il sesto, nella parte riguardante l’opponibilita’ a BB del preuso di un marchio confondibile e, comunque, nullo. Sono inammissibili i motivi (quinto e, in parte, secondo e quarto) concernenti l’invocata tutela della denominazione d’origine e delle indicazioni geografiche insite nel marchio BB, i quali non colgono ne’ censurano la ratio della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che tale tutela fosse stata invocata solo nel giudizio di appello e che, quindi, la domanda fosse nuova e inammissibile.

Sono inammissibili anche i restanti motivi: l’ottavo, concernente il giudizio di nullita’ del marchio n. (OMISSIS) (in quanto ricompreso tra quelli dichiarati nulli con forza di giudicato), per difetto di interesse, avendo la ricorrente BB dichiarato di non avere interesse a coltivare la domanda di tutela del suddetto marchio e, quindi, di abbandonarla; il settimo, concernente l’asserita duplicazione del divieto di fare uso del marchio n. (OMISSIS), con relativa inibitoria, vista la genericita’ della censura e il difetto di interesse dimostrato da BB con l’abbandono della domanda a tutela di quel segno in Italia; il nono, concernente il rigetto della domanda di convalidazione del marchio, poiche’ non censura una delle autonome e autosufficienti rationes decidendi enunciate nella sentenza impugnata, secondo la quale BB avrebbe dovuto opporre questa eccezione non a Peroni ma alla licenziante AB nel giudizio milanese sulla nullita’ del marchio.

Sono assorbiti gli altri profili del secondo e sesto motivo, concernenti la censura di omessa pronuncia sull’eccezione proposta da BB per paralizzare la domanda di concorrenza sleale nei suoi confronti, avendo la Corte di merito emesso implicita pronuncia di rigetto al riguardo; e’ assorbito anche il decimo motivo, concernente la condanna di BB ex art. 96 c.p.c., confermata in appello.

In conclusione, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e’ cassata e, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere, la causa puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta da Birra Peroni. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali, in considerazione del sopravvenuto giudicato e della complessita’ delle questioni controverse.

PQM

La Corte accoglie il primo, terzo e, in parte, quarto e sesto motivo; dichiara inammissibili il quinto, settimo, ottavo, nono e, in parte, secondo e quarto motivo; dichiara assorbiti il decimo e, in parte, il secondo e sesto motivo; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Birra Peroni; compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016