Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13892 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. I, 09/06/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 09/06/2010), n.13892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z. BAVELLONI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso l’avvocato PALERMO GIANFRANCO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PRADO CLAUDIO MARIA, giusta procura

speciale per Notaio GIORGIO MISEROCCHI COM. – Rep. n. 103495 del

20405;

– ricorrente –

contro

BOTTERO S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.

L. DA PALESTRINA 47, presso l’avvocato GEREMIA RINALDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato JORIO GUIDO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2814/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato JORIO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del primo e

in subordine del secondo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3.1.2000, la s.p.a. Z. Bavelloni conveniva avanti al tribunale di Milano la s.p.a. Bottero esponendo di essere titolare del brevetto per invenzione industriale n. (OMISSIS) avente ad oggetto un dispositivo per il posizionamento di elementi nastriformi su piani di lavoro, e lamentando che, all’esposizione “(OMISSIS)” svoltasi a (OMISSIS), la concorrente società convenuta avesse esposto una macchina per la lavorazione del vetro dotata di un dispositivo per il bloccaggio riproducente le caratteristiche tecniche della privativa Bavelloni.

Tanto premesso chiedeva l’accertamento della contraffazione posta in essere dalla Bottero, con conseguenti inibitorie, sanzioni e risarcimento dei danni liquidati in via equitativa; in via subordinata la conversione brevettale di cui alla L.I., art. 59, comma 3.

La convenuta si costituiva tardivamente affermando che il dispositivo censurato in contraffazione era un originale dispositivo Bavelloni che essa convenuta, “in ritardo sul completamento della progettazione e realizzazione di un proprio dispositivo svolgente funzioni analoghe”, aveva smontato da un più complesso macchinario Bavelloni regolarmente acquistato sul mercato dell’usato; eccepiva in subordine la nullità del brevetto ex adverso azionato e l’insuscettibilità di conversione L.I., ex art. 59, comma 3.

A seguito della costituzione della società convenuta, la Bavelloni spa proponeva domanda di concorrenza sleale.

Respinta l’istanza di inibitoria in via cautelare, erano ammesse ed esperite le prove orali dedotte da entrambe le parti.

Con sentenza n. 1043 del 18 – 23.1.2004, il Tribunale adito riteneva che l’esposizione in fiera ((OMISSIS)) da parte della Bottero di una macchina profilatrice che installava un dispositivo estratto da un macchinario usato della Bavelloni equivalesse a “una pedissequa riproduzione degli insegnamenti della privativa e quindi ad una contraffazione della stessa”. Conseguentemente accertava l’illecito e ne inibiva la prosecuzione ordinando la pubblicazione della sentenza ed escludendo ulteriori profili risanatori.

Proponeva appello la s.p.a. Bottero chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande della Bavelloni spa.

Quest’ultima resisteva all’appello e, in via incidentale, chiedeva l’accoglimento delle ulteriori domande proposte al tribunale e, cioè, l’accertamento della concorrenza sleale e la condanna al risarcimento del danno.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 2814/04, ha ritenuto fondato il primo motivo di appello della soc. Bottero e quindi ha escluso che l’esposizione in fiera da parte della stessa di una macchina equipaggiata con un dispositivo Bavelloni usato potesse comunque costituire contraffazione del corrispondente brevetto n. (OMISSIS) di quest’ultima società. Ha, poi, dichiarato inaccoglibile l’appello incidentale proposto dalla appellata per concorrenza sleale, stante la tardività della relativa domanda.

Con atto notificato in data 27 giugno 2005 la S.p.a Z. Bavelloni propone ricorso per Cassazione, articolato su due motivi, per ottenere l’annullamento della predetta sentenza. Resiste con controricorso la spa Bottero.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la società Bavelloni lamenta una inesatta interpretazione del principio del c.d. esaurimento del diritto del monopolista brevettuale, già sancito anche dalla Legge Invenzioni, art. 1, comma 2.

Con il secondo motivo di ricorso, si duole della ritenuta tardività della propria domanda di condanna della esponente quale concorrente sleale, perchè non formulata all’udienza ex art. 183 c.p.c. del 15 novembre 2000, esaurita la quale la Corte milanese l’avrebbe appunto erroneamente ritenuta decaduta dalla proponibilità di una simile istanza. Il primo motivo è infondato.

E’ principio pacifico che il brevetto per un’invenzione di prodotto conferisce al titolare il diritto di utilizzazione esclusiva del prodotto stesso, in relazione alla fabbricazione ed al commercio. La lesione di tale diritto di privativa, pertanto, può essere compiuta solo da chi fabbrichi o venda detto prodotto (Cass 5787/80; Cass 2538/70; Cass. 640/76; Cass. 2522495/06). La Legge Invenzioni, art. 1 prevede tuttavia che il diritto del titolare del brevetto si esaurisce una volta che il prodotto sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato.

Tale principio, che è comune anche ad altre materie della proprietà intellettuale, comporta che il diritto del titolare si estenda solo fino alla prima vendita del prodotto, mentre le altre possono essere effettuate liberamente. In altri termini il regime di monopolio dell’inventore sul suo prodotto che gli consente di trarre un profitto economico dalla propria invenzione cessa nel momento in cui, per effetto della prima vendita, il predetto profitto viene realizzato. A quel punto, il prodotto, entrato nella disponibilità di terzi, può essere ulteriormente commercializzato o utilizzato senza che alcun diritto possa essere riconosciuto all’inventore. (v.

Cass. 5787/80).

Tale principio non può ovviamente non estendersi anche a parti del prodotto per cui il legittimo acquirente dello stesso può riutilizzarlo o rivenderlo nella sua interezza oppure può farlo limitatamente ad alcune componenti di esso.

E’ quanto del tutto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto essere avvenuto nel caso di specie in cui la società Bottero ha legittimamente acquistato da un terzo un macchinario usato prodotto dalla soc. Bavelloni e da esso ha estratto il dispositivo di posizionamento delle lastre di vetro inserendolo in una macchina profilatrice di sua produzione. In tale fattispecie, la soc Bavelloni ha ricevuto il compenso per la propria invenzione dal primo acquirente del prodotto, pestando così libera la rivendita successiva dello stesso nonchè le ulteriori utilizzazioni da parte di terzi.

Il secondo motivo è anch’esso infondato.

La Corte d’appello ha ritenuto tardiva la domanda di concorrenza sleale proposta dalla Bavelloni con la memoria 26.4.2001 a titolo di “conclusioni integrative” a quelle dell’atto di citazione.

La ricostruzione della vicenda processuale è stata effettuata dalla Corte di merito nel modo che segue. “Alla prima udienza (16.5.2000) era comparsa solo la difesa attrice, ed il giudice, senza dichiarare la contumacia della convenuta, aveva rinviato a nuova udienza per la comparizione personale delle parti. All’udienza di rinvio (15.11.2000) si era costituita la Bottero, e dalla sua comparsa di costituzione l’attrice aveva appreso che il dispositivo che aveva denunciato come contraffattorio era invece autentico, in quanto proveniente dalla stessa titolare del brevetto; il giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ed in assenza di alcuna domanda delle parti, aveva quindi rinviato ex art. 184 c.p.c., con termine al 30 aprile 2001 ed al 30 maggio 2001 per scambio di memorie e di memorie di replica; nel primo termine prefissato la Bavelloni ha depositato la suddetta memoria 26.4.2001”.

In base a siffatta ricostruzione della vicenda processuale,la sentenza impugnata ha ritenuto che il rinvio ex art 184 c.p.c. era stato assegnato alle parti dal giudice per “produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova”, laddove con le memorie di replica le parti avrebbero potuto dedurre “prova contraria” con esclusione quindi che il rinvio potesse considerarsi effettuato ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5. Le conclusioni del giudice di seconde cure sono corrette. A prescindere infatti da qualsiasi altro rilievo, anche a voler ritenere in via di ipotesi che il rinvio fosse stato effettuato ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, la domanda di concorrenza sleale proposta dalla ricorrente sarebbe stata comunque inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’art. 183 c.p.c., comma 5, (nel testo risultante dalla sostituzione operata della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 17), nel consentire all’attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda o la nuova eccezione che siano conseguenza, oltre che della domanda riconvenzionale, dell’eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di risposta, è rivolto a tutelare la parte attrice, a fronte di iniziative difensive della parte convenuta che mutino i termini oggettivi della controversia, o comunque introducano nel processo ulteriori questioni. Pertanto la norma, ove contempla l’eccezione dell’avversario, deve intendersi riferita all’eccezione in senso stretto, non alla semplice controdeduzione del convenuto che sia rivolta a contestare le condizioni dell’azione (Cass. 14581/04;

Cass. 12545/04; Cass. 5390/06).

Nel caso di specie, l’affermazione dell’attuale resistente che il dispositivo della Bavelloni da essa introdotta nella macchina profilatrice di sua produzione non costituisce una eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, essendo volta alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa. Ne consegue che, a fronte di essa la ricorrente non era legittimata ad introdurre in giudizio una nuova domanda.

Il ricorso va pertanto respinto.

La società ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010