Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12995 del 24/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 24/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.24/05/2017),  n. 12995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9716/2014 proposto da:

Edwin Co. Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Edwin International (Europe) Gmbh, in persona del legale

rappresentante pro tempore, e Fiorucci Design Office S.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliate in Roma, Corso Trieste n.37, presso l’avvocato Rigatti

Diego, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bertani

Michele, giusta procure speciali del 7.4.2014, autenticate per

notaio Y.N. di (OMISSIS), con Apostille n. 010489, n.

010490 e n. 010491;

contro

F.E., Galleria S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, e Nativa S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma,

Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l’avvocato Biamonti Luigi, che

le rappresenta e difende unitamente agli avvocati Sironi Giulio

Enrico, Vanzetti Adriano, giuste procure a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

– intimato –

avverso la sentenza n. 881/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2017 dal Cons. Dr. FALABELLA MASSIMO;

uditi, per le controricorrenti, gli Avvocati PIER LUIGI BIAMONTI e

SABINA MICHELLE VANZETTI, entrambi con delega, che hanno chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La vicenda processuale può riassumersi nei termini che seguono.

2. – Con atto di citazione notificato il 27 gennaio 2005 Edwin Co. Ltd, Edwin International Europe Gmbh e Fiorucci Design Office s.r.l. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, F.E., Galleria s.r.l. e Nativa s.r.l., deducendo: che Edwin Co. Ltd, la quale controllava Edwin International Europe, aveva acquistato tutti i marchi incentrati sul patronimico “(OMISSIS)”; che nel 2002 era stata costituita F. Design Office, la quale si era resa licenziataria dei marchi denominativi e figurativi comprendenti il nome F.; che F.E. controllava indirettamente le società Galleria e Nativa; che il predetto F. aveva già agito in giudizio nei loro confronti domandando la declaratoria di nullità o di decadenza dei marchi italiani “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”; che esse attrici operavano nel settore dell’abbigliamento e dei relativi accessori ed erano rispettivamente titolari e licenziataria di numerosi marchi incentrati sul patronimico “(OMISSIS)”, da solo o accompagnato da elementi figurativi; che tali marchi erano stati acquistati, insieme all’azienda cui inerivano, con contratto del 21 dicembre 1990; che esse, quali titolari (le prime due) e licenziataria esclusiva (la terza) dei segni distintivi in questione, apponevano i suddetti su prodotti di abbigliamento e accessori, calzature, borse, pelletteria, profumi e sul relativo materiale pubblicitario; che negli ultimi due anni F.E. aveva realizzato, commercializzato e pubblicizzato articoli di abbigliamento, accessori e gadget vari applicandovi il marchio “(OMISSIS)”, da solo o con elementi decorativi; che, in particolare, il medesimo aveva utilizzato quali segni le denominazioni ” F.”, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, nonchè il marchio costituito dalla rappresentazione di due cherubini stilizzati con una coroncina sul capo e al centro una stella: elemento figurativo, questo, abbinato al termine ” F.”; che i prodotti di abbigliamento e gli accessori venivano venduti in un negozio a (OMISSIS), di proprietà della società convenuta Galleria e in un altro punto di vendita a (OMISSIS), di proprietà di Nativa; che entrambi gli esercizi commerciali presentavano insegne che contenevano il nome “(OMISSIS)”; che i prodotti erano pubblicizzati anche su di un sito Internet; che F.E. aveva inoltre depositato due marchi nazionali, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, oltre che il marchio internazionale basato sulle registrazioni italiane appena menzionate; che l’uso, da parte dei convenuti, del marchio “(OMISSIS)”, o di elementi di esso costituiva contraffazione dei marchi di cui erano titolari e licenziataria le attrici, così come l’uso delle insegne comprendenti lo stesso nome configurava violazione dei loro diritti sulla denominazione sociale, sull’insegna e sui marchi in questione; che le condotte denunciate integravano, inoltre, illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.; che i marchi depositati da F.E. erano nulli, anche in quanto depositati in malafede.

Le attrici domandavano accertarsi la nullità dei due marchi nazionali registrati da F.E. per la carenza di novità e la malafede, con conseguente invalidazione del marchio internazionale;

domandavano, altresì, che venisse accertato che l’uso del segno “(OMISSIS)”, da solo o abbinato con i sopra citati elementi figurativi, costituisse contraffazione dei propri marchi basati sul patronimico “(OMISSIS)”, della denominazione sociale e dell’insegna, nonchè concorrenza sleale – confusoria, per appropriazione di pregi e per uso di mezzi contrari alla correttezza professionale – e che, pertanto, fossero emessi le conseguenti statuizioni inibitorie e risa rcitorie.

Nel costituirsi, i convenuti eccepivano, tra l’altro, e per quanto qui rileva: che la società Galleria, la quale aveva acquistato l’esercizio “storico” di (OMISSIS), aveva concluso il 1 gennaio 1991 con la società Sagittario, altra acquirente dei marchi “(OMISSIS)”, un contratto di licenza per la produzione di T-shirt con un marchio recante il suddetto patronimico, con durata fino al 31 dicembre 2000, contratto che era poi proseguito dopo la scadenza; che la società Nativa aveva concluso un contratto di licenza per la produzione e la vendita di abbigliamento a marchio “(OMISSIS)”, anch’esso con durata fino al 31 dicembre 2000 e proseguito dopo la scadenza; che l’elemento distintivo dei due marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” non era costituito dal nome ” F.”, ma da altri elementi figurativi e che, in particolare, l’espressione “(OMISSIS)” rappresentava la “firma” dello stilista. Chiedevano quindi il rigetto delle domande attrici e svolgevano domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria della nullità o della decadenza dei marchi di controparte.

Alla causa di cui si è fin qui detto ne veniva riunita altra, proposta da F.E. e avente pure ad oggetto l’impugnativa, per nullità e per decadenza, dei titoli di privativa di controparte, oltre che l’accertamento dell’illiceità della condotta spiegata dalle società che rivestivano la qualità di attrici nel primo giudizio.

Il Tribunale di Milano respingeva sia le domande attrici che quella riconvenzionale di decadenza per non uso dei marchi di proprietà di Edwin Co. Ltd.,.

3. – La sentenza era impugnata da quest’ultima società, oltre che da Edwin International Europe Gmbh e da Fiorucci Design Office.

Nella resistenza di F.E., Galleria e Nativa, la Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 22 febbraio 2013, respingeva il gravame.

4. Contro la pronuncia resa dal giudice distrettuale ricorrono per cassazione le appellanti soccombenti con una impugnazione che consta di diciotto motivi.

Resistono con controricorso F. e le società Galleria e Nativa.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Occorre premettere che i controricorrenti hanno richiamato, nella loro memoria, una sentenza della Corte di appello di Milano, asseritamente passata in giudicato, che non risulta tuttavia prodotta (cfr. certificazione in atti) e per la quale non consta nemmeno si sia fatto luogo alla notificazione ex art. 372 c.p.c.. Le deduzioni svolte al riguardo dai predetti controricorrenti si basano, dunque, su di una pronuncia non documentata e non sottoposta al contraddittorio della controparte: in tal senso, tali deduzioni risultano non supportate da riscontri ritualmente acquisiti al giudizio.

2. – Ciò posto, il primo motivo titola: violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c.p.i. (D.Lgs. n. 30 del 2005) con riferimento alla sua applicabilità ai fini del giudizio di validità di una registrazione di marchio. Sostengono i ricorrenti che il giudice di appello era incorso in una erronea applicazione dell’art. 21 c.p.i., comma 1, attribuendo a quest’ultima norma il significato di una regola che disciplina la validità delle registrazioni del marchio, mentre essa era stata introdotta nell’ordinamento come regola di condotta per la valutazione della liceità dei comportamenti degli utilizzatori dei marchi altrui. Osservano che, sul piano delle regole di validità, l’art. 12 c.p.i. considera nulle le registrazioni anticipate da altre, mentre, sul piano delle regole di condotta, l’art. 20 c.p.i., nel descrivere il contenuto del diritto di marchio, assegna al titolare delle registrazioni anteriori il potere di “vietare l’uso di segni interferenti”. Secondo le istanti, l’art. 21 c.p.i., comma 1, lett. a) – già art. 1 bis Legge marchi (R.D. n. 939 del 1942) – stabilendo che il titolare del segno non può comunque vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome, purchè l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale, prevede una eccezione al contenuto del diritto esclusivo, per come fissato dall’art. 20 c.p.i., con ciò introducendo una limitazione al potere del titolare del marchio di inibirne l’uso ai terzi, ma non prevede alcuna eccezione alla disciplina dei requisiti di registrazione, e dunque alla regola di validità, contenuta nell’art. 12 c.p.i.. La sentenza impugnata, dunque, aveva errato nell’applicare una regola di condotta a un giudizio di validità. Il giudice del merito avrebbe cioè dovuto accertare, attraverso una valutazione di tipo prognostico, se ulteriori utilizzazioni, diverse e future, del marchio di parte controricorrente potesse generare un conflitto con il segno registrato in precedenza. La censura è quindi, in sintesi, basata sul rilievo per cui il sistema del diritto dei marchi permetterebbe a chi ha un nome coincidente con un marchio altrui di farne uso nella vita economica, in modo conforme ai principi della correttezza professionale, ma non gli consentirebbe di registrare quel nome come marchio.

2.1. – Il secondo e il terzo motivo contengono una censura di violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c.p.i., dell’art. 11 prel. e dell’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di merito abbia disapplicato l’art. 1 bis Legge marchi, ritenendo tale norma non conforme all’art. 6, n. 1, lett. b) dir. 89/104/CE, e ciò sulla base di una norma – il cit. art. 21 – che non era vigente all’epoca dei fatti di causa; inoltre – secondo le istanti – la Corte territoriale non avrebbe considerato che in base all’art. 288 TFUE le direttive vincolano soltanto lo Stato a cui sono rivolte e non i privati cittadini. I due motivi sono invocati dalle ricorrenti per ottenere la cassazione della pronuncia avendo riguardo al rigetto sia della domanda di accertamento della illiceità dell’uso dei marchi di controparte, sia della domanda diretta all’accertamento dell’invalidità delle registrazioni dei marchi stessi.

2.2 – Con il quarto mezzo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c.p.i., con riferimento alla sua applicabilità in mancanza di apporti personali qualificati. Si sostiene che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere che la clausola generale della conformità ai principi della correttezza professionale, posta dalla norma citata in rubrica, sia rispettata anche quando l’uso del proprio nome (nel caso: E.F.) uguale all’altrui marchio (nel caso, il marchio “(OMISSIS)” di Edwin) venga attuato per contraddistinguere un apporto privo di carattere creativo: e segnatamente, un apporto suscettibile di tutela in base alla disciplina del diritto d’autore. In altri termini, dovrebbe escludersi, secondo i ricorrenti, che l’eccezione relativa alla conformità dell’uso ai principi della correttezza professionale, di cui all’art. 21 cit., operi anche quando il prodotto contrassegnato dal patronimico non riveli una impronta personale di carattere creativo, proteggibile, come tale, dalla legge sul diritto d’autore. Con la censura in esame le ricorrenti mirano a colpire la pronuncia impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di accertamento dell’illiceità dell’uso dei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”.

2.3. – La medesima questione oggetto del quarto motivo è posta nel quinto, della diversa prospettiva che involge il rigetto della domanda attrice di nullità dei marchi di controparte.

2.4. – Il sesto motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c.p.i. con riferimento alla sua applicabilità nel caso di indebito vantaggio o di ingiusto pregiudizio correlato alla rinomanza del marchio altrui. Assumono le istanti che dalla rinomanza dei marchi “(OMISSIS)” di Edwin discenderebbe la nullità per mancanza di novità delle registrazioni relative ai segni “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”: in particolare, dallo sfruttamento dei medesimi i titolari potevano ritrarre l’indebito vantaggio dipendente dall’agganciamento ai rinomati marchi “(OMISSIS)”, a cui avevano inoltre cagionato un pregiudizio nella forma della diluizione del carattere distintivo. Tale profilo della controversia, di incontestabile rilevanza secondo le ricorrenti, non era stato tuttavia esaminato dalla Corte distrettuale.

2.5. – Oggetto del settimo motivo è la censura, articolata avendo riguardo alle diverse ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, di omesso esame della conformità del comportamento dei controricorrenti ai principi di correttezza professionale richiamati dall’art. 21 c.p.i.. Tale carenza della sentenza è fatta valere, in questo settimo motivo, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e come difetto motivazionale – rilevante ai sensi dell’art. 111 Cost., art. 115 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 – produttivo, come tale, di un error in procedendo.

2.6 – Ottavo motivo: è ivi denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c.p.i. con riferimento all’interpretazione erronea del limite previsto della conformità ai principi della correttezza professionale. Rilevano le ricorrenti come avessero sottolineato, nel corso del giudizio di merito, che non potesse reputarsi conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale l’uso del marchio altrui realizzato con modalità tali da far ritenere al consumatore l’esistenza di un legame commerciale tra l’utente e il titolare del segno. Sostengono, in particolare, che l’illiceità dell’utilizzo del marchio doveva escludersi nella fattispecie, avendo riguardo al fatto che il termine “(OMISSIS)” avesse pari dimensioni e pari rilievo rispetto ad ogni altro elemento denominativo nei segni “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”.

2.7 – Con il nono motivo è pure dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c.p.i., sempre con riferimento all’interpretazione erronea del limite normativo previsto della conformità ai principi della correttezza professionale. Richiamando i principi espressi nella sentenza di C. giust. 30 marzo 2006, C259/04, Emanuel, osservano le ricorrenti come lo stilista cedente, qualora intenda seguitare a svolgere la sua professione indipendentemente dal cessionario del marchio, deve riorganizzare la propria attività secondo modalità che non interferiscano con le esigenze e le legittime aspettative del nuovo titolare del segno, perchè diversamente l’art. 6 dir. 89/104/CE costituirebbe il mezzo per consentire al cedente di svuotare di contenuto il diritto trasferito. D’altro canto, aggiungono le istanti, con la propria condotta F.E. aveva leso il legittimo affidamento che Edwin aveva riposto nel corretto comportamento della sua controparte all’epoca della cessione dei marchi “(OMISSIS)”.

2.8. – Il decimo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c.p.i. ancora con riferimento all’interpretazione erronea del limite, ivi previsto, della conformità ai principi della correttezza professionale. Viene osservato che l’uso che le controparte avevano fatto del segno, addirittura impiegato sugli scontrini emessi o per designare il titolare dell’abbonamento dell’utenza telefonica dell’esercizio ubicato in (OMISSIS), travalicava abbondantemente il limite posto dalla norma sopra indicata, la quale non consentiva altro se non la “firma di un effettivo apporto creativo”.

2.9. – L’undicesimo motivo è rubricato come omesso esame della conformità o contrarietà del comportamento dei controricorrenti ai principi della correttezza professionale ex art. 21 c.p.i.. Secondo le ricorrenti la circostanza che il segno “(OMISSIS)” fosse usato come marchio generale non era stata in alcun modo presa in considerazione dalla sentenza impugnata al fine di valutare la compatibilità di tale evenienza con il limite posto dall’art. 21 cit.: sicchè ricorreva, nella fattispecie, una ipotesi di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, oltre che una fattispecie di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per motivazione soltanto apparente della pronuncia stessa.

2.10. – Il dodicesimo motivo prospetta una ulteriore censura per violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c.p.i., con riferimento all’interpretazione erronea del limite, normativamente previsto, della conformità dell’uso ai principi della correttezza professionale. Sostengono le ricorrenti che la violazione della norma sopra indicata emergerebbe anche da una considerazione complessiva delle diverse condotte, contrarie alla correttezza professionale, prese in esame nei motivi precedenti.

2.11. – Con il tredicesimo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c.p.i. con riferimento all’interpretazione erronea dei limiti di conformità ai principi della correttezza professionale riguardo all’uso dei marchi avversari per prodotti fabbricati da terzi. Rammentano le ricorrenti di aver domandato di accertare e sanzionare l’uso illecito del marchio “(OMISSIS)” sopra una limited edition della (OMISSIS). L’art. 21 c.p.i., comma 1 contemplerebbe una esenzione personale che consente a chi ha un patronimico uguale o simile al marchio altrui di usarlo “in proprio”, nell’ambito della sua attività economica: l’esenzione, cioè, presupporrebbe che l’impiego del nome coincidente con il marchio altrui sia posto in essere dal titolare del nome. La norma, invece, non opererebbe con riguardo all’ipotesi dell’uso, da parte di terzi (nel caso di specie: la (OMISSIS)), del nome altrui coincidente con il marchio di un soggetto diverso. Si rileva, in particolare, che ove fosse possibile invocare l’art. 21 c.p.i., lett. a) per applicare il proprio patronimico sui prodotti di terzi, l’eccezione prevista dalla disposizione da ultimo richiamata avvantaggerebbe non solo il titolare del patronimico, ma anche il titolare dei prodotti recanti tale marchio: e ciò – ad avviso delle ricorrenti – non sarebbe in alcun modo giustificato.

3. – I motivi sopra indicati possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati secondo quanto si viene ad esporre.

3.1 – La Corte di appello, per quanto qui rileva, ha osservato come, secondo la Corte di giustizia, l’art. 6.1 dir. 89/104/CE non attribuisse rilievo allo scopo descrittivo o distintivo del segno altrui utilizzato, onde l’uso del nome di F.E. nei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” non poteva ritenersi in sè vietato, avendo riguardo ai marchi preregistrati delle società del gruppo Edwin. In proposito, ha tra l’altro sottolineato che l’art. 1 bis Legge marchi, che recava una formulazione diversa rispetto all’art. 21 c.p.i. – dal momento che, a differenza di quest’ultima disposizione, subordinava la liceità dell’uso del marchio altrui al presupposto che tale uso venisse attuato non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva – non risultava conforme alla prescrizione contenuta nell’art. 6.1 della direttiva sopra richiamata, sicchè esso, nella parte in cui poneva detta condizione, andava disapplicato. Ha quindi condiviso l’osservazione del giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto non contestabile la possibilità, per lo stilista, di proseguire la sua attività professionale anche successivamente alla cessione dei marchi contenenti il suo nome. Sul punto, ha osservato come la preposizione “by” sia da lungo tempo utilizzata nel settore della moda e del design per descrivere la provenienza stilistica dei prodotti. D’altro canto, il “cuore” dei marchi registrati dal predetto F.E. doveva individuarsi nelle locuzioni “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, le quali presentavano una forte capacità individualizzate essendo prive di riferimenti ai prodotti contraddistinti. Secondo il giudice del gravame, poi, gli “usi consueti di lealtà” di cui all’art. 6.1 della citata direttiva costituirebbero espressione di un obbligo di correttezza nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio e, in base a quanto ritenuto dalla Corte di giustizia, l’utilizzo di questo dovrebbe considerarsi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale anzitutto quando avvenga in modo tale da poter dare l’impressione che esista un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio. Nella fattispecie, però, lo sfruttamento dei marchi di F.E. non era “tale da far pensare che (esistesse) un legame commerciale fra i prodotti così contrassegnati e i prodotti contrassegnati con i marchi contenenti il cognome F. delle società del gruppo Edwin”. Ha reputato infine corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui il limite normativo legittimante l’apposizione della “firma” (e cioè, si intende, l’impiego, all’interno del marchio, del nominativo di F.E.) sussisterebbe anche in relazione ai marchi rinomati – tra i quali il marchio “(OMISSIS)” -, non potendosi configurare alcun indebito vantaggio per l’utente, oppure un ingiusto pregiudizio per il titolare dei segni; nel contempo – ha precisato – doveva essere esclusa la malafede di F.E., posto che l’uso del nome dell’autore era giustificato dall’art. 21 c.p.i., comma 1.

3.2. – Nel valutare la complessiva tenuta di tale impianto motivazionale rispetto alle censure sollevate si impone anzitutto di chiarire quale sia la disciplina normativa applicabile alla fattispecie oggetto di causa.

Il giudizio è stato introdotto il 27 gennaio 2005, sicchè la vicenda sostanziale, incentrata su fatti anteriori, è regolamentata non già dall’art. 21 c.p.i. – essendo il D.Lgs. n. 30 del 2005 entrato in vigore in un momento successivo a quello in cui si sono svolti i fatti dedotti con la citazione introduttiva -, ma dall’art. 1 bis Legge marchi.

Tale norma – per quanto rileva nella presente sede – disponeva che i diritti sul marchio d’impresa registrato non permettessero al titolare di esso di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome e indirizzo, purchè l’uso fosse “conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”.

L’art. 1 bis Legge marchi è norma di derivazione comunitaria, posto che è stato introdotto con D.Lgs. n. 480 del 1992, in attuazione della dir. 89/104/CE. Ciò comporta che tale direttiva costituisca un parametro di legittimità dell’atto di trasposizione (e cioè della normativa di recepimento), utilizzabile anche dal singolo nell’ambito del giudizio. Infatti, come insegna la Corte di giustizia, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, imposto agli Stati membri di adottare un determinato comportamento, l’effetto utile dell’atto sarebbe attenuato se ai cittadini comunitari fosse precluso di valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione quale elemento del diritto comunitario allo scopo di accertare se il legislatore nazionale, nell’esercizio della facoltà ad esso riservata quanto alla forma ed ai mezzi per l’attuazione della direttiva, sia rimasto entro i limiti di discrezionalità tracciati dalla direttiva stessa (per tutte: Corte giust. 7 settembre 2004, C-127/02, Waddenvereniging, 66; Corte giust. 24 ottobre 1996, C-72/95, Kraaijeveld, 56). La sentenza con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale vincola poi il giudice nazionale, “per quanto concerne l’interpretazione o la validità degli atti delle istituzioni dell’Unione, per la definizione della lite principale” (così: Corte giust. 20 ottobre 2011, C-396/09, Interedil, 36; Corte giust. 5 ottobre 2010, C173/09, Elchinov, 29).

3.3. – L’art. 6.1 della direttiva in esame prevede che il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio del loro nome e indirizzo – come pure di altre indicazioni (come quelle relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio), o del marchio di impresa, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio – sempre che “l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”.

Ora, la giurisprudenza comunitaria ha escluso che l’art. 6.1 della direttiva esiga che il segno non venga utilizzato in funzione di marchio. In particolare, la Corte di giustizia, seppure con riferimento alle indicazioni relative alla provenienza geografica del prodotto, ha rilevato che l’art. 6 cit. non operi alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni ivi menzionate, evidenziando come ai fini dell’applicazione della norma comunitaria sia sufficiente che si sia in presenza di una “indicazione relativa a una delle caratteristiche ivi enumerate” (Corte giust. 7 gennaio 2004, C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, 19). Tale conclusione – come è stato sottolineato in dottrina – risulterebbe conforme alle risultanze dei lavori preparatori della direttiva di cui trattasi, giacchè nel testo originario di questa era previsto che l’uso del segno altrui fosse lecito, purchè non attuato in funzione di marchio: riferimento, questo, poi eliminato dal corpo della norma comunitaria, che nella sua versione definitiva prevede solo che il diritto conferito dal marchio di impresa non consenta al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio di alcune indicazioni, tra cui il nome e l’indirizzo di detti terzi, “purchè l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”.

L’art. 21 c.p.i. risulta assai più aderente al tenore della nominata direttiva, prevedendo che i diritti di marchio non permettano al titolare di vietare a terzi l’uso, nell’attività economica, delle suddette indicazioni, “purchè l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”.

Proprio in considerazione della difformità tra la norma di recepimento e la direttiva comunitaria, una parte della dottrina aveva quindi sottolineato come la prima andasse disapplicata: soluzione – questa – cui è pervenuta, come si è visto, la Corte di appello e che, in termini generali, deve ritenersi coerente con i principi che informano i rapporti tra le normative nazionali e la disciplina comunitaria.

3.4. – Il requisito degli “usi consueti di lealtà”, di cui all’art. 6 della direttiva 89/104, costituisce, secondo la Corte di giustizia, l’espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio (così, tra le tante: Corte giust. 8 luglio 2010, C-558/08, Portakabin, 67; Corte giust. 11 settembre 2007, C-17/06, Cèline, 33; Corte giust. 17 marzo 2005, C-228/03, Gillette, 41).

In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria, l’uso del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale quando: avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; arrechi discredito o denigrazione a tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare (Corte giust. 17 marzo 2005, C-228/03, Gillette, 42-45 e 49; per le prime due ipotesi anche Corte giust. 23 febbraio 1999, C-63/97, BMW, 51-52).

In tal senso, in base a un interpretazione ossequiosa del principio della prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, deve essere inteso il vincolo posto dall’art. 1 bis Legge marchi, allorquando subordina l’uso del patronimico coincidente con l’altrui marchio alla condizione che detto impiego sia “conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”.

3.5. – La giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi negli ultimi anni, sebbene non faccia precisa menzione del criterio interpretativo desumibile dall’art. 6.1 della direttiva, risulta coerente con i principi sopra indicati. E’ stato evidenziato, in proposito, che in base al R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis, in materia di marchi registrati (nel testo aggiunto dal D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 2), l’utilizzazione commerciale del nome patronimico, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, e cioè in funzione distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29879); tale affermazione è stata ripresa, più di recente, da altra pronuncia (peraltro afferente le medesime privative che vengono in esame in questo giudizio): pronuncia in cui, richiamandosi il principio sopra esposto, è stato sancito che un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non possa essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, nè come marchio, nè come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome (Cass. 25 maggio 2016, n. 10826; in termini analoghi, con riferimento, però, alla previsione dell’art. 21 c.p.i., Cass. 25 febbraio 2015, n. 3806).

Va notato, in argomento, che, se è pur vero che l’art. 6 dir. 89/104/CE non richieda, ai fini della liceità dell’uso del segno, che questo sia utilizzato in funzione descrittiva, e quindi non come marchio, uno sfruttamento in funzione distintiva di un nome anagrafico già registrato da altri come marchio ben potrà risultare (e anzi frequentemente risulterà) contrario agli “usi consueti di lealtà”. In realtà, un’applicazione dell’art. 1 bis Legge marchi che sia conforme alla direttiva comunitaria non esclude affatto l’illiceità dell’uso del segno patronimico in funzione distintiva (e non descrittiva). E’ qui appena il caso di evidenziare che, anzi, secondo autorevole dottrina non sarebbero nemmeno ipotizzabili casi di utilizzazione del patronimico altrui in funzione di marchio, e tuttavia conformi ai principi di correttezza professionale.

3.6. – Il marchio includente il patronimico del titolare, già registrato da altri come marchio, può risultare, poi, senz’altro nullo. L’art. 1 bis Legge marchi (ora art. 21 c.p.i.) reca infatti una elencazione delle fattispecie in presenza delle quali il titolare del marchio non può impedire ad altri determinate condotte che ricadrebbero, altrimenti, nella previsione dell’art. 1 Legge marchi (oggi art. 20 c.p.i.): norma che descrive i diritti conferiti dalla registrazione e che consente al titolare di questa di vietare a terzi l’uso di segni identici o simili al marchio registrato (circostanziando, poi, il divieto a seconda che venga in questione l’identità, l’affinità o la non affinità dei prodotti e dei servizi cui il conflitto dei segni si riferisce). Ora, le ipotesi di uso del segno vietate dall’art. 1 Legge marchi sono sostanzialmente corrispondenti alle anteriorità invalidanti previste dall’art. 17 Legge marchi (ora art. 12 c.p.i.): gli usi non consentiti del segno altrui per identità o somiglianza col marchio già registrato sono difatti correlativi alle nullità per assenza di novità previsti da tale norma. Se, allora, due segni sono uguali o simili per effetto dell’inserimento, nel marchio registrato per secondo, del nome che ha costituito oggetto della prima registrazione, nella titolarità di altri, opera il cit. art. 17, salvo che, per circostanze particolari, da valutarsi caso per caso, debba ritenersi che, nonostante quell’inserimento, l’uso del segno registrato per ultimo non generi alcuno degli effetti presi in considerazione dalla Corte di giustizia (cfr. 2.4.) e sia pertanto da considerare “conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”. Per un verso, infatti, il marchio comprendente il patronimico già registrato da altri come marchio non si sottrae, ovviamente, al giudizio di validità del segno distintivo con riguardo al profilo della novità (ex art. 17 Legge marchi); per altro verso, è di chiara evidenza che quel giudizio dovrà essere condotto tenendo conto dell’art. 1 bis: norma che, seppur dettata per disciplinare l’uso del segno,- non può non essere idonea a selezionare, al- contempo, anche la validità delle registrazioni. Se così non fosse si consentirebbe, in presenza della condizione del rispetto degli “usi consueti di lealtà”, lo sfruttamento del segno non registrato recante il patronimico, ma non si permetterebbe di registrare quello stesso segno come marchio: soluzione, questa, di difficile giustificazione sul piano logico, giacchè, se il segno distintivo non è idoneo a produrre, attraverso un suo impiego contrario agli “usi consueti di lealtà”, un effetto confusorio o di agganciamento in danno del preesistente marchio altrui (e cioè, a mente dell’art. 17 Legge marchi, una confusione tra segni, o uno sfruttamento indebito del carattere distintivo o della rinomanza del segno anteriore con pregiudizio di quest’ultimo), la registrazione di esso non potrà essere ritenuta, sotto tale particolare aspetto, nulla per carenza di novità.

3.7. – Ciò posto, come in precedenza accennato, la Corte di merito oltre ad escludere che l’utilizzo dei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” sia tale da far pensare a un legame commerciale fra i prodotti così contrassegnati e i prodotti contraddistinti con i marchi “(OMISSIS)” facenti capo al gruppo Edwin, ha fatto propria l’osservazione del Tribunale, secondo cui “il limite normativo in esame (legittimante l’apposizione della firma) sussiste anche in relazione ai marchi rinomati, tra i quali il presente marchio “(OMISSIS)”, non potendosi configurare alcun indebito vantaggio per l’utente, oppure ingiusto profitto per il titolare dei segni, attraverso l’indicazione del nome dell’autore, consentita dal citato art. 21.1 c.p.i.”.

Mentre il giudizio espresso con riferimento all’effetto confusorio non è sindacabile nella presente sede, involgendo un accertamento di fatto, deve ritenersi censurabile quanto affermato con riferimento ai profili attinenti all’indebito vantaggio e all’ingiusto profitto conseguente allo sfruttamento dei marchi di Edwin, che godono di rinomanza. Come si è visto, infatti, contrasta con gli “usi consueti di lealtà” di cui alla direttiva comunitaria (e quindi, in ultima analisi, coi “principi della correttezza professionale” di cui all’art. 1 bis Legge marchi) lo sfruttamento del patronimico che rechi nocumento al valore del marchio e causi ingiusto profitto al titolare dei segni. In tal senso, l’asserzione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’indicazione del nome dell’autore sarebbe consentita dall’art. 21 c.p.i., sconta, oltre che l’imprecisione nel richiamo di quest’ultimo dato normativo (giacchè la norma in questione non è applicabile alla fattispecie), il ben più grave errore di ritenere che il giudice del merito non sia tenuto a verificare se l’uso del patronimico “pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà”: condizione, questa, che – è bene sottolineare – può ricorrere anche se manchi il rischio confusorio, costituendo essa un effetto del semplice agganciamento dei segni.

In altri termini, per quanto, non sia da escludere, in termini assoluti, la registrazione e l’uso del marchio contenente il patronimico che sia già inserito in altro marchio registrato, era necessario comunque verificare se, avendo riguardo al profilo sopra indicato, lo sfruttamento del segno potesse considerarsi contrario agli “usi consueti di lealtà”.

3.8. – Un tale esito, va qui precisato, risulta congruente con l’arresto di Cass. 25 maggio 2016, n. 10826: l’affermazione ivi contenuta – secondo cui l’inserimento, in un marchio, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzi, non risulterebbe conforme alla correttezza professionale, se non sia giustificato da un esigenza descrittiva – non contraddice la regola, qui richiamata, secondo cui l’uso del patronimico non deve pregiudicare il valore del marchio, consentendo di trarre un beneficio immotivato dal carattere distintivo e dalla notorietà del segno. Come è intuibile, infatti, è proprio l’insussistenza, in concreto, di un uso descrittivo del patronimico a determinare, almeno nella normalità dei casi, l’agganciamento dei segni, con il duplice effetto di consentire, da un lato, al titolare del marchio posteriore di ritrarre un’utilità dalla posizione acquisita sul mercato dal marchio anteriore e di attenuare, dall’altro, l’idoneità distintiva di quest’ultimo.

3.9. – Nei termini di cui alle considerazioni svolte i motivi in esame devono essere dunque accolti.

4. – Col quattordicesimo motivo viene denunciato un vizio di omessa pronuncia. Osservano le ricorrenti come avessero richiesto fin dal primo grado di accertare e dichiarare che l’utilizzazione del segno “(OMISSIS)”, da solo o abbinato ad altri elementi denominativi o figurativi (e quindi non necessariamente nella composizione presente nei segni”(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”), costituisse contraffazione dei marchi acquistati da Edwin. Dopo aver ripercorso il contenuto del proprio atto d’appello, le istanti osservano come la Corte di merito avesse affermato: “L’assenza di contestazioni circa la continuazione dell’utilizzo effettuato dagli odierni appellati del marchio ” F.”, da solo o in abbinamento con il marchio costituito dalla raffigurazione di due cherubini stilizzati, risulta confermata dal fatto che la stessa instaurazione del presente giudizio pare doversi collegare, piuttosto che a tale continuazione, all’uso del segno ” F.” che F.E. ha iniziato ad effettuare nei marchi “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”. Da tale passaggio le ricorrenti ricavano che la Corte del merito aveva individuato l’oggetto del giudizio nell’accertamento della illiceità dell’uso dei segni “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”, e non anche dello sfruttamento del marchio “(OMISSIS)”, in sè e per sè considerato. In tal senso, la pronuncia andava cassata per non avere statuito il giudice dell’impugnazione su tutta la domanda dell’appellante.

4.1 – Il quindicesimo motivo è collegato a quello precedente e lamenta motivazione apparente o totalmente contraddittoria, nonchè omesso esame delle circostanze relative all’uso del marchio dell’insegna “(OMISSIS)”. Si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, facendosi riferimento alle allegazioni e domande originarie, nonchè ai motivi di appello, che riguardavano anche l’accertamento della illiceità del segno “(OMISSIS)”. Si deduce, altresì, che la motivazione risultava essere apparente, totalmente contraddittoria e comunque insufficiente nella parte cui la Corte territoriale aveva dichiarato che “il motivo può essere accolto”.

4.2. – Il sedicesimo mezzo contiene una censura di violazione o falsa applicazione della Legge marchi, artt. 1 e 63 ss..

Il motivo argomenta da una diversa lettura della parte della sentenza impugnata, in cui il giudice distrettuale ha evidenziato come l’uso del marchio “(OMISSIS)” dovesse ritenersi giustificato dal fatto che esso si era attuato senza opposizione della società Edwin.

Sottolineano i ricorrenti che la disciplina in tema di marchi registrati non pone a carico del titolare l’onere di opporsi formalmente all’utilizzo del segno da parte di terzi, prima di agire giudizialmente nei confronti dei medesimi: il titolare del diritto di privativa rimane cioè libero di decidere se, quando e in che modo reagire contro l’altrui uso non autorizzato del proprio marchio.

5. – I tre motivi risultano essere infondati.

5.1. – Che la Corte distrettuale abbia deciso sulla domanda volta ad accertare se l’utilizzo del segno “(OMISSIS)”, da solo o abbinato ad altri elementi denominativi o figurativi (tra cui i “cherubini stilizzati”) costituisse contraffazione dei marchi “(OMISSIS)” di Edwin risulta dalla stessa sentenza impugnata, la quale ha espressamente preso in esame tale domanda, disattesa dal Tribunale (cfr. pag. 18 della pronuncia). E’ quindi privo di fondamento l’assunto delle ricorrenti secondo cui la Corte di appello avrebbe ritenuto che, fin dall’inizio, la pretesa concernesse l’utilizzo dei segni “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”. D’altro canto, proprio lo stralcio di motivazione riprodotto a pag. 92 del ricorso (in cui si fa menzione della “assenza di contestazioni circa la continuazione dell’utilizzo effettuato dagli odierni appellati del marchio “(OMISSIS)”, da solo o in abbinamento con il marchio costituito dalla raffigurazione di due cherubini stilizzati”) chiarisce come la decisione non possa concernere i due segni “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”.

5.2. – Il quindicesimo motivo, poi, si concreta in una censura motivazionale. Va qui però rammentato che nella nuova formulazione del cit. n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Al contempo, la fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per come riformulata, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

Ciò detto, non può evidentemente integrare un “fatto decisivo per il giudizio” l’oggetto delle domande o dei motivi di appello: e ciò al di là del rilievo per cui – come si è visto in precedenza – la Corte di merito ben abbia inteso la reale consistenza del thema decidendum. Tanto meno può scorgersi un vizio motivazionale (nei termini della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”) nell’affermazione – frutto di un solare errore di scritturazione, desumibile dal contenuto complessivo della decisione assunta – secondo cui il motivo, di fatto disatteso, “può essere accolto”.

5.3. – Quanto al sedicesimo motivo, esso non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata, dal momento che la Corte di merito non ha affatto sostenuto che il titolare del marchio decada dalla facoltà di far valere i propri diritti di privativa se non contesti alla controparte l’uso illecito del segno: ha invece affermato – e ciò è materia di un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede – che l’uso del marchio “(OMISSIS)” doveva ritenersi legittimo, in quanto attuato senza opposizione (e quindi, può aggiungersi, col consenso) della società Edwin.

6. – Con il diciassettesimo motivo le ricorrenti chiedono la cassazione del capo della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda delle controparti per responsabilità processuale aggravata.

6.1. – Il diciottesimo motivo, infine, censura la sentenza impugnata nella parte avente ad oggetto le spese di lite: osservano infatti le ricorrenti che in ragione del accoglimento del ricorso la condanna al pagamento delle spese processuali per tutti i gradi del giudizio deve far carico agli odierni controricorrenti.

7. – I due motivi possono reputarsi assorbiti, visto che la sentenza deve essere cassata.

8. – In conclusione, vanno accolti, per quanto di ragione, i primi tredici motivi, mentre devono essere respinti il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo motivo; vanno dichiarati assorbiti il diciassettesimo e il diciottesimo.

La sentenza è cassata con riferimento al motivo accolto e la causa deve essere rimessa alla Corte di appello di Milano in altra composizione, la quale dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto:

“A norma del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis, interpretato alla luce della dir. 89/104/CE, deve ritenersi contrastante coi “principi della correttezza professionale” l’uso del patronimico che pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, sicchè il giudice di merito avanti al quale si dibatta della nullità della registrazione del marchio contenente il detto patronimico e della legittimità dello sfruttamento del segno stesso deve accertare se l’uso di questo sia produttivo o meno di un tale effetto”.

9. – Spetterà al giudice del rinvio regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie nei termini di cui in motivazione i primi tredici motivi; rigetta il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo; dichiara assorbiti il diciassettesimo e il diciottesimo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione Civile, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2017