Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12812 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. I, 21/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26596/2011 proposto da:

SAVIO S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso l’avvocato GIUSEPPE CERULLI

IRELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GABRIELE CUONZO, LUCA TREVISAN, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., (c.f. (OMISSIS)), in proprio,

M.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALARIA, 259, presso l’avvocato MARCO

PASSALACQUA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI

GUGLIELMETTI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

JACK DANIEL’S PROPERTIES INC., MARTINI & ROSSI S.P.A.;

– intimate –

nonchè da:

JACK DANIEL’S PROPERTIES INC., MARTINI & ROSSI S.P.A. (c.f.

(OMISSIS)), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SALARIA 259, presso

l’avvocato MARCO PASSALACQUA (C/0 STUDIO LEGALE BONELLI EREDE E

PAPPALARDO, rappresentate e difese dall’avvocato GIOVANNI

GUGLIELMETTI, giusta procura speciale autenticata al Consolato

Generale d’Italia in SAN FRANCISCO (USA) il 9/11/2011 – Reg. n.

2679/2011 e procura speciale per Notaio Dott. STEFANO DE GIOVANNI

di TORINO – Rep. n. 15509 del 14/11/2011;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

SAVIO S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso l’avvocato GIUSEPPE CERULLI

IRELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GABRIELE CUONZO, LUCA TREVISAN, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

G.G., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1343/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

uditi, per la ricorrente, gli Avvocati GIUSEPPE CERULLI IRELLI e

LUCA TREVISAN che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto dell’incidentale;

udito, per i controricorrenti G. + 1 e le

controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato GIOVANNI

G. che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Jack Daniel’s Properties Inc., titolare del marchio di whisky “Jack Daniel’s”, (hinc solo JDP) e Martini & Rossi s.p.a., distributrice del prodotto per l’Italia, (hinc M&R) ottenevano, nei confronti di Savio s.r.l. (hinc Savio), un provvedimento di descrizione sul presupposto dell’avvenuta importazione parallela e del successivo commercio, senza autorizzazione, di bottiglie recanti quel marchio. Convenivano quindi la Savio dinanzi al tribunale di Aosta chiedendo che fosse accertata la condotta di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale, con conseguenti pronunce di inibitoria, fissazione di penali, distruzione di prodotti, risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza.

Radicatosi il contraddittorio, la convenuta eccepiva l’inesistenza e comunque la nullità o inefficacia delle procure alle liti conferite, rispettivamente, ai difensori avvocati G. e M. e, nel merito, l’esaurimento del marchio e la non configurabilità dell’azione di contraffazione, giacchè la controversia non poneva questioni di imitazione o confusione del marchio ma verteva solo sulla legittimità dell’importazione parallela di bottiglie marcate in modo conforme alla volontà del titolare. Proponeva domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni da concorrenza sleale.

Il tribunale rigettava la domanda principale, ravvisando la nullità della procura ad litem per mancata allegazione e dimostrazione della fonte del potere di rappresentanza dei soggetti conferenti, e condannava i difensori, in proprio, al pagamento delle spese processuali.

La sentenza veniva appellata dai detti difensori in proprio e dalle società JDP e M&R. Resisteva la Saviot riproponendo, in via di impugnazione incidentale subordinata, la domanda riconvenzionale.

La corte d’appello di Torino, con sentenza in data 9-92010, assorbita la riconvenzionale, così decideva: (1) assolveva gli avvocati G. e M. da ogni responsabilità per le spese di lite; (2) accoglieva l’appello principale e inibiva a Savio l’ulteriore commercializzazione all’interno dei paesi della CE e del SEE di whisky a marchio “Jack Daniel’s” importato da paesi extracomunitari; (3) condannava la convenuta al risarcimento dei danni, qualificando la condotta illecita come di concorrenza sleale per contraffazione del marchio; (4) liquidava il danno in base al criterio di retroversione degli utili; (5) pronunciava le ulteriori statuizioni in ordine alla distruzione dei prodotti in possesso della convenuta e al pagamento di penali giornaliere; (6) condannava Savio alle spese del doppio grado; (7) ordinava la pubblicazione della sentenza per estratto su un quotidiano nazionale.

Avverso la sentenza, non notificata, Savio ha proposto ricorso per cassazioneiarticolando cinque motivi.

Si sono costituite le società, resistendo e proponendo due motivi di ricorso incidentale autonomo e ulteriori due motivi di ricorso incidentale condizionato.

Si sono costituiti anche gli avvocati G. e M., a loro volta resistendo in proprio al ricorso principale.

La ricorrente Savio ha notificato controricorso in replica al ricorso incidentale.

Hanno infine depositato memorie la JDP e la Savio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Nel ricorso principale sono dedotti cinque motivi. I motivi sono così articolati.

Col primo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme relative alla rappresentanza processuale delle società e all’onere della prova (art. 75 c.p.c.; art. 2328 c.c., n. 9 e artt. 2384 e 2697 c.c.), nonchè vizio di motivazione su fatto controverso, Savio censura la sentenza perchè non era stata indicata in nessuna parte dell’atto introduttivo del giudizio, e neppure nella procura generale ad lites in autentica notar Motta depositata in causa, quale fosse la qualità da cui far derivare il potere rappresentativo dei soggetti conferenti. Gli atti medesimi avevano solo qualificato i sottoscrittori come “legali rappresentanti”, ma non avevano indicato in base a quale ruolo, per statuto o per legge, tale qualità dovesse essere loro riconosciuta.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla funzione giuridicamente protetta del marchio, sulla natura e sull’esaurimento dei diritti conferiti, sulla ripartizione dell’onere della prova (artt. 1 e 1-bis legge marchi e art. 2697 c.c.), nonchè vizio di motivazione su fatto decisivo, la ricorrente censura la sentenza per non aver considerato che le modalità di immissione in commercio del prodotto, da parte di JDP, avevano assunto rilevanza alla stregua di consenso, tenuto conto dell’origine esclusivamente statunitense del prodotto stesso. In tal guisa la ricorrente ribadisce che, essendosi trattato di prodotto venduto da JDP a un distinto soggetto (Brown Forman), non poteva più discorrersi di eventuale prestazione di consenso per il prodotto importato sul cercato europeo, giacchè JDP aveva rinunciato a ogni ulteriore controllo della circolazione del prodotto recante il suo marchio, legittimando così ogni sorta di importazione. E richiamata la necessità di una valutazione caso per caso del cd. divieto di importazione parallela extracomunitaria, eccepisce che l’importazione detta non costituiva comunque violazione del marchio, essendosi l’impugnata sentenza immotivatamente ed erroneamente discostata da quanto al riguardo affermato da questa corte con la sentenza n. 27081-

07, a seguire la quale semmai, ma previa verifica del sussistere delle ulteriori condizioni, si sarebbe potuta affermare l’illiceità della condotta sotto il profilo della generica concorrenza sleale per violazione dei principi di correttezza. Infine la corte territoriale si sarebbe contraddetta e avrebbe apertamente violato le norme citate anche in relazione all’onere della prova, avendo posto a carico di Savio l’onere di fornire la (impossibile) prova dell’altrui consenso, pur avendo riconosciuto che JDP aveva ceduto a terzi l’intera sua produzione.

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla concorrenza e sul diritto al marchio (art. 2598 c.c. e artt. 1 e 1-bis della L. marchi), nonchè vizio di motivazione su fatto decisivo, la ricorrente denunzia come erronea la sussistenza dell’illecito concorrenziale per importazione parallela extracomunitaria quale atto contrario a correttezza professionale, avendo la corte d’appello omesso di considerare che M&R non aveva alcuna legittimazione in ordine al marchio, nè quale licenziataria nè quale distributrice.

Col quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme sul risarcimento del danno da violazione di diritti di marchio e di concorrenza sleale (artt. 1, 1-bis e 66 L. marchi, art. 2600 c.c.) e in genere sul risarcimento da illecito civile (art. 2043 c.c.), essendo l’impugnata sentenza carente di ogni motivazione in ordine all’ontologica esistenza di una danno risarcibile, da essa convenuta sempre negata.

Infine col quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 66 L. Marchi, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza e falsa applicazione dell’art. 125 cod. proprietà ind., dell’art. 11 preleggi e degli artt. 2727 c.c. e segg., la ricorrente si duole della statuizione afferente la quantificazione del danno, essendo stato utilizzato il criterio della retroversione degli utili, incompatibile con le caratteristiche della controversia. La ricorrente eccepisce in proposito che l’utilizzazione del detto criterio avrebbe imposto una specifica domanda, che invece era nella specie mancata; e che in ogni caso i concetti di danno e di retroversione degli utili sono tra loro antitentici, il primo attenendo al risarcimento, il secondo a misura sanzionatoria volta a scoraggiare la commissione di illeciti. Il ricorso a simile alternativo criterio, legittimo ai sensi dell’art. 125 del codice della proprietà industriale, non era consentito nell’ottica dell’art. 66 L. marchi. Nè lo stesso avrebbe potuto essere impiegato nell’ottica di una valutazione equitativa, posto che tal criterio non poteva supplire al vuoto probatorio della parte oneratane posto che l’attività di essa Savio non aveva provocato una diminuzione delle vendite del prodotto a marchio “Jack Daniel’s”. La corte d’appello non avrebbe dunque tenuto presente che il prodotto de quo aveva sul mercato un numero enorme di prodotti concorrenti, sicchè non si poteva considerare provato che le acquisite quote di mercato sarebbero comunque andate a vantaggio di JDP. E comunque carente era stato l’esame delle scritture contabili e del fatturato, e arbitraria l’individuazione del profitto correlata al puro ricarico.

– Nel ricorso incidentale sono dedotti quattro motivi, due dei quali in forma autonoma e gli altri due in forma condizionata.

Il primo motivo del ricorso incidentale autonomo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 66 L. marchi, artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2600 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha liquidato il danno in misura inferiore a quanto richiesto dalle società attrici.

Il secondo motivo del ricorso medesimo denunzia il vizio di motivazione con riferimento ai dati numerici presi in esame a proposito delle vendite complessive dei prodotti JDP effettuate da Savio, alla durata dell’illecito e al criterio adottato per la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Analoghe censure vengono peraltro prospettate nel ricorso condizionato.

Il primo motivo di tale ricorso deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in materia di valutazione del danno risarcibile e di indisponibilità delle prove (art. 66 L. marchi e artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2600 c.c.).

Il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per avere la corte d’appello liquidato il danno nella misura di Euro un milione, anzichè in quella maggiore dalle attrici invocata.

3. – Deve essere ovviamente anteposto l’esame del ricorso principale.

Il primo motivo di questo ricorso insiste nell’affermare la nullità della procura conferita da JDP ai propri difensori e, quindi, la nullità dell’intero giudizio di merito.

Il motivo è infondato.

L’impugnata sentenza, per quanto in effetti rileva in ordine al profilo pregiudiziale dell’esistenza del potere rappresentativo in capo ai soggetti conferenti la procura difensiva, ha escluso la eccepita nullità in base al principio secondo cui la legitimatio ad processum si presume a vantaggio di coloro che per legge o per statuto risultino dotati del relativo potere sostanziale, e di conseguenza dispensa la parte dal relativo onere probatorio invertendolo a carico della controparte ove nella procura o nell’atto sia enunciata la qualità di legale rappresentante. Ha invero osservato che le società attrici si erano costituite in persona dei rispettivi “legali rappresentanti” ( G. e P.), come indicato in atto introduttivo, e che tale qualità era stata confermata anche a mezzo delle procure notarili; mentre la prova dell’inesistenza del potere rappresentativo, gravante sulla convenuta eccipiente, non era stata fornita.

Così decidendo il giudice a quo ha fatto corretta applicazione di quanto da questa corte affermato in materia con orientamento da ultimo costante.

Invero la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell’ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l’onere di fornire la prova contraria (ex aliis, Sez. 6^-2 n. 19710-14; Sez. 2^ n. 23724-07; Sez. lav. n. 16103-03, Sez. 3^ n. 1708-00).

4. – Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

La corte d’appello ha accertato, all’esito della descrizione ante causam, che Savio aveva importato da vari paesi extracomunitari (Usa, Isole Vergini, Australia, Equador e Colombia) ingenti quantitativi di bottiglie di whisky contrassegnate dal marcio Jack Daniel’s e li aveva destinati al mercato italiano senza il consenso della titolare del marchio. Ha quindi ritenuto integrata l’importazione parallela1essendo stati i detti quantitativi importati al di fuori dei canali di distribuzione noti al titolare del marchio, il quale aveva originariamente destinato la produzione ad altro ambito territoriale vendendola alla statunitense Brown Forman (fatto d’altronde allegato dalla stessa Savio). Sicchè i prodotti erano stati infine abusivamente commercializzati da Savio in distinto ambito UE, a prezzi competitivi.

In guisa di simile premessa, integrante un accertamento di fatto istituzionalmente rimesso al giudice del merito, la corte d’appello ha correttamente richiamato il principio secondo cui il titolare di un diritto di marchio non può opporsi alla circolazione in Italia dei prodotti precedentemente messi in commercio da lui stesso (o da soggetti a ciò legittimati) in un paese dell’Unione Europea (verificandosi, in tal caso, il fenomeno del cosiddetto “esaurimento del marchio” di cui all’art. 1-bis. L. marchi, testo pro tempore), ma può opporsi all’importazione di prodotti provenienti da un paese extracomunitario, e contrassegnati (anche legittimamente) con il suo marchio, sempre che egli (ovvero altro soggetto da lui legittimato) non abbia consentito alla introduzione ulteriore di quei beni nel mercato europeo, e senza che assuma alcun rilievo la circostanza di un eventuale, regolare sdoganamento dei prodotti in un paese dell’Unione Europea, risultando ciò del tutto irrilevante sul piano del diritto ad introdurre il prodotto in quel mercato nazionale (v.

difatti C. giust. 31-10-1974, Centrafarm; 13-7-1989, Tournier;

20/11/01, Davidoff. E v. pure Sez. l^ n. 11603-98, n. 13938-99, n. 27081-07, n. 21847-14).

In questa prospettiva generale,la corte d’appello ha giustamente attribuito a Savio l’onere di provare il previo consenso della società titolare del marchio alla successiva importazione del whisky in ambito comunitario, richiamando esplicitamente i principi elaborati in sede comunitaria (per tutte C. giust. 8-4-2003, causa C-

24400).

L’accertamento di fatto sul quale si basa l’assunto del giudice a quo è congruamente motivato e dunque non è sindacabile in questa sede.

Erra la ricorrente nel sostenere che le modalità di immissione in commercio del prodotto, da parte di JDP, avevano implicato il consenso ovvero lo avevano reso non necessario.

L’affermazione elude la ratio del richiamato orientamento giurisprudenziale, dal quale invece il collegio non ha ragione di deflettere.

L’elemento determinante per stabilire se un prodotto può beneficiare del principio di esaurimento del marchio – a cui il ricorso allude –

è sempre il consenso del titolare alla immissione in commercio nell’ambito del territorio comunitario, visto che a monte del principio di esaurimento sta il principio di territorialità, in forza del quale l’esclusiva, propria di ogni diritto di proprietà industriale, opera territorialmente in relazione al paese o al gruppo di paesi per i quali essa è concessa. Sicchè non può aversi esaurimento nel caso in cui la messa in commercio dei prodotti con il consenso del titolare sia avvenuta fuori dall’ambito territoriale della UE o dello SEE, a meno che la volontà del titolare del marchio di consentire l’ulteriore circolazione dei prodotti nel detto ambito territoriale sia espressa o (come affermato già da C. giust.

20/11/2001, cause C-41499, C-415-99 e C-416-99) possa desumersi da elementi o circostanze che “esprimano con certezza una rinuncia del titolare al proprio diritto di opporsi a un’immissione in commercio all’interno dello Spazio economico europeo”.

L’onere di dedurre e provare simili circostanze spettava in ogni caso a Savio; e nella specie la corte d’appello ha stabilito che tale onere non era stato adempiuto.

5. – Neppure giova la critica della ricorrente alla qualificazione dell’illecito in esame come concorrenza sleale per contraffazione di marchio anzichè, al seguito di Sez. 1^ n. 27081-07, come atto contrario ai principi di correttezza professionale (art. 2598 c.c., n. 3).

La corte d’appello ha invero implicitamente accertato l’esistenza delle condizioni anche di tale norma, a misura del fatto che la commercializzazione era avvenuta, da parte di Savio, in modo abusivo difettando qualsivoglia consenso. E va ribadito che l’infrazione del divieto di importazione parallela extracomunitaria non consenziente il titolare del marchio, unita alla successiva commercializzazione dei prodotti in odio alla concorrenza, certamente integra (di per sè) il presupposto della non conformità ai principi di correttezza professionale. A tal riguardo è dunque sufficiente correggere la motivazione della sentenza impugnata, essendo stato da questa Irte affermato il principio per cui l’importazione parallela di merci originali, ma di provenienza extracomunitaria, è comunque illecita (anche) come atto contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, secondo la fattispecie concorrenziale innominata di cui all’art. 2598, n. 3, cod. civ. (v. Sez. 1^ n. 27081-07 cui adde, per quanto implicitamente, Sez. 1^ n. 21847-14).

A scopo di chiarificazione concettuale può aggiungersi che la corte d’appello ha detto di preferire, all’interno di una questione puramente nominalistica (rectius, di qualificazione giuridica), la tradizione in materia, che considera contraffazione qualsiasi violazione dei diritti che competono al titolare del marchio.

In effetti, in caso di importazione parallela è stato da certa dottrina posto un parallelismo con la cd. overproduction, in cui il terzista realizza prodotti a marchio in quantitativi superiori a quelli autorizzati dal titolare e li immette in commercio; e naturalmente può discutersi se in simili ipotesi si sia dinanzi o meno a prodotti propriamente “originali” (difettando il consenso del titolare del marchio).

Ma la questione è infine solo teorica giacchè l’attività illecita, consistente nell’appropriazione di un marchio, può concorrere con quella presidiata dall’azione di concorrenza sleale. E a fronte di un medesimo fatto storico, nella specie oltre tutto puntualmente accertato, rileva la possibilità di un concorso di norme, senza incidenza sul bene della vita posto a base del giudizio, che è sempre il medesimo; donde l’illecito dell’imprenditore concorrente è infine unitariamente dedotto come fondamento sia di un’azione reale, a tutela dei diritti di esclusiva sul marchio, sia anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia integrato – come nella specie ha pacificamente integrato – i presupposti di cui all’art. 2598 c.c. (cfr. sulla possibilità di cumulo Sez. 1^ n. 16647-08; n. 9617-98;

n. 9728-96).

6. – Infine devesi considerare manifestamente inammissibile, perchè supponente un sindacato di fatto, la critica afferente la ritenuta responsabilità di Savio anche nei riguardi di M&R. La sentenza ha stabilito, con accertamento di pieno merito non sindacato con dovuta specificità, che la distribuzione del whisky in Italia era stata affidata, da JDP, esclusivamente a M&R. Per cui è ovvio che alla invocata tutela concorrenziale era legittimata anche tale società, giustappunto perchè licenziataria e portatrice di uno specifico e autonomo interesse, giuridicamente rilevante, alla repressione della avversa condotta. La quale condotta era illecita in virtù della importazione parallela, e della successiva immissione in commercio, di quel medesimo prodotto in difetto di consenso del titolare del marchio.

7. – E’ invece fondato il quarto motivo del ricorso principale, e tanto determina l’assorbimento del quinto.

La corte d’appello, dopo aver qualificato la condotta di Savio nei termini appena detti, è passata a liquidare il danno evocando quali elementi di prova la presenza presso i magazzini di Savio di migliaia di casse di prodotto illecitamente importato in violazione dei diritti di privativa. Ha poi valorizzato l’incasso conseguito da Savio in appena sette mesi per la vendita del prodotto, desunto dalle fatture, e la circostanza dell’avvenuta commercializzazione abusiva di simile prodotto dall’anno 1994.

Tutte queste considerazioni sono state svolte, in sentenza, come base per quantificare il danno da lucro cessante. E il criterio all’uopo utilizzato è stato quello di retroversione degli utili, nei limiti della relativa applicabilità alla controversia in base alle presunzioni derivanti dagli atti così come legittimate dall’art. 66 L. marchi.

Può osservarsi che l’avvenuto riferimento all’art. 66 della L. marchi rende inconferente la critica prospettata da Savio nel quinto motivo del suo ricorso, in relazione all’attuale art. 125 del codice della proprietà industriale, che non era in vigore all’epoca dei fatti e che la corte d’appello non ha applicato.

Sennonchè l’ordito motivazionale della sentenza è manchevole a misura del fatto di avere omesso di dar conto del previo accertamento circa l’ontologica esistenza di un danno in simil modo risarcibile, quasi che da tale previa dimostrazione potesse prescindersi per essere il pregiudizio da lucro cessante in re ipsa.

Così non è in quanto, a livello di sistema, è possibile affermare in re ipsa solo il rischio di un simile danno, finanche a fronte di violazioni dei diritti di privativa e di concorrenza.

In altri termini, la citata categoria rileva solo in prospettiva cautelare, non altrettanto nel giudizio definitivo di danno. In rapporto a tale giudizio non interessa il danno potenziale ma il danno ove effettivo, come base dell’obbligazione (vicaria) risarcitoria.

La norma invocata ratione temporis dalla corte d’appello – l’art. 66 della L. marchi, secondo cui “la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano” – vale nel caso in cui possa ritenersi già raggiunta la prova dell’esistenza di un danno, sicchè si ritenga, seguendo l’indicazione del legislatore (ribadita e in tal senso specificata nello stesso art. 125 del codice della proprietà industriale come modificato a seguito dell’attuazione della direttiva sull’Enforcement), che sia difficile solo la determinazione del suo ammontare.

Naturalmente è in linea di principio possibile ancorare la retroversione degli utili all’art. 66 L. marchi, come modalità liquidatoria del lucro cessante.

E tuttavia per l’operatività di simile disposizione occorre che si sia comunque raggiunta la prova dell’esistenza di un danno e che di tale prove si dia conto in sentenza.

Solo così il giudice del merito può legittimamente collocarsi nella fase successiva di liquidazione del risarcimento, il che è d’altronde ovvio dal momento che l’espressione testuale della disposizione della legge marchi evoca “la sentenza che provvede sul risarcimento dei danni”.

La valutazione equitativa del lucro cessante prevista dall’art. 2056 c.c., comma 2, non implica alcuna relevatio dall’onere probatorio quanto alla concreta esistenza del pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equità solo l’entità di quel pregiudizio, in considerazione dell’impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne l’esatta misura; e tanto risulta condiviso dall’orientamento assolutamente prevalente di questa corte, sia nelle linee generali (cfr. Sez. 3^ n. 11969-13, Sez. 2^ n. 12256-97, Sez. 3^ n. 9835-96), sia in materia brevettuale (v. Sez. 1^ n. 12545-04), sia infine nei casi di danno da concorrenza sleale (v. Sez. 1^ n. 24635-08; n. 16447-08 cit.).

L’impugnata sentenza, passando a trattare della retroversione dell’utile come criterio di liquidazione del danno immediatamente dopo aver definito l’illiceità della condotta di Savio, senza nulla chiarire in ordine ai dati – anche indiziari – da cui desumere l’ontologica esistenza di una danno, ha plasticamente mostrato di non considerare necessaria detta prova e, quindi, di ritenersi dispensata dalla preventiva valutazione dell’an debeatur. In tal modo essa si è discostata dai principi esposti tanto da dover essere cassata in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale.

8. – Restano assorbiti il quinto motivo articolato da Savio e tutti i motivi di ricorso incidentale, volti, ciascuno per proprio conto, a contestare il quantum del risarcimento.

Segue difatti il rinvio alla medesima corte d’appello di Torino, diversa sezione, la quale, uniformandosi ai principi suddetti, provvederà a rivalutare il materiale probatorio al fine di dar conto dell’effettiva esistenza di un danno patito dalle attrici, eventualmente distinto per entità e tipologia e concretamente liquidabile.

Resta rimessa al giudice di rinvio l’individuazione del più appropriato criterio di liquidazione.

9. – Il rigetto del primo motivo del ricorso principale determina il passaggio in giudicato del capo della sentenza d’appello relativo al ius postulandi dei difensori avvocati G. e M..

Ai quali, dunque, stante la scindibilità della relativa causa, vanno liquidate, in proprio, le spese del presente giudizio.

Il giudice di rinvio provvederà invece sulle spese del giudizio di cassazionelquanto al rapporto tra le società, che integra il cuore della controversia.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, accoglie il quarto, dichiara assorbito il quinto e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione, quanto al rapporto tra le società; condanna la ricorrente principale alle spese processuali in favore dei difensori in proprio, avvocati G. e M., liquidando dette spese in Euro 2.700,00 ciascuno, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre oneri accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016