Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12510 del 17/06/2015

Civile Sent. Sez. 1 Num. 12510 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 26599-2008 proposto da:
SOCIETA’ ITALIANA ACETILENE & DERIVATI – SIAD
S.P.A. (C.F. 00209070168), in persona del legale
rappresentante pro tempore, CALDARA GIAN GIACOMO,

Data pubblicazione: 17/06/2015

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE
MICHELANGELO 9, presso l’avvocato LUIGI BIAMONTI,
2015
1010

che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ADRIANO VANZETTI, giusta procure a
margine del ricorso;
– ricorrenti –

1

contro

SOL INDUSTRIE S.P.A., PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI MILANO;
–

intimati

–

Nonché da:
(C.F.

04127270157),

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA AZUNI 9, presso l’avvocato
PAOLO DE CAMELIS, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

SOCIETA’ ITALIANA ACETILENE & DERIVATI – SIAD
S.P.A. (C.F. 00209070168), in persona del legale
rappresentante pro tempore, CALDARA GIAN GIACOMO,
elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE
MICHELANGELO 9, presso l’avvocato LUIGI BIAMONTI,

SOL S.P.A.

che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ADRIANO VANZETTI, giusta procure a
margine del ricorso principale;
– controricorrenti al ricorso incidentale contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

2

MILANO;
–

intimato

–

avverso la sentenza n. 2511/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PIER LUIGI
BIAMONTI, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;
udito,

per la controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato ALBERTO DEASTI, con delega,
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,
per l’accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine rigetto del
ricorso principale, per l’assorbimento
dell’incidentale.

pubblica udienza del 28/05/2015 dal Consigliere

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
«Il

1.A seguito della cassazione con rinvio di una precedente
sentenza della Corte d’Appello di Milano, la
italiana Acetilene & Derivati – SIAD Spa,

Società

titolare del

procedimento di

brevetto in contestazione (n.1.190.742, relativo ad un
«ossidazione di fanghi e liquami con

ossigeno puro a mezzo di eiettori per la miscelazione
liquido liquido»)

e l’ing. Gian Giacomo Caldara,

ideatore

del trovato, hanno citato – ai sensi dell’art. 392 c.p.c. la

Sol Industrie Spa

per l’accoglimento delle domande –

già oggetto dell’appello incidentale – in precedenza
proposte, ovvero l’accertamento della contraffazione del
. proprio brevetto da parte della convenuta, con i
provvedimenti conseguenti in tema di inibitoria e di
risarcimento del danno, anche derivante dalla concorrenza
sleale di Sol spa.
1.1.

La Sol spa, a sua volta, ha chiesto l’integrale

accoglimento delle domande a suo tempo proposte in primo
grado, ossia la

dichiarazione di nullità, totale o

parziale, del menzionato brevetto ovvero dell’accertamento
della

non interferenza del brevetto SIAD con la propria

privativa.
2.La Corte territoriale, investita delle domande svolte in
sede di riassunzione, ha dichiarato che: a) il menzionato
*

4

brevetto della

SIAD

spa è valido, nei limiti delle

rivendicazioni precisate nella relazione del CTU, ing.
Perani (2005); b) il procedimento della Ecosol spa non
interferisce con il brevetto della SIAD; e che, perciò, ha
rigettato il gravame incidentale proposto da SIAD spa, con

compensazione delle spese di appello e del giudizio di
cassazione a quo.
3.

Secondo il giudice di appello, all’epoca della

registrazione del brevetto

SIAD,

il problema della

depurazione dei liquami, ottenuta mediante la fornitura di
consistenti quantità di ossigeno per la neutralizzazione
delle sostanze nocive, era prevalentemente svolto mediante
l’agitazione della massa inquinata in vasche, allo scopo di
consentire l’assorbimento dell’elemento contenuto
nell’aria. Un tale metodo, tuttavia, comportava la
nebulizzazione di particelle di liquame e la dispersione di
cattivi odori. Perciò, il superamento di tale metodica,
divenne l’oggetto di varie sperimentazioni e brevettazioni.
3.1. Quella divenuta oggetto del procedimento SIAD, secondo

le CTU disposte nei gradi di merito, era diretta a ottenere
la depurazione del liquame in vasche aperte, mediante un
processo di ossidazione ad alto rendimento, senza l’ausilio
di agitatori, ma attraverso il prelievo di una sua frazione
da ossidare, nell’addizione a tale frazione, nella tratta
di mandata della pompa, di una quantità di ossigeno puro
5

corrispondente a quella di saturazione, determinata dalle
condizioni di pressione (della mandata della pompa), così
da risultare solubilizzata nel liquame e nella successiva
immissione di tale frazione pressurizzata ed ossigenata
nella vasca di trattamento, tramite un eiettore liquido-

3.3.

liquido.
Pur essendo debitore rispetto alle anteriorità,

costituite da quella Airoxal di Air Liquide

e

BOC-Vitox

(che prevedevano la reintroduzione nella vasca del liquame
attraverso differenziati procedimenti di ossigenazione), i
CTU hanno individuato la novità del procedimento SIAD nello
specifico sistema di immissione dell’ossigeno nella
quantità che, in funzione della mandata della pompa,
corrisponde a quella che al massimo può essere
completamente disciolta, mantenendo tale condizione sino
alla reintroduzione nella vasca e conservandola anche
durante il mescolamento della corrente entrante con quella
secondaria di richiamo che si forma attorno (cioè, le sole
rivendicazioni nn. l e 5, con esclusione delle restanti).
3.4.

Pur perseguendo alcuni vantaggi già possibili con il

trattamento BOC (la superfluità degli agitatori meccanici,
l’assenza di nebulizzazioni), il trovato si
caratterizzerebbe per la concentrazione dell’ossigeno,
utilizzato

nella

massima

misura

possibile,

6

sovrasaturazione,

e con il perseguimento della cd.

condizione di monofasicità.
3.5.

Anche

alla

luce

delle

caratteristiche

individualizzanti rilevate dal CTU-Faggioni (le peculiarità

dell’eiettore liquido-liquido; la monofasicità nel tubo di
mandata della pompa; la solubilizzazione pressoché completa
dell’ossigeno nel flusso), sussisterebbe la novità, anche
rispetto all’anteriorità BOC, solo con riferimento alle
rivendicazioni nn. l e 5 del brevetto, ossia: a) la
concentrazione dell’ossigeno corrispondente a quella di
saturazione alla pressione del liquame nella tubazione di
mandata della pompa; b) gli eiettori, come dispositivo di
immissione della corrente di liquame ossigenato.
3.6.

Di conseguenza, sussisterebbero i requisiti di novità

richiesti dagli artt. 14 e 16 del RD n. 1127 del 1939
emergendo che il trovato, combinando tecniche e dispositivi
noti, razionalizza l’ossigenazione dei liquami, attraverso
l’immissione della massima quantità di ossigeno compatibile
con la condizione di monofasicità del tubo di mandata della
pompa, al fine di ottenere il massimo rendimento della
depurazione, senza dispersioni nell’atmosfera, e questo
senza che sia possibile ottenere l’autonoma brevettabilità
dell’impianto, essendo unico ed inscindibile l’oggetto del
brevetto.

7

4. Il giudice distrettuale ha altresì escluso la fondatezza
dell’eccezione di predivulgazione, sollevata da Sol, e
quindi la nullità del brevetto per essere stato portato a
conoscenza di un numero indeterminato di persone (ossia
reso di pubblico dominio) e in modo tale da far conoscere

le sue caratteristiche (ossia la sua riproducibilità).
5. Quanto all’esame della domanda di contraffazione del
brevetto, la divergenza delle valutazioni operate dai CTU
ha portato la Corte territoriale, nella sentenza in questa
sede impugnata, a far prevalere (e far proprie) le
conclusioni

dell’ing. Faggioni (il 2 ° CTU) secondo cui,

nei ridimensionati limiti di validità del brevetto SIAD,
sebbene risultasse, nel prospetto illustrativo Ecosol, che
il fluido ossigenato veniva reimmesso nella vasca con
eiettori

(denominati

diffusori),

la

concentrazione

dell’ossigeno inviata alla miscelazione non corrispondeva a
quella di saturazione alla pressione di mandata della
pompa.

5.1.

E poiché il brevetto non tutelerebbe né l’impianto

SIAD (perlomeno non autonomamente) né uno specifico
prodotto, ma un’invenzione di combinazione relativa a un
particolare procedimento, in difetto di prova puntuale
sulla contraffazione (in conformità del processo tutelato),
non indicando il prospetto illustrativo del procedimento
Ecosol la specifica informazione riguardante la

ziz.)/í-

8

concentrazione

dell’ossigeno

e

la miscelazione

con

saturazione alla pressione di mandata della pompa, non
poteva concludersi per la ipotizzata contraffazione, anche
in ragione dell’inapplicabilità

(ratione temporis)

dell’art. 2 RD n. 1127 del 1939, nel testo introdotto dal

D. Lgs. n. 198 del 1996 (norma che pone una presunzione di
violazione del brevetto ove sia probabile che il prodotto
identico sia stato realizzato con il procedimento tutelato,
nonostante il ragionevole sforzo probatorio del titolare
del brevetto).
6.Avverso tale decisione la

SIAD spa ha proposto ricorso

per cassazione, affidato a sei motivi di censura, contro
cui resiste la

SOL

spa.,

con controricorso e ricorso

incidentale condizionato, affidato a cinque mezzi, avverso
il quale ultimo Siad ha proposto controricorso.
6.1. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378

c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso principale

[error in

procedendo per violazione dei principi di diritto enunciati
nella sentenza della Cassazione n. 13863/99 (art. 360 n. 4
c.p.c.)] i ricorrenti pongono il seguente quesito di
diritto:

«Dica la S.C. se la Corte d’Appello di Milano,

dichiarando nella sentenza impugnata (n. 2511/07) la
9

validità del brevetto SIAD in una versione nella quale
alcune caratteristiche sono state collocate nella parte
precaratterizzante del brevetto, in quanto ritenute non
nuove a fronte del confronto operato tra queste
caratteristiche singolarmente considerate e lo stato della

tecnica, abbia violato il principio posto da codesta
Suprema Corte nella sentenza di annullamento (n. 13863/99),
per cui in un’invenzione di combinazione i requisiti di
novità e di originalità vanno accertati “in relazione al
quid pluris rappresentato dalla combinazione degli elementi
(ancorché non nuovi)”, considerando l’idea inventiva “in
tutte le sue componenti unitariamente considerate” e nel
suo “contenuto concettuale unitario”».
1.1.Secondo i ricorrenti, il giudice distrettuale, facendo
proprio il ragionamento del secondo CTU, e perciò
riformulando il brevetto SIAD (attraverso la sua frattura
in due tronconi: uno, recante le caratteristiche “non
nuove” e l’altro, contenente quelle nuove, esaurenti la
portata dell’esclusiva) avrebbe violato il principio di
diritto posto dalla SC con la sentenza di cassazione,
relativa alla portata dell’invenzione di combinazione, che
impone una considerazione unitaria del trovato, per lo
stretto legame funzionale esistente tra tutte le sue
caratteristiche.

10

1.2.

Nella specie, invece, la Corte territoriale avrebbe

seguito il ragionamento del CTU che avrebbe concluso per
l’anticipazione di tre delle rivendicazioni SIAD da parte
del brevetto BOC, onde le due rivendicazioni residue
(costituite: a) dall’immissione di ossigeno in quantità

corrispondenti alla concentrazione di saturazione alla
pressione della mandata della pompa; e b) dall’impiego di
eiettori liquido-liquido) formerebbero il cuore del
brevetto, con esclusione degli altri aspetti.
2. Con il secondo mezzo del ricorso principale [violazione

e falsa applicazione dell’art. 16 RD n. 1127 del 1939
(L.Inv.) (art. 360 n. 3 c.p.c.)] i ricorrenti pongono il
seguente quesito di diritto:

«Dica la S.C. se si possa

ricostruire la figura della “persona esperta del ramo” cui
fa riferimento l’art. 16 L.I. (ora 48 CPI), basandosi
esclusivamente su circostanze verificatesi nel corso del
giudizio e su di una frase estrapolata dalla descrizione di
un’anteriorità, ovvero se sia necessario riferirsi
quantomeno alle nozioni basilari, sia di tipo sia teorico
sia applicativo, del settore tecnico coinvolto,
accreditandone la conoscenza a detta figura di “persona
esperta del ramo”».
2.1.

I ricorrenti, con riferimento alla p. 9 della

motivazione

della

sentenza

impugnata,

nella

parte

riguardante il problema della possibilità di ottenere
11

un’integrale solubilizzazione dell’ossigeno nei liquidi,
sostengono che i giudici distrettuali avrebbero omesso
completamente di ricostruire la figura della «persona
esperta del ramo» (che avrebbe dovuto essere individuato
nella figura di un chimico, trattandosi di fare

applicazione della legge di Harry, propria di
quell’universo scientifico), prevista dall’art. 16 della
L.I. (ora art. 48 CPI), così violando tale legge.
3.Con il terzo motivo di ricorso principale [omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un
punto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5
c.p.c.)] i ricorrenti pongono il seguente quesito di
diritto:

«La motivazione in ordine al punto controverso e

decisivo dell’ovvietà e della conseguente sufficiente
descrizione della fase di integrale dissoluzione
dell’ossigeno risulta omessa o comunque gravemente
lacunosa, dal momento che : i) né nella decisione né nella
perizia dell’ing. Faggioni cui la stessa rimanda sono state
indicate e argomentate le ragioni per cui l’operazione e
gli strumenti atti a svolgerla devono considerarsi non alla
portata del tecnico medio del ramo; e che li) non sono
stati considerati né confutati documenti e allegazioni di
parte SIAD, nonché le divergenti conclusioni rese sul
punto dal primo CTU che, ove presi in considerazione,
avrebbero necessariamente condotto a una diversa decisione
12

da parte della Corte. E risulta inoltre in contraddizione
con la parte della decisione che ha riconosciuto che 11
processo SIAD è tale da non usare mai ” l’ossigeno in
condizioni di sovrasaturazione” e da impedire la formazione
di ” emissioni in atmosfera e da non richiedere “turbine o

agitatori”».
3.1.Assume la ricorrente, in relazione alle circostanze già
espresse con il secondo mezzo di cassazione, che la
motivazione sarebbe stata gravemente lacunosa in quanto
avrebbe omesso di motivare la questione dell’accertamento
dell’integrale solubilizzazione dell’ossigeno, affermando in modo pressoché apodittico – solo la sostanziale e
tendenziale saturazione, peraltro poi contraddicendosi
nell’escludere l’esistenza di sovrasaturazioni
dell’ossigeno e la non necessità di altri strumenti da
utilizzare al riguardo.
3.2.

Tale questione sarebbe decisiva, in quanto la diversa

soluzione avrebbe comportato il mantenimento anche di
questa parte caratterizzante del brevetto.
4.Con il quarto mezzo del ricorso principale [violazione e
falsa applicazione degli artt. 2584 e 2586 c.c., l e 2 RD
n. 1127 del 1939 (L.Inv.) e degli artt. 2697 e 2729 c.c.
(art. 360 n. 3 c.p.c.)] i ricorrenti pongono il seguente
quesito di diritto: «Dica la S.C. se – al sensi degli artt.
13

di cui in epigrafe – per accertare la contraffazione di un
brevetto che si è riconosciuto avere un oggetto” unico

e

inscindibile” costituito a un tempo da un originale
procedimento e dall’impianto che, grazie a una particolare
combinazione di elementi materiali, è in grado di

realizzare detto procedimento ed ha come unica destinazione
razionale l’attuazione di esso per conseguirne i risultati
industrialmente vantaggiosi, sia sufficiente provare la
commercializzazione di un impianto che presenta tutte le
caratteristiche di quello brevettato, salva la possibilità
per la parte convenuta in contraffazione di provare che
esso è utilizzato per svolgere una funzione non equivalente
a quella del trovato brevettato; o se invece per accertare
la violazione del brevetto sia necessario che il titolare
della privativa provi anche che l’impianto contraffattorio
è concretamente utilizzato da chi ne abbia la disponibilità
materiale in modo razionale e conforme al procedimento
brevettato, in particolare attuandone tutte le fasi in
accordo con gli insegnamenti contenuti nello stesso».
4.1.Infatti, avendo la sentenza del giudice distrettuale
escluso l’interferenza tra la privativa SIAD e il
procedimento-impianto Ecosol, negando ogni contraffazione,
al giudice del rinvio sarebbe sfuggito il concetto e la
portata della cd. invenzione di combinazione, nella quale
il procedimento messo a punto per ottenere il risultato
14

tecnico della depurazione dei liquami con ossigeno puro (e
senza la formazione di bolle, con dispersioni e cattivi
odori) sarebbe stato inscindibile da quel particolare
impianto, costituito da una serie di «stazioni» materiali
(vasca, pompa, eiettori liquido-liquido), corrispondenti

alle fasi del processo, diretto a conseguire
industrialmente quel risultato tecnico ottimizzato, frutto
della medesima «idea inventiva».
4.2.

La sentenza avrebbe errato pretendendo dal titolare

del brevetto la prova che l’impianto materiale della Sol
spa fosse utilizzato in conformità del procedimento di cui
al brevetto SIAD, in tal modo richiedendo una prova che
quei mezzi (del tutto simili a quelli dell’impianto
brevettato dalla SIAD) venissero utilizzati per la
realizzazione di un processo industriale equivalente e non
anche secondo modalità peggiorative (attraverso
l’immissione o di quantità di ossigeno in misure inferiori
ovvero superiori a quelle ottimali, come avrebbe dovuto
essere per la giusta e ottimale somministrazione
dell’antinquinante).
4.3.

Invero, in caso di brevetti cd. «ibridi» (di impianto

e di procedimento) l’onere di fornire la prova
dell’utilizzo non conforme al brevetto dell’impianto
dovrebbe essere posto a carico del convenuto, pena la
violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e la negazione di
/T

15

tutela giudiziale, anche perché i terzi utilizzatori
dell’impianto sarebbero, a tutti gli effetti, dei
contraffattori.
4.4. A tal uopo la ricorrente richiama i principi affermati

da questa Corte con la sentenza n. 5406 del 1996, sul cd.
metodo brevettato, e quella del Tribunale di Milano sulla
contraffazione della cd. «macchina utensile», che nella sua
struttura avrebbe le caratteristiche, ad un tempo,
dell’invenzione di prodotto e di procedimento.
4.5.

Infine, la contraffazione andrebbe affermata sotto il

diverso profilo del

«contributory infringement»,

ossia

della produzione o vendita di parti non coperte da brevetto
destinandole in modo univoco all’impiego o realizzazione di
un prodotto o procedimento contraffari.
5. Con il quinto motivo del ricorso principale [violazione

e falsa applicazione degli artt. 2584 e 2586 c.c., 1 e 2 RD
n. 1127 del 1939 (L.Inv.) e dell’artt. 2697 c.c. (art. 360
n. 3 c.p.c.)] i ricorrenti pongono il seguente quesito di
diritto: «Dica la S.C. se – ai sensi degli artt. di cui in
epigrafe -il terzo utilizzatore di un impianto destinato
ad attuare un determinato procedimento industriale, sia
contraffattore del brevetto avente ad oggetto l’impianto e
il procedimento in questione, ed inoltre se possa ritenersi
indispensabile – per l’accertamento dell’illecito 16

prova, da parte del titolare della privativa, dei dati di
funzionamento dell’impianto stesso che siano nella
disponibilità di detto terzo e possano essere da lui
facilmente alterati».

5.1.Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non
avrebbe considerato che il terzo, il cui comportamento
d’uso di un brevetto costituirebbe contraffazione, avrebbe
interesse ad alterare gli elementi in sua disponibilità e
che, di conseguenza, anche sotto questo secondo profilo, la
prova contraria sarebbe inesigibile perché impossibile.
6.Con il sesto mezzo di ricorso principale [omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un
punto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5
c.p.c.)] i ricorrenti pongono il seguente quesito di
diritto: «La motivazione, sul punto controverso e decisivo
ai fini dell’accertamento della contraffazione, della prova
da parte di SIAD dell’effettivo utilizzo dell’impianto SOL
in conformità al procedimento brevettato, in particolare
con l’immissione di ossigeno in “quantità sostanzialmente
corrispondente alla concentrazione di saturazione”, risulta
omessa o comunque gravemente incompleta, in quanto: 1) la
Corte, ritenendo che il “prospetto illustrativo” Ecosol
costituisse il “solo elemento obiettivo” in atti a prova
della contraffazione, non ha preso in esame, neppure per
contestarne la rilevanza probatoria, gli altri elementi di
17

prova emersi nel corso del sopralluogo presso lo
stabilimento di Jesi – puntualmente richiamati sia nella
Relazione del primo CTU, ing. Perani, sia nella seconda
comparsa conclusionale di SIAD-, elementi che ove presi in
esame, da solo o insieme al prospetto illustrativo,

avrebbero necessariamente indotto la Corte a ritenere
provata la circostanza controversa; e li) la Corte ha del
tutto omesso di dar conto delle ragioni per cui ha
ritenuto„ nonostante i rilievi e le critiche radicali
esposte al riguardo nella seconda comparsa conclusionale
SIAD, che il prospetto illustrativo Ecosol fosse
suscettibile dell’interpretazione proposta dal secondo CTU,
limitandosi a definire apoditticamente il relativo lavoro
del secondo consulente una “puntuale esegesi” ».
6.1. La sentenza non si sarebbe fatta carico (e non avrebbe

motivato al riguardo) dei due documenti che proverebbero
l’immissione dell’ossigeno in quantità corrispondenti a
quelle di saturazione: a) il verbale redatto dal primo CTU
sul procedimento in atto presso lo stabilimento Ecosol di
Jesi; b) il prospetto illustrativo proveniente dalla
convenuta.
6.2.

Il primo documento, conterrebbe dati emersi nel corso

del sopralluogo che sarebbero stati ignorati; il secondo,
sarebbe stato interpretato in modo distorto, contraddicendo
il significato letterale delle parole impiegate.
18

7.Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato
(violazione

in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.) la

Sol spa ha formulato il seguente articolato quesito:

«Se

c.p.c.,

degli artt. 29 L.I., 2909 c.c. 324 e 112

qualora un brevetto per invenzione industriale contenga, in
violazione dell’art. 29 L.I., una rivendicazione
indipendente di processo e una di impianto, l’accertamento
della validità della privativa vada formulato distintamente
con riguardo al procedimento e all’impianto entrambi
oggetto di specifica rivendicazione; Se, qualora un
brevetto per invenzione industriale contenga, in violazione
dell’art. 29 L.I., una rivendicazione indipendente di
processo e una di implanto,sla dichiarato nullo – come
nella specie dalla Corte d’appello di Milano con la
sentenza n. 132 del 1997 – l’omissione di impugnazione in
cassazione della sentenza con riguardo alla statuizione di
nullità di una delle invenzioni rivendicate nel brevetto
(nella specie: l’impianto) determini il passaggio in
giudicato della sentenza relativamente a tale invenzione e
sia precluso al giudice di rinvio di pronunciare sulla
validità di essa ».
8.Con il secondo mezzo di ricorso incidentale condizionato
(violazione degli artt. 59, 12, 17 e 28 L.I., nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione
19

all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) la Sol spa ha formulato
il seguente articolato quesito:

«Se un brevetto per

invenzione industriale di procedimento vada dichiarato
nullo per difetto del requisito di industrialità qualora

essenziale in esso specificamente rivendicato (la
monofasicità dell’ossigeno immesso in quantità di
saturazione sulla mandata della pompa di ricircolo) non è
concretamente ottenibile sulla base delle leggi
scientifiche in materia; Se un brevetto per invenzione
industriale di procedimento vada dichiarato nullo per
difetto del requisito della sufficiente descrizione
qualora non contenga alcuna indicazione tecnica per
conseguire un elemento essenziale in esso specificamente
rivendicato e accertato non concretamente ottenibile sulla
base delle leggi scientifiche in materia (la monofasicità
dell’ossigeno immesso in quantità di saturazione sulla
mandata della pompa di ricircolo)».
8.1.Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale, avrebbe
commesso errori motivazionali e perciò ha sintetizzato il
fatto controverso e decisivo per il giudizio nei sensi che
seguono: «

Se la valutazione di irrilevanza effettuata

dalla Corte d’Appello di Milano, in merito alla condizione
di monofasicità del fluido ossigenato allo sbocco della
vasca di trattamento degli elettori descritti nel brevetto,

sia accertato che il conseguimento di un elemento

sia adeguatamente motivata con il solo riferimento alla
mancanza di una espressa rivendicazione brevettuale, a
fronte della identificazione dell’invenzione
nell’insegnamento di addurre ossigeno nella quantità
compatibile con la condizione di monofasicità combinato con

l’impiego degli elettori al fine di mantenere l’ossigeno
disciolto al di sotto del valore di saturazione alla
pressione atmosferica ».
9.Con il terzo mezzo di ricorso incidentale condizionato
(violazione degli artt. 59, 14 e 28 L.I., nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione
all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) la Sol spa ha formulato
il seguente articolato quesito:

«Se, ove il significato di

un’espressione contenuta nella rivendicazione di un
brevetto per invenzione industriale («quantità di ossigeno
corrispondente a quella di saturazione») sia precisato nel
testo della relativa descrizione («quantità tale da non
superare il valore di saturazione») a tale espressione vada
attribuito 11 predetto significato, con esclusione di ogni
altro; Se l’indagine sulla validità di un brevetto per
invenzione industriale vada riferito all’oggetto delle
rivendicazioni, nel significato di che viene precisato
nella descrizione de brevetto stesso («quantità tale da non
superare il valore di saturazione») ».

21

9.1.

Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale,

avrebbe commesso errori motivazionali e perciò ha
sintetizzato il fatto controverso e decisivo per il
giudizio nei sensi che seguono: «

Se sia omessa ogni

motivazione con riguardo all’identificazione di

dell’invenzione come contenente l’insegnamento di addurre
ossigeno in concentrazione di saturazione o prossima ad
essa sulla mandata della pompa di prelievo nonostante 11
testo della descrizione del brevetto precisi che la
quantità di ossigeno immesso

deve

essere tale da non

superare il valore di saturazione; se sia insufficiente e
contraddittoria la motivazione con cui la Corte ha escluso
rilievo all’anteriorità Air Liquid del 1981 in conseguenza
dell’erronea identificazione dell’oggetto del brevetto

e

dell’affermazione dei mezzi di immissione dell’ossigeno in
vasca, in contrasto con altra affermazione della sentenza
stessa circa la constata presenza nella predetta
anteriorità di elettori».
10.Con il quarto mezzo di ricorso incidentale condizionato
(insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione
all’art. 360, n. 5, c.p.c.) la Sol spa ha formulato il
seguente quesito: «Se sia insufficiente la motivazione con
cui la Corte ha attribuito carattere di non evidenza alla
scelta di operare in concentrazione di saturazione sulla
mandata della pompa, dichiarando che si tratterebbe della
22

giusta quantità individuata in vista del risultato da
conseguire nella depurazione; senza chiarire le ragioni di
tale

conclusione;

senza

tener

conto

che

quella

concentrazione rientrava nei parametri operativi
dell’anteriorità BOC; senza considerare specifici e

rilevanti elementi in contrario sottolineati dalla SOL; e
senza avere specificamente riscontrato in tale scelta la
sussistenza di un miglioramento della tecnica
preesistente».
11.Con il quinto mezzo di ricorso incidentale condizionato
(violazione

degli artt. 59, 14 e 15 L.I., in relazione

all’art. 360, n. 3, c.p.c.) la Sol spa
seguente quesito:

ha formulato il

«Se la fornitura e la installazione a

titolo oneroso di elementi strutturali e la consegna di
dati di procedimento (come avvenuto presso l’Amnu di
Bergamo e i Comuni di Rivisondoll/Roccaraso) poi descritti
e rivendicati in una domanda di brevetto successivamente
depositata comporti predivulgazione del brevetto concesso
sulla base di tale domanda».

11.11 primo motivo del ricorso principale lamenta che il
giudice distrettuale abbia violato il principio posto da
questa Corte (Sez. 1) con la Sentenza n. 13863 del 1999,
secondo cui

(in parte qua), in materia di brevetti, per la
23

sussistenza

del

requisito

della

novità

intrinseca

dell’invenzione non è richiesto un grado di novità ed
originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente
cognizione, essendo sufficiente che essa riguardi nuove
implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associandoli

o coordinandoli in modo da ottenere un risultato
industriale nuovo, economicamente utile [E poiché la legge
sulle invenzioni richiede che l’invenzione non sia compresa
nello stato della tecnica (articolo 14) o che essa risulti
in modo evidente da tale stato (articolo 16), mentre non
richiede l’insussistenza di altre e diverse invenzioni
precedenti concernenti lo stesso problema tecnico, ben
possono esistere diverse soluzioni tutte astrattamente
brevettabili. Pertanto, per escludere il requisito della
novità di un brevetto non è sufficiente che il risultato
industriale sia già stato raggiunto ma è necessario
dimostrare che l’idea inventiva contenuta nel brevetto sia
priva del carattere di «non evidenza» per il tecnico medio
del settore].
11.1. La doglianza non è fondata, atteso che la Corte
territoriale non ha affatto inteso disconoscere quel
principio (peraltro costituente diritto vivente: cfr. Sez.
1, Sentenze nn. 4778 del 1984, 839 del 1995, 2575 del 1995,
8777 del 1998), secondo cui l’originalità dell’invenzione,
specie se di combinazione, va valutata tenendo conto di
24

tutti gli elementi di cui essa si compone, ma si è limitata
ad escludere che si possa dichiarare la nullità parziale di
un brevetto se solo alcune delle sue rivendicazioni sono
effettivamente nuove.
Infatti, nella specie, il giudice distrettuale ha

11.2.

proprio affermato che, in ragione di quelle due particolari
caratteristiche rilevate [a) la concentrazione
dell’ossigeno corrispondente a quella di saturazione alla
pressione del liquame nella tubazione di mandata della
pompa; b) gli eiettori come dispositivo di immissione della
corrente di liquame ossigenato] il procedimento brevettato
della SIAD era valido proprio per la presenza di quelle due
note di originalità che, combinate con altri aspetti di
pubblico uso e dominio, lo rendevano suscettibile di
tutela, nel suo complesso.
11.3. Di più. La motivazione complessiva, ed il giudizio in

esso racchiuso, hanno valutato la novità del trovato sulla
base della portata trainante impressa a tutto il
procedimento dalle due caratteristiche innovative, atteso
che gli altri elementi del sistema e le stesse procedure di
ossigenazione erano di pubblica e diffusa utilizzazione
(oggetto delle anteriorità

Air Liquide e BOC, tenute ben

presenti nel corso delle fasi di merito). Questo non
autorizza affatto la censura di esame atomistico del
procedimento poiché,

proprio per

la necessità

di
25

comprenderne la portata, i giudici di merito, prima di
formulare il giudizio sintetico e complessivo, avevano il
dovere di valutare le singole componenti per apprezzarne il
grado di novità.
Dunque, non ha affatto difettato la valutazione

11.3.1.

dell’insieme, com’è necessario per i brevetti di
combinazione, ma essa è stata affermata come valida proprio
in ragione di quell’innesto originale, altrimenti il
trovato sarebbe risultato oltre che invalido, anche banale.
12.

Il secondo ed il terzo mezzo di cassazione vanno

esaminati congiuntamente in quanto attengono alla stessa
questione riguardante il mantenimento di un’ulteriore
caratteristica del procedimento, ai fini della enucleazioni
delle novità costituenti il trovato SIAD.
12.1. I due mezzi, tuttavia, vanno dichiarati inammissibili

in quanto se da un lato denunciano un difetto di interesse
a far valere un accertamento che non appare rilevante in
sede di accertamento della denunciata contraffazione
(oggetto dei restanti mezzi di cassazione), da un altro
introducono la richiesta di una sostanziale revisione del
giudizio svolto dal giudice di merito (il quale – anche
sulla scorta di una analisi tecnica dei profili brevettuali
– ha comunque svolto una motivazione, che per quanto
sintetica e richiamante quella compiuta dal 2 ° CTU, appare
26

congrua e immune dagli ipotizzati vizi logici e giuridici),
che non è riesaminabile in sede di legittimità.
13.

Anche il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso

principale vanno esaminati congiuntamente, in quanto

attengono alla stessa questione, quella riguardante il
giudizio sulla insussistenza della contraffazione del
brevetto da parte della società resistente, ed investono il
capo di sentenza che ha negato tale contraffazione.
13.1.

Neppure i detti mezzi, però, possono trovare

accoglimento.
13.2. Anzitutto, essi muovono dal presupposto, negato dalla

Corte territoriale, secondo cui il brevetto «copra» non
solo il procedimento ma anche l’impianto nel quale esso si
attua.
13.2.1.

Di contro, il giudice distrettuale ha chiarito che

il trovato della SIAD è il frutto della «combinazione tra
tecniche e dispositivi noti»

(p.

12) e che esso

«razionalizza l’ossigenazione del liquami con l’immissione
di quantità di ossigeno compatibili con la condizione di
monofasicità nel tubo di mandata della pompa, al fine di
ottenere il massimo rendimento della depurazione senza
dispersioni nell’atmosfera».

Esso ha altresì escluso

«l’autonoma brevettabilità dell’impianto» (p. 13) in quanto
quello SIAD,

«autonomamente considerato non presenta
27

caratteristiche di novità brevettabili, né uno specifico
prodotto, bensì un’invenzione di combinazione relativa a un
particolare procedimento» (p. 18).
13.2.2. Del resto, per quanto si possano tenere distinte le

invenzioni di procedimento da quelle di prodotto, è
evidente che – se non un prodotto – quantomeno un risultato
finale (nella specie, di natura chimico-fisico: la
depurazione delle sostanze liquide inquinate) deve comunque
caratterizzare anche il trovato di procedimento, pena la
sua inutilità per l’uomo e la carenza di interesse alla sua
protezione da parte dell’ordinamento.
13.2.3. Di conseguenza, ove lo stesso risultato, proclamato

come effetto del procedimento nella descrizione del trovato
(nella specie: l’ossigenazione completa dei liquami
attraverso la solubilizzazione dell’ossigeno liquido
immesso nel sistema), non sia conseguito dal procedimento
che si assume come contraffazione del brevetto tutelato,
perché quella metodologia impiegata conduce ad uno diverso
e minore, non può pervenirsi, come ha affermato la Corte
territoriale (con un giudizio che appare né illogico né
contrario ai principi della materia) all’affermazione della
automatica contraffazione del trovato.
13.2.4.

Infatti, impiegando la società, denunciata per

contraffazione, alcune metodiche genericamente reclamate
28

(nell’opuscolo esaminato dai

giudici di merito)

e

risultanti, in gran parte, già diffuse in quello stadio
della tecnica (soprattutto, con l’anteriorità BOC), la
mancanza di una specifica prova dell’identità di risultati
riconducibili al procedimento SIAD priverebbe

l’accertamento dell’illecito di un elemento essenziale
integrante idoneo ad integrarlo.
13.3. E nella specie, gli stessi mezzi di censura investono

i cd. principi in materia di prova della contraffazione.
13.4. Ma la valutazione del giudice di merito, circa la non

provata corrispondenza del procedimento adottato negli
impianti della controparte con quello che forma oggetto del
brevetto, è adeguatamente motivato e si presenta immune dai
supposti vizi logico-giuridici e motivazionali.
13.5.

Infatti, il giudice distrettuale ha espressamente

escluso,

ratione temporis,

la possibilità di far ricorso

alla prova presuntiva della contraffazione

(«Nel caso di

brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello
ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume
ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale
procedimento»), non potendosi dare ingresso alla previsione
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 198 del 1996 (Adeguamento della
legislazione interna in materia di proprietà industriale
alle prescrizioni obbligatorie dell’accordo relativo agli
29

aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti
il commercio – Uruguay round)

che ha sostituito l’art. 2

del Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per i casi

–

come questo – anteriori alla sua entrata in vigore.

13.6. Di conseguenza, una volta esclusa l’operatività delle

presunzioni, ogni presunta violazione da parte della Corte
territoriale dei principi in tema di onere della prova deve
essere respinta, dovendo –

ratione temporis –

trovare

applicazione esclusiva il principio del riparto ordinario
di essa, secondo la regola

onus probandi incumbit ei qui

dicit, non ei qui negat, non potendo certo invocarsi in una
fattispecie (come questa) di illecito il diverso principio
. (per il vero non espressamente enunciato, ma che fa
capolino in più punti dell’illustrazione delle doglianze
della ricorrente) della cd. vicinanza della prova,
ostandovi il principio (applicabile anche all’illecito da
contraffazione) del

nemo tenetur se detegere

(v., con

riferimento ad altre tipologie di torto: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11412 del 2004; Sez. 3, Sentenza n. 12906 del
2004; Sez. L, Sentenza n. 9262 del 2005).
13.7.

E, in ossequio a tale principio, non risultano

neppure formulate richieste istruttorie mirate
all’accertamento dei risultati della contrapposta metodica,
che si assume contraffatta, onde correttamente il giudice

30

di merito ha concluso il suo giudizio escludendo
l’accertamento del torto.
14.

In conclusione, il ricorso principale deve essere

respinto

e

il

ricorso

incidentale,

espressamente

conseguenza – assorbito dal rigetto del principale.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
PQM

Respinge

il

ricorso principale,

dichiara

assorbito

l’incidentale condizionato e condanna la ricorrente
principale al pagamento delle spese processuali di questo
grado di giudizio, che liquida – in favore della resistente
e ricorrente incidentale – in C 8.200,00, di cui C 200,00
per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della

la

sezione civile della Corte di cassazione, il 28 maggio

condizionato all’accoglimento di quello principale, è – di