Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10335 del 19/05/2016

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10335 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 8629-2011 proposto da:
KAPPAZETA

S.P.A.

IN

FALLIMENTO

(c.f./p.i.

01571510344), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX
SETTEMBRE 3, presso l’avvocato ANTONELLA BASSO, che la

Data pubblicazione: 19/05/2016

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO
2016
720

PICCARRETA, giusta procura speciale per Notaio dott.
LORENZO STUCCHI di MILANO – Rep.n. 4296 del 4.4.2016;
– ricorrente contro

URETEK S.R.L.;

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- intimata –

Nonché da:
URETEK S.R.L. (c.f./p.i. 03072980232), in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 38/39, presso

e difesa dagli avvocati FRANCESCA MORRI, GIANFRANCO
CRESPI, giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro

KAPPAZETA S.P.A.;
– Intimata –

avverso la sentenza n. 22/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 11/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/04/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO
RAGONESI;
udito, per la ricorrente,

l’Avvocato V. PICCARRETA che

hA d-Cf.,t u 1’Arg1iment0 del proprio ricorso;
udito,

per

la

controricorrente

e

l’avvocato GIOVANNI ANTONIO GRIPPIOTTI, rappresentata

ricorrente

incidentale, l’Avvocato G. CRESPI che ha chiesto
l’accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso

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incidentale condizionato.

3

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 16.2.2000, Kappa Zeta snc (poi
sas, ora Kappazeta spa), società operante nel settore dei lavori di

società Uretek srl aveva diffidato diversi concorrenti dall’utilizzare
sistemi di iniezione simili a quello utilizzato dall’attrice e temendo
di poter subire iniziative analoghe, conveniva in giudizio avanti al
tribunale di Milano la stessa Uretek, per sentir accertare t’
dichiarare la nullità del brevetto per invenzione industriale n.
L286.418 (concesso su domanda del 2.12.1996) e della Frazione
italiana del brevetto europeo EP 851.064 (del 16.6.99, rivendicali
la priorità dei citato brevetto italiano), entrambi nella titolarità
della convenuta.
La Uretek si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle
domande avversarie e chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio , Uretek chiedeva, otteneva ed eseguiva un
provvedimento di descrizione ex art. 81 1.i. sul procedimento dì
consolidamento denominato ILSE e utilizzato da Kappai-» i
quindi, con atto di citazione notificato il 3.10.2000, conveniva

consolidamento dei terreni e degli edifici, lamentando che la

giudizio quest’ ultima per sentir accertare che detto procedimento
costituiva contraffazione dei menzionati brevetti Uretek, con ogni
conseguente pronuncia.

veniva espletata una CTU brevettuale, e venivano escussi alcuni
testi .
Con sentenza -n.8863/2005, il Tribunale di Milano.
pronunciando nelle predette cause riunite e con l’intervento
del Pubblico Ministero: rigettava le domande attrici di nullità
dei brevetti n. 1.286.418 e n. FP 851.064 della convenuta Urctek:

accertava e dichiarava che il procedimento ILSE dell’attrice
costituiva contraffazione dei citati brevetti della Uretek e ne
inibiva all’attrice qualsiasi ulteriore utilizzo. anche soltanto
pubblicitario o promozionale, compresi quelli effettuati su Internet
autorizzava la pubblicazione della sentenza, da effettuarsi sulle
riviste di settore a cura e spese dell’attrice ; fissava in curo l .000,00
la penale dovuta per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei
Provvedimenti emanati con la sentenza; provvedeva sulle spese e
disponeva la comunicazione di copia della sentenza all’ufficio

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Detta causa veniva riunita alla prima. Nel corso dell’istruttoria

italiano brevetti e marchi ex art. 122 cpi.
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano proponeva appello la
KAPPAZETA S.p.A. chiedendone la riforma e l’accoglimento

La convenuta Uretek si costituiva chiedendo il rigetto integrale
dell’appello e, in via incidentale, la condanna di KAPPAZL FA
S.p.A. al risarcimento dei danni conseguenti alla contraffazione. da
determinarsi in separato giudizio.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 22/11, ha rigettato
entrambi gli appelli.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione la Kappazeta spa
sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso, illustralo
con memoria , la Uretek srl ( ora Thur srl) che ha altresì proposto
ricorso incidentale condizionato

Motivi della decisione
Con il primo mezzo di ricorso controparte sostiene che, nel
respingere l’eccezione di

“decadenza” del brevetto italiano

n.1.286.418 , quale conseguenza della definitiva concessione
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delle domande proposte in primo grado.

del brevetto europeo n. 851.064, la Corte d’Appello avrebbe
violato o falsamente applicato l’art. 59, n. 1, del D. lg,s. lo
febbraio 2005,n. 30 (c.p.i.). L’errore consisterebbe, in

nazionale, previsto dalla disposizione in questione, si produca
solo in presenza di un brevetto europeo e di un brevetto italiano
aventi rivendicazioni coincidenti, mentre – secondo la ricorrente
– basterebbe che i due brevetti, pur rivendicando soluzioni in
parte diverse, attengano genericamente alla medesima
invenzione.
Con il secondo mezzo di ricorso Kappazeta sostiene che il
Tribunale avrebbe violato l’art. 52 c.p.i., omettendo di far
precedere il giudizio di contraffazione dalla

“necessaria

determinazione” in via interpretativa dell’ambito di protezione

riconoscibile ai brevetti Uretek.
Con il terzo ed il quarto mezzo di ricorso Kappazeta denuncia un
preteso duplice vizio di motivazione, riguardante ancora una volti
il rapporto tra il brevetto italiano e il brevetto europeo di Uretek.
Il vizio sarebbe anzitutto riscontrabile nell’omessa motivazione
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particolare, nell’aver ritenuto che l’effetto estintivo del titolo

delle ragioni del rigetto da parte dei Giudici di merito
dell’interpretazione dell’art. 59, n. l, c.p.i. su cui controparte basa
l’eccezione di “decadenza” del brevetto italiano.

all’accoglimento del primo motivo di ricorso principale la Uretek
lamenta la mancanza di specificità dei motivi di appello
relativamente alla eccezione di decadenza nonché la violazione
dell’art 346 cpc
Il primo motivo del ricorso principale può essere esaminato
congiuntamente al terzo ed al quarto che sono tra loro connessi
prospettando la medesima questione sotto diversi angoli di
censura.
I motivi appaiono infondati.
Va preliminarmente osservato che alla fattispecie in esame non
risulta applicabile l’articolo 59 del codice della

proprietà

intellettuale bensì ,ratione temporis gli articoli 8 e 9 del Dpr 32
del 1979, che comunque contengono le medesime disposizioni.
In particolare, l’articolo 8 del decreto presidenziale in questione,
analogamente all’59 ,commi primo e secondo, c.p.i. prescrive

Con l’unico mezzo di ricorso incidentale condizionato

quanto segue.
” Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un
brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso

o di priorita’, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la
stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i s.114
effetti alla data in cui: a) il termine per promuovere l’opposizione
al brevetto europeo e’ scaduto senza che sia stata latta
opposizione; b) la procedura di opposizione si e’ definitivamente
conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo; c)
brevetto italiano e’ stato rilasciato, se tale data e’ posteriore a
quella di cui alle lettere a) o b).
Le disposizioni del presente articolo rimangono valide anche
successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada
A sua volta l’articolo 9 del Dpr in questione prevede che : “al la
scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un
azione a tutela del brevetto italiano puo’ chiederne la conversione
nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, .fatti
salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo
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inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito

anteriore”.
Analoga disposizione si rinviene nel terzo comma d.ell’art 59 c.p.i.
Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato sulla base della

diversi quanto alle rispettive rivendicazioni in quanto quello
europeo

presenta nella sua rivendicazione principale due

caratteristiche ulteriori: a) l’impiego di una sostanza la cui
espansione è molto rapida e b) la previsione di un monitoragglo
costante” del livello del terreno e/o della costruzione
sovrastante la zona di iniezione per rivelare il momento in cui la
costruzione edile e/o la superficie del terreno, sovrastante deu4.1
zona di iniezione, inizia a sollevarsi, che è il momento in cui la
compattazione del terreno ha raggiunto livelli generalmente
superiori al valore minimo richiesto”.
Di conseguenza ha ritenuto che le privative in questione
costituiscono titoli brevettuali distinti onde la disposizione
dell’art. 59 cpi rectius artt. 8 e 9 dpr 32/79) non risulterebbe
applicabile al caso di specie.
Sotto tale profilo non sussiste alcun vizio di omessa motivazione
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espletata CTU che il brevetto italiano e quello europeo sono

lamentato con il terzo dei motivi in esame.
Tale motivazione appare, inoltre , corretta in punto di diritto e non
contraddittoria.
L’articolo 52 c.p.i espressamente stabilisce che l’oggetto del

brevetto si individua in relazione alle rivendicazioni svolte. Ciò
necessariamente sta a significare che, se le rivendicazioni avanzate
in relazione a due distinti brevetti sono diverse, il trovato oggetto
degli stessi è anch’esso diverso onde non sussiste alcuna identità.
In tale prospettiva interpretativa priva di consistenza appare la -te
viene sostenuta da Kappazeta basata su un argomento di
carattere letterale, relativo al fatto che nell’art. 59, n. I, c.p.i. si
parla di “stessa invenzione” e non di “stesse rivendicazioniù°’
(ricorso, p. 20) dal momento che variando l’oggetto della
invenzione in relazione alla diversità delle rivendicazioni
cambia necessariamente il trovato.
In tale prospettazione interpretativa non assume alcun rilievo
l’argomento svolto dalla ricorrente secondo cui l’art 59 del e.p.i.
(ad 8 dpr 32/79) stabilisce la decadenza del brevetto italiano

a

seguito della concessione del corrispondente brevetto europeo
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nella misura in cui esso tutela la medesima invenzione di
quest’ultimo in quanto per accertare che le invenzioni siano le
medesime occorre pur sempre far riferimento alle loro

In tale contesto non appare necessario che la Corte si pronunii
sulla questione se in caso di parziale sovrapposizione tra il
brevetto europeo e quello italiano sussista una decadenza parziale,
di quest’ultimo nella parte in cui le rivendicazioni coincidono con
quelle del brevetto europeo ( come ritenuto da una parte rilevante
della miglior dottrina) poiché in ogni caso nella fattispecie in
esame, anche se dovesse determinarsi una decadenza parziale,
comunque per la parte non coincidente le rivendicazioni
brevetto italiano rimarrebbero valide e verrebbero ad affiancarsi a
quelle del brevetto europeo assicurando comunque lo spettro totale
di protezione discendente dalla sommatoria delle rivendicazioni
dei due brevetti.
I motivi in questione vanno pertanto rigettati.
Si osserva qui conclusivamente che risulta infondata e comunque
priva di rilevanza l’eccezione di inammissibilità del primo motivo
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rivendicazione nel senso indicato dall’art 52 c.p.i.

per tardività della eccezione di decadenza proposta — secondo
Uretek – solo con la memoria di replica in appello , avendo la
Corte d’appello svolto il proprio accertamento esclusivamente

— in relazione alla diversità delle rivendicazioni senza entrare nello
specifico della decadenza del brevetto italiano.
Inammissibile o comunque infondato appare il secondo motivo.
La ricorrente lamenta una falsa interpretazione dell’art 52 c.p i.
per cui la Corte d’appello in ordine alle rivendicazioni dei brevetti
della controricorrente e, in particolare, a quella relativa alla
rapidità di espansione della resina che avrebbe dovuto portare alla
dichiarazione di nullità dei brevetti in questione.
Il motivo appare del tutto generico e privo di autosufficienza.
In primo luogo non è dato comprendere a quale parte della
sentenza il motivo faccia riferimento.
In secondo luogo la ricorrente avrebbe dovuto riportare il testo
del motivo di appello in cui si faceva riferimento a tale questione
non rinvenendosi di essa traccia nella sentenza.
In terzo luogo la ricorrente appare proporre una propria diversa
io

sotto il profilo della validità dei due brevetti — italiano ed europeo

interpretazione della documentazione in atti con ciò investendo il
merito della controversia.
11 ricorso va in conclusione respinto. Resta assorbito il ricorso

La società ricorrente principale va di conseguenza condannata al
pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo,
PQM

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale e
condanna la Kappazeta srl al pagamento delle spese di giudizio
liquidate in curo 11.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed
oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Rom 6.4.16
11 C nest

incidentale.