Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10078 del 18/05/2015

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10078 Anno 2015
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: RAGONESI VITTORIO

Data pubblicazione: 18/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 19475-2010 proposto da:
BIO CONSERVE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso l’avvocato STANISLAO
AURELI, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati MICHELE AURELI, CALTABIANO ALBERTO,
2015

giusta procura a margine del ricorso;
–

542

ricorrente

–

contro

LA

BELLA

DI

CERIGNOLA

S.C.A.R.L.

(P.I.

I
1

01989200710), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
PIEMONTE 26, presso l’avvocato ALESSANDRO MASETTI
ZANNINI DE CONCINA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RAIMONDO BECCHIS, ROBERTO

controricorso;
– controricorrente contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
–

avverso la sentenza n.
•

intimato

–

750/2009 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 25/03/2015 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato MICHELE AURELI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

CARTELLA, giusta procura a margine del

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MONICA
BUCARELLI, con delega, che ha chiesto il rigetto
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto dei motivi primo e secondo, per

2

l’accoglimento dei motivi quarto e settimo, per

,

l’assorbimento dei restanti motivi.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

22.7.1998 citava in giudizio innanzi al tribunale di Bologna la B10
CONSERVE S.R.L.,a1 fine di ottenere in principalità la declaratoria di
nullità delle registrazioni nn. 751464 e 751465 di cui alle domande del
28.11.1995 della convenuta aventi ad oggetto l’una un marchio
denominativo costituito dalla dicitura “Bella di Cerignola” e l’altra un
marchio parzialmente figurativo consistente in un disegno raffigurante tre
olive disposte al di sopra della medesima denominazione Bella di
Cerignola”.
Sosteneva, in particolare la società attrice che i predetti marchi erano
nulli: a) per violazione dell ‘art, 18 lett. b) L,M.. per identità dei medesimi con
la denominazione generica del prodotto, corrispondendo per l’appunto
l’espressione “Bella di Cerigrzola” ad una particolare varietà (cultivar) di olive
da tavola prodotte nella zona di Foggia e, principalmente, in quella di
Cerignola; b) per violazione dell’art. 22,2° comma, L.M. in quanto ottenuti in
mela fede.
L’attrice, inoltre, riteneva che i predetti comportamenti integrassero anche
l’ipotesi di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c.,e svolgeva

LA BELLA Di CER1GNOLA S.C.A.R.L. con atto di citazione del

conseguente domanda di condanna generica al risarcimento dei danni
chiedendo la pubblicazione dell’emnanda sentenza.
Con sentenza n.3651/03, il Tribunale di Bologna rigettava tutte le

aveva sostenuto che la denominazione originaria dei prodotto era diversa
(“Spagna”, “Grossa di Spagna” ed altri), mentre quella contestata (“Bella di
Cerignola”) si doveva in sostanza ad epoca recente.
In particolare, onde negare la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 18 lett, b)
L.M.,, il primo giudice valorizzava i seguenti elementi;
– la cooperativa attrice aveva assunto, quale propria denominazione sociale
proprio l’espressione utilizzata da controparte come marchio
contraddicendone la pretesa assenza di capacità distintiva;
– la più antica pubblicazione agli atti (risalente al 1963) indicava la cultivar
dì riferimento con denominazioni diverse, fra cui “g-ossa di Spagna” e
“oliva di Cerignola”, ma non come “Bella di Cerignola”; egualmente per il
listino dei prezzi all’ingrosso della CCIAA di Foggia ove si Covavano le
diverse denominazioni “Spagna” o “grossa di Cerignola”;
l’attestazione del prof. Giuseppe Fontanazza (prodotta dalla stessa attrice)
andava interpretata nei senso che proprio allo stesso era dovuta l’attribuzione
della denominazione qui in contestazione in una sua pubblicazione del 1993,11

domande svolte accogliendo l’eccezione della società convenuta, la quale

Tribunale escludeva, inoltre, qualsivoglia ipotesi di mala fede nella richiesta
delle registrazioni poiché, ricordando che il 27.10.1993 Bio Conserve S,r,l,
aveva provveduto a depositare altro analogo marchio d’impresa •(anch’esso

anteriori alle controversie giudiziali insorte fra le parti ed anche la pubblicazione
richiamata dal Prof. Fontanazza era coeva alla prima domanda di marchio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato in data 18.6.2004,
proponeva appello LA BELLA Di CERIGNOLA S C.A.R.L. deducendone
l’erroneità sotto ogni profilo.
Si costituiva BIO CONSERVE SRL contrastando il gravame.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 750 del 2009 – dichiarava la
nullità della registrazione n. 751485 relativa ai marchio consistente in un
disegno rappresentante tre olive con scritta sottostante “Bella di Cerignola”;dichiarava l’improcedibilità della domanda dibullità della registrazione n. 751464
relativa al marchio denominativo rappresentato dalla espressione “Bella di
Cerignola”; accertava per entrambe le registrazioni, la violazione da parte della

società Bio Conserve S.r.l., dell’art. 2598 n. 3 C.C.; condannava Bio Conserve S.r.l. al
risarcimento del danni subiti dall’attrice, da liquidarsi in separato giudizio; disponeva
la pubblicazione della sentenza; provvedeva sulle spese.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Bio Conserve srl sulla base di

impugnato, ma avanti al Tribunale di Foggia), dette registrazioni erano tutte

sette motivi illustrati con memoria. Resiste con conlroricorso la Bella di Cerignola
scafi.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che il decisum
della Corte di Appello di Bologna risulterebbe inficiato dalla
circostanza per cui la stessa Corte – dopo avere dato atto che la
ricorrente aveva reiterato l’eccezione avente ad oggetto la sussistenza
delle ipotesi derogative di secondary meaning previste dagli artt.19 e
47 bis della Legge Marchi , ha affermato l’inammissibilità e non
tempestività di detta eccezione, atteso che la stessa era stata
tardivamente introdotta nel processo di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che le
conclusioni della Corte d’Appello di Bologna sarebbero inficiate da un
difetto di motivazione, nel punto in cui la stessa Corte ha giudicato del
fatto controverso sottoposto al suo esame – ovverosia la rilevanza delle
predette istanze istruttorie dedotte dalla Bio Conserve – muovendo da
un’errata interpretazione degli artt. 19 e 47 bis R.D. 21 giugno 1942 n.
929.

(

Motivi della decisione

Con il terzo motivo si deduce che l’accoglimento dei primi due motivi
dovrà portare all’ammissione delle prove richieste in base alle quali
dovrà escludersi la affermata nullità del marchio ed altresì la richiesta

Con il quarto motivo di ricorso, la Bio Conserve prospetta l’erroneità
del percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello di Bologna
laddove il Giudice del riesame ha ritenuto che l’illegittima richiesta
come marchio della locuzione Bella di Cerignola configurava l’ipotesi
della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c..
Con il quinto motivo di ricorso Bio Conserve deduce sotto il profilo
del vizio di motivazione che la Corte d’Appello di Bologna, laddove
avesse considerato che l’applicazione dell’ail .2598 n. 3 c.c. postula la
necessità di una verifica circa la concreta idoneità degli atti denunciati
come illeciti a recare pregiudizio al concorrente che se ne sia doluto
non avrebbe mancato di constatare l’insussistenza degli elementi di
fatto capaci di corroborare la conclusione cui era giunta.
Con il sesto motivo si deduce che l’accoglimento anche di uno solo
dei motivi quattro e cinque comporta anche l’annullamento della
condanna al risarcimento dei danni e della pubblicazione della sentenza.

del medesimo in mala fede.

Con il settimo motivo di ricorso, si sostiene che la Corte d’Appello, nel
disporre la pubblicazione della sentenza impugnata, avrebbe anche
erroneamente fatto applicazione del (previgente) art. 65 L.M.

La Corte d’appello ha ritenuto tardiva l’eccezione sollevata dalla
odierna ricorrente alla domanda di accertamento di nullità del
marchio basata sulla registrabililità in ragione della capacità
distintiva ( secondary meaning) acquisita antecedentemente la
domanda di registrazione poiché l’eccezione in questione era stata
“tardivamente introdotta nel processo unicamente con le memorie ex
art. 184 c.pc. allorché erano, dunque, scaduti sia i termini preclusivi
posti dall’art. 180 c.p.c. sia quelli di cui all’art. 183 c.p.c.” .
Il giudice di seconde cure, ha osservato quanto segue.
“Va disattesa, sul punto, la deduzione della difesa di Bio Conserve,
secondo la quale si tratterebbe non già di eccezione in
senso proprio, bensì di mera difesa sottratta al regime
delle preclusioni processuali e che il giudice dovrebbe
esaminare d’ufficio quale condizione dell’azione.
E’, infatti, evidente che da un lato le norme di cui in premessa

Il primo motivo risulta fondato.

attribuiscono un vero e proprio diritto oppositivo rispetto al
contrapposto diritto alla declaratoria di nullità, la cui tutela non può
che essere attribuita all’iniziativa della parte, anche per la necessità di

disponibilità dell’organo giudicante. Né, d’altra parte, potrebbe
onerarsi l’attore, che agisce per la nullità, di provare il fatto negativo
di eventuali ipotesi di secondary meaning.
Dall’altro lato la deduzione è senz’altro nuova in quanto ampliativa
della materia del contendere tempestivamente delineata dalle parti, nei
termini finali di cui all’art, 183 c.p.c., unicamente ai fini del diverso
articolato degli artt. 18, lett. b), 22, 2° comma e 47 lett b) L.M in punto
a genericità o meno dei marchi”.
Tale motivazione non appare corretta.
Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un precedente contrasto
di giurisprudenza sul punto, hanno definitivamente affermato che il
rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, quale è quella del caso di
specie essendo volta a contestare il fatto costitutivo della domanda e,
cioè, la validità del marchio della controricorrente ( da ultimo Cass
16049/14), non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione
della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere

un impianto probatorio specifico, che ovviamente non è nella

sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il
regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del
processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe

ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in
senso stretto. (Cass 10531/13 sez un; Cass 4548/14)
Nel caso di specie pertanto deve escludersi ogni rilevanza al fatto
che la ricorrente abbia sollevato nel giudizio di primo grado
l’eccezione del ” secondary meaning” oltre il termine di cui all’art
183 cpc .
Ciò posto occorre tuttavia verificare se le istanze istruttorie volte a
provare la sussistenza del predetto ” secondary meaning” siano state
tempestivamente proposte poiché , dovendo il giudice valutare
l’allegata eccezione in base alle prove in actis , deve verificarsi se
queste effettivamente siano state acquisite ovvero siano state quanto
meno tempestivamente richieste.
Nel caso di specie, deve rilevarsi ( accertamento che questa Corte
può effettuare trattandosi di questione processuale) che la ricorrente
aveva richiesto con la memoria di replica istruttoria del 10.7.01 prova
per testi per dimostrare l’esistenza del secondary meaning.

svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate

Tale istanza risulta essere tempestiva in quanto conforme a quanto
prescritto dall’art 184 cpc ,applicabile ratione temporis e ,cioè, prima
della riforma operata dal d.1 35 del 2005 e successiva modifiche,

istruttorie della controparte.
Su tale istanza non vi era stata pronuncia da parte del giudice di
primo grado che aveva, peraltro, rigettato la domanda di nullità del
marchio proposta dalla Bella di Cerignola scarl.
L’istanza stessa risulta essere stata riproposta in sede di appello ed
anche in questo caso non vi è stata pronuncia su di essa da parte del
giudice di seconde cure.
Tutto ciò comporta che, essendo pendenti fin dal primo grado
istanze istruttorie tempestivamente dedotte, la Corte d’appello avrebbe
dovuto pronunciarsi su di esse ammettendole ovvero rigettandole o
dichiarandole inammissibili, ma non poteva ignorarle, essendo stata
allegata l’eccezione di secondary meaning

in relazione alla quale

doveva valutarsi se erano già stati acquisiti elementi di prova o se
vi erano ancora pendenti istanze istruttorie relative alla acquisizione
di questi ultimi sui quali vi era obbligo di pronuncia.
Il motivo va pertanto accolto restando assorbiti tutti i restanti motivi.

essendo stata avanzata con le memorie istruttorie di replica alle istanze

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla
Corte d’appello di Bologna , in diversa composizione, che si atterrà
nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà

PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso ,assorbiti gli altri ,cassa la
sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di
Bologna in diversa composizione
Roma 25.3 /5
•

Il Cons

‘<‹7, '4 ) 1 anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.